, solicitada en fecha 21 de mayo de 2010, para productos y servicios de las clases 16, 42 y 44 y registrada en fecha 7 de noviembre de 2010.La Demandante es Barcelona IVF SLP, Barcelona, España, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España.
El Demandado es Domains by Proxy, Inc. / Institut Marquès Obstetricia i Ginecologia S.L.P., con domicilio en Arizona, Estados Unidos de América y Barcelona, España, respectivamente.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bcnivf.net>.
El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, Inc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de agosto de 2011. El 24 de agosto de 2011 el Centro envió a GoDaddy.com, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día GoDaddy.com, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa. El Centro no envió una comunicación electrónica a la Demandante con los nuevos datos proporcionados GoDaddy.com, Inc. ya que la Demandante ya los había incluido en la Demanda al momento de su presentación ante el Centro.
En fecha 31 de agosto de 2011, el Centro comunicó a las partes una incidencia con respecto al idioma del procedimiento dado que el idioma establecido en el acuerdo de registro es el inglés y la Demanda fue presentada en español. La Demandante, a pesar de que ya había formulado alegaciones en su escrito de Demanda a favor de que el español fuera el idioma del procedimiento, en fecha 2 de septiembre de 2011, y dentro del plazo concedido para ello, presentó ante el Centro alegaciones en el mismo sentido. Por su parte, el Demandado, en fecha 5 de septiembre de 2011 y en tiempo y forma, presentó ante el Centro su conformidad con la solicitud de la Demandante. A la vista de las circunstancias, el Centro decidió que el procedimiento administrativo sería continuado en español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de septiembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de septiembre de 2011. La Demandada presentó su contestación a la Demanda ante el Centro en fecha 28 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Alberto de Elzaburu como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias registradas:
- Marca figurativa núm. 9123233 , solicitada en fecha 21 de mayo de 2010, para productos y servicios de las clases 16, 42 y 44 y registrada en fecha 7 de noviembre de 2010.
- Marca denominativa núm. 9442831 BARCELONA IVF, solicitada en fecha 13 de octubre de 2010, para productos y servicios de las clases 16, 42 y 44, y registrada en fecha 28 de febrero de 2011.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <bcnivf.net> con fecha 20 de septiembre de 2010.
El sitio web correspondiente a dicho nombre de dominio en disputa contiene información en inglés sobre el Demandado bajo la leyenda destacada "Barcelona IVF Reference Clinic”.
- La Demandante señala que la titular del nombre de dominio en disputa, al momento de la presentación de la Demanda, es Domains by Proxy, Inc., pero que dirige la Demanda contra el Demandado, Institut Marquès Obstetricia i Ginecologia S.L.P., por ser éste el verdadero propietario del nombre de dominio en disputa.
- La Demandante presta servicios médicos de ginecología y obstetricia bajo la denominación social “Barcelona IVF” y a través de las marcas y nombres de dominio BCNIVF. Con este distintivo tiene una importante presencia especialmente en Internet y en las redes sociales.
- El Demandado registró una serie de nombres de dominio con las denominaciones “barcelonaivf” y “bcnivf”, entre ellos el nombre de dominio en disputa, que se corresponden con el nombre y marca bajo las que opera la Demandante.
- La Demandante envió un burofax al Demandado exigiendo la transferencia de dichos nombres de dominio, exigencia que fue rechazada por el Demandado.
- La Demandante es titular de las dos marcas comunitarias antes citadas, así como de los nombres de dominio <bcnivf.com>, <bcnivf.es>, <barcelonaivf.com> y <barcelonaivf.es>, todos ellos anteriores al nombre de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la marca BCNIVF. Es conocido en el sector bajo su denominación “Institut Marques” y en Internet a través de su página Web “www.institutomarques.com”. En el sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa se aloja una sub página Web que no aporta nada diferente a su página Web principal y que únicamente trata de desviar a los usuarios a sus servicios.
- El Demandado nunca ha sido conocido bajo la denominación “BCNIVF”, mientras que la Demandante si es titular de derechos marcarios sobre dicha denominación y desarrolla su proyecto empresarial bajo tal distintivo. Con el registro del nombre de dominio en disputa <bcnivf.net>, el Demandado intenta crear confusión en cuanto al origen de los servicios que da la Demandante, pues ambos son competidores y prestan sus servicios en un mercado potencial común.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues lo hizo en fecha posterior a la creación de los nombres de dominio de la Demandante y a la puesta en marcha del proyecto Web y en los medios de comunicación de la Demandante, todo ello con intención de entorpecer su actividad comercial.
- La mala fe del Demandado queda confirmada también por el hecho de que registró el nombre de dominio en disputa a través de un servicio de datos ocultos, dificultando así el conocimiento de los datos reales del titular.
- El Demandado es plenamente consciente de que la denominación “bcnivf” identifica en su sector a la Demandante y le consta en los esfuerzos de esta por darse a conocer bajo dicha denominación.
De conformidad con todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <bcnivf.net> le sea transferido.
El Demandado rechaza la pretensión de la Demandante desarrollando las siguientes alegaciones:
- El Demandado, Institut Marquès Obstetricia i Ginecologia S.L.P. (“Institut Marquès”), es una empresa puntera y de referencia en el sector de la ginecología, obstetricia y reproducción asistida, con gran prestigio en ese sector profesional.
- En enero de 2010, el Demandado desarrolló un proyecto de expansión internacional a través de Internet que trataba de relacionar el Institut Marquès con la ciudad de Barcelona (también conocida como “bcn”) junto con las siglas “IVF” correspondientes a la expresión "fecundación in vitro".
- La Demandante fue constituida y está formada por antiguos directivos y profesionales del Demandado.
- No existe identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del Demandante. De hecho, el Demandado ha interpuesto una acción de nulidad contra la marca comunitaria núm. 9123233 
de la Demandante, lo cual invalidaría, en caso de ser anulada, dicho registro como base de la reclamación.
- Las marcas de la Demandante carecen de eficacia por estar constituidas únicamente por expresiones genéricas, esto es “bcn”, que alude a la ciudad de Barcelona, e “ivf” que alude a las siglas en inglés “in vitro fertilisation”, (fecundación in vitro). El nombre de dominio en disputa únicamente recoge expresiones genéricas, por lo que no existe confundibilidad con las marcas de la Demandante.
- El Demandado no conocía la existencia de las marcas de la Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado está efectuando un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, pues la correspondiente página Web se le notifica claramente y en ningún momento se induce a confusión al público respecto del origen empresarial de los servicios.
- El nombre de dominio en disputa está compuesto por términos genéricos que, como tales, no son apropiables por nadie y sobre los cuales el Demandado tiene un interés legítimo.
- El nombre de dominio en disputa se registró de buena fe con el fin de desarrollar un plan de negocio de expansión a través de Internet con el fin de atraer clientela internacional. Para ello se utilizó una denominación compuesta de expresiones genéricas. La propia Demandante ha reconocido en el marco del procedimiento de nulidad de su marca ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior que las expresiones “bcn” y “ivf” son genéricas.
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos; y
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Asimismo, al ser ambas partes aparentemente de nacionalidad española y desarrollar sus actividades en España, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.
La denominación que compone el nombre de dominio en disputa, “bcnivf”, resulta claramente similar a los registros de marca invocados por la Demandante. Coincide, por un lado, con el elemento distintivo principal de la marca comunitaria núm. 9123233 BCNIVF IN VITRO FERTILISATION BARCELONA, y presenta por otro lado evidentes coincidencias conceptuales con la denominación BARCELONA IVF, en que consiste la marca comunitaria núm. 9442831.
En relación con la alegación de la Demandada en el sentido de que “bcn” e “ivf” son expresiones genéricas o descriptivas y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestión que se analizará en el punto siguiente para determinar si dicho carácter genérico o descriptivo otorga un interés legítimo a la Demandada. Desde el punto de vista de este primer requisito, las marcas comunitarias de la Demandante se encuentran concedidas y en vigor, por lo que debe considerarse acreditada la concurrencia del primer requisito para la estimación de la Demanda.
El hecho de que el Demandado haya formulado una petición de nulidad contra la marca comunitaria núm. 9123233 de la Demandante no es óbice para esta conclusión, pues en virtud del principio de ejecutoriedad de las resoluciones administrativas, dicha marca comunitaria permanece en vigor mientras no sea anulada por resolución firme. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto advierte que la petición de nulidad afecta a la marca comunitaria núm. 9123233, pero no a la marca comunitaria núm. 9442831.
El Demandado basa fundamentalmente su defensa en la alegación de que las expresiones “bcn” e “ivf” resultan genéricas o descriptivas en relación con el uso que se hace de la misma, señalando que el nombre de dominio en disputa fue escogido con el fin de impulsar en Internet su actividad vinculándola a la ciudad de Barcelona (conocida como “Bcn”) y como empresa puntera en la técnica de la fecundación in vitro (“IVF”).
Sin embargo, la Demandante ha acreditado sus derechos registrales como titular de las mencionadas marcas comunitarias, que le otorgan los derechos y facultades que el Reglamento de la Marca Comunitaria y la Ley de Marcas española establecen para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que el Demandado deberá defender su impugnación de las marcas de la Demandante en otros foros. Al respecto, resulta procedente recordar lo que se señalaba en la Decisión Edipresse Hymsa S.A. c. F9-Soft S.L., Caso OMPI No. D2006-0940 sobre el nombre de dominio <lecturas.com>, en la que el Experto señaló:
“Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. c. Daniel Monclús Pérez, Caso OMPI No. D2000-0483. Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestación.”
No obstante lo anterior, es necesario estudiar las alegaciones del Demandado para valorar si el significado de la expresión “bcnivf” permite reconocerle un interés legítimo en su utilización.
Desde este punto de vista, este Experto considera que no puede considerarse que la expresión “bcnivf” en su conjunto resulte descriptiva o genérica para los internautas que se la encuentren en forma de nombre de dominio. Si bien los elementos “bcn” e “ivf” por separado y en determinados contextos pueden resultar de uso común, es evidente que en su conjunto la expresión “bcnivf” no es habitualmente utilizada ni sería percibida como una expresión descriptiva o genérica por el consumidor medio. Por el contrario, la Demandante ha acreditado que viene desempeñando su actividad comercial bajo dicha marca.
En este sentido, la circunstancia de que la titular del nombre de dominio en disputa sea una empresa competidora de la Demandante, como ambas partes han reconocido, resulta definitiva para no admitir un interés legítimo en la utilización del nombre de dominio disputa. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector compitiendo de forma directa en la misma ciudad parece claro que el Demandado no podía desconocer la existencia de la Demandante, ni el uso que ésta estaba haciendo de dicha denominación. Como se señaló en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006:
“Por lo tanto, si bien el significado de la expresión NOTICIAS JURÍDICAS permitiría en principio presumir un uso legítimo, siempre que ese uso no fuera a título de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunción no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jurídicas no podía dejar de ser consciente de estar utilizando una denominación que se corresponde con una marca registrada de un competidor que además éste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electrónicas. La Demandada podría haber logrado la misma función descriptiva del contenido del sitio Web mediante cualquier otra expresión análoga no coincidente con la marca de un competidor.”
La declaración ante notario aportada por el Demandado para acreditar un supuesto interés legítimo sobre la denominación en el marco de una nueva estrategia empresarial no permite reconocerle tal interés legítimo, no sólo porque se trata de un documento preparado específicamente por dicha parte, sino porque además en él no se alude al nombre de dominio en disputa ni a los elementos que lo integran. El Demandado tampoco ha aportado ningún otro tipo de documento de prueba en relación al supuesto proyecto de exposición internacional de enero de 2010.
Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuación de la Demandada.
En efecto, como se ha señalado resulta definitiva la circunstancia de que la titular del nombre de dominio en disputa es una empresa de Barcelona especializada en la fecundación in vitro, de la que por tanto no cabe presumir que desconociera que el nombre de dominio en disputa resultaba coincidente con las marcas de la Demandante, su competidora directa en la misma ciudad, máxime teniendo en cuenta la circunstancia de que varios de los profesionales de la Demandante ejercieron previamente su actividad profesional en el seno del Demandado. Lo cierto es que el nombre de dominio en disputa coincide con las marcas de la Demandante y sin embargo contiene información sobre el Demandado, su directo competidor, por lo que resulta claramente susceptible de inducir a error a los usuarios de Internet conduciéndolos al sitio Web del Demandado cuando busquen información sobre la Demandante, conducta acreditativa del uso de mala fe de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 (b)(iv) de la Política.
Si bien es cierto que las marcas del Demandante fueron concedidas con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, el Experto advierte que la marca comunitaria núm. 9123233 fue solicitada en fecha 21 de mayo de 2010, esto es varios meses antes del registro del nombre de dominio en disputa en septiembre de 2010. Más aún, el Demandante venía operando de forma pública y notoria en el sector bajo las denominaciones “bcnivf” o “Barcelona Ivf” con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa por lo que el Demandado claramente estaba al tanto, y lo mas probable es que el Demandado tenia intención de aprovecharse de la confusión entre el nombre de dominio en disputa y los futuros derechos marcarios registrados de la Demandante.
Pese a la insistencia del Demandado en el argumento de que las expresiones “bcn” e “ivf” resultan genéricas y por tanto no reivindicables en exclusiva por la Demandante, lo cierto es que ésta ha acreditado su derecho de marca, así como el hecho de que viene operando de forma pública y notoria en el sector bajo las denominaciones “bcn ivf” o “Barcelona ivf”, así como a través de nombres de dominio que incluyen la denominación “bcnivf”.
En consecuencia, la Demandada forzosamente había de ser consciente de estar registrando un nombre de dominio cuyo uso resultaba cuando menos discutible al coincidir con una marca de un competidor de su misma ciudad, máxime al pertenecer a un ámbito profesional tan sumamente especializado como el de la fecundación in vitro.
Por último, ha quedado acreditado que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa ocultando los datos de su propietario real, circunstancia que sido considerada como acreditativa de mala fe en resoluciones como Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 o Forte Communications, Inc. v. Service for Life, Caso OMPI No. D2004-0613.
En suma, este Experto considera que han sido acreditadas las tres circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, todo ello naturalmente sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales competentes para discutir los derechos marcarios sobre los que se basa la Demanda o cualesquiera otras cuestiones.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <bcnivf.net> sea transferido a la Demandante.
Alberto de Elzaburu
Experto Único
Fecha: 7 de noviembre de 2011