WIPO Arbitration and Mediation Center

행정패널 결정문

Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio 및 Giorgio Armani S.p.A v. Richard Yaming

사건번호: D2011-2233

1. 당사자

신청인: Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio (스위스 멘드리지오) 및 Giorgio Armani S.p.A (이탈리아)

신청인의 대리인: Studio Rapisardi S.A. (스위스)

피신청인: Richard Yaming (대한민국 서울)

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁도메인이름 <armanihotel.com>은 DomainCa.com 이름으로 영업을 하는 한국정보인증주식회사기관(Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com)(이하 “등록기관”이라고 함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차 개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2011년 12월 19일 세계지식재산기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2011년 12월 19일 등록기관에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2011년 12월 21일 등록기관은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다 .

2011년 12월 23일 센터는 당사자들에게 분쟁도메인이름 등록약관의 언어가 한국어임을 영어 및 한국어로 통지하였다. 2011년 12월 23일 신청인은 영어가 절차상 언어가 될 것을 요청하였고, 같은 날 피신청인은 한국어가 절차상 언어가 될 것을 요청하였다.

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 “절차규칙” 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2012년 1월 3일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. “절차규칙” 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2012년 1월 23일이었다.

피신청인은 답변서를 2012년 1월 21일에 센터에 제출하였다.

2012년 2월 10일 센터는 이대희를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 “절차규칙” 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.

4. 사실관계

신청인은 여러 국가에서 ARMANI, GIORGIO ARMANI, ARMANI HOTEL, ARMANI HOTELS, ARMANI HOTELS & RESORTS, AHR ARMANI HOTELS & RESORTS 등에 대하여 상표권을 보유하고 있다. WhoIs 등록 정보에 의하면, 분쟁도메인이름은 2011년 5월 1일에 등록되었으며, 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 피신청인에 의하여 호텔 등의 정보를 제공하는 사이트로 사용되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장은 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 신청인은 여러 국가에서 ARMANI, GIORGIO ARMANI, ARMANI HOTEL, ARMANI HOTELS, ARMANI HOTELS & RESORTS, AHR ARMANI HOTELS & RESORTS 등에 대하여 상표권을 가지고 있고, 이들 상표가 저명한 상표이고, 분쟁도메인이름이 신청인의 상표인 ARMANI HOTEL과 동일하고 ARMANI HOTELS, ARMANI HOTELS & RESORTS, AHR ARMANI HOTELS & RESORTS등의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, 더 나아가 분쟁도메인이름과 연결된 웹사이트가 신청인의 공식 사이트이며 신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용을 허락한 것처럼 보인다고 주장한다.

둘째, 신청인은 Richard Yaming이라는 이름의 피신청인이 개인으로나 기업적으로나 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않으며, 피신청인이 신청인과 아무런 관계가 없고 ARMANI 상표를 도메인이름 등으로 사용할 수 있도록 명시적이든 묵시적이든 아무런 이용 허락이나 동의를 받지 않았으며, 피신청인이 분쟁도메인이름이나 분쟁도메인이름에 해당하는 명칭에 대하여 어떠한 적법한 권리를 가지고 있지 않고, 분쟁도메인이름을 적법하고 비상업적이거나 정당하게 이용하고 있지 않으므로, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

셋째, 분쟁도메인이름은 전세계적으로 저명한 신청인의 ARMANI 상표를 포함하고 있어서 피신청인이 분쟁도메인이름을 선택한 것은 우연의 일치일 수가 없으며, 분쟁도메인이름의 전임 소유자가 신청인 변호사의 공식서면을 받은 후 피신청인이 분쟁도메인이름을 이전받았으며, 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매, 대여하려 하면서 분쟁도메인이름을 등록함에 있어서 부정한 목적이 있었으며, 피신청인이 신청인의 상표권을 침해하거나 규정이 정하고 있는 조건을 준수하지 않고 있다는 것을 모르고 분쟁도메인이름을 사용하기 시작할 수 없었다고 하면서, 분쟁도메인이름을 등록하고 사용함에 있어서 부정한 목적이 있었다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 호텔 정보 사이트로 사용하기 위하여 2011년 6월경 분쟁도메인이름을 구입하였고, 현재 호텔 정보사이트로 운영하고 있는 분쟁도메인이름이 이전되는 경우 인터넷사업을 못하게 되어 타격을 입게 되므로, 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이익이 있다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

“절차규칙” 제11조에 의하면, 당사자들이 달리 합의하거나 등록약관이 특별히 정하고 있는 경우가 아니라면, 분쟁해결절차에서는 등록약관에서 사용된 언어를 사용하며, 행정패널은 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다. (절차규칙 제11조 (a)항) 본 패널은 분쟁도메인이름의 등록약관 언어가 한국어인 점 등을 고려하여 본 분쟁해결의 절차상 언어를 한국어로 진행하기로 결정한다.

본안에 관한 판단

신청인이 본 규정에 따른 구제수단을 제공받기 위해서는 다음의 세 가지 요소를 모두 증명하여야 한다. (규정 제4조(a)항)

(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,

(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있다는 것.

A. 상표와 도메인이름의 동일· 유사성

신청인은 전세계 여러 국가에서 ARMANI를 상표로 등록하여 이에 대한 상표권을 보유하고 있다. 분쟁도메인이름인 <armanihotel.com>은 ARMANI 상표에 일반 명칭인 “hotel”을 합친 것으로서 ARMANI가 그 주요 부분을 차지하고 있다. 상표가 도메인이름의 주요부분을 차지하고 있고 이러한 상표에 일반 명칭을 합친 경우, 그 도메인이름은 그 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것이 규정을 적용해 온 패널의 일반적인 견해이다. 또한 “.com”을 부가시킨 것은 규정에 따라 도메인이름과 상표의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서 아무런 관계가 없다.

따라서 본 패널은 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가진다는 것을 증명하는 방법을 다음과 같이 예시하고 있다. (규정 제4조(c)항)

(i) 분쟁도메인이름에 대한 분쟁을 통지받기 전에 분쟁도메인이름 등록인이 상품이나 서비스를 성실하게 (bona fide) 제공하는 것과 관련하여 분쟁도메인이름이나 분쟁도메인이름에 상응하는 명칭을 사용하였거나 사용하려고 준비한 경우,

(ii) 상표나 서비스표에 대한 권리를 획득하지 않았더라도, 등록인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있는 경우,

(iii) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동을 일으켜서 소비자를 끌어들이거나 해당 상표나 서비스표를 손상하려는 의도 없이, 분쟁도메인이름을 적법하게 비상업적으로 사용하거나 또는 공정하게 사용하는 경우.

신청인은 피신청인이 개인적으로 또는 기업적으로 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않다는 것 등 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리가 없다고 주장한다. 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 없다는 충분한 증거(prima facie)를 신청인이 제시하면, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있음을 보여주는 적절한 주장 혹은 증거를 제출하여할 책임이 있다. 그러나 피신청인은 권리나 정당한 이익에 관하여 규정이 예시하고 있는 어떠한 적절한 주장 혹은 증거도 제출하지 않았다.

다만 피신청인은 호텔 정보 사이트로 사용하기 위하여 2011년 6월경 분쟁도메인이름을 구입하였고, 가격을 물어보는 한국어(“얼마니”)가 신청인의 상표인 ARMANI의 발음과 유사하여 호텔 정보 사이트로서 분쟁도메인이름을 생각하게 되었고, 현재 호텔 정보 사이트로 운영하고 있는 분쟁도메인이름이 신청인에게 이전되는 경우 인터넷사업을 하지 못하여 타격을 입게 되므로, 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이익이 있다고 주장한다.

첫째, 본 패널은 분쟁도메인이름이 이전되는 경우 인터넷사업을 못하여 타격을 입는다고 하는 것이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 증명하는 것이 될 수 없다고 판단한다. 둘째, 본 패널은 피신청인이 신청인의 상표인 ARMANI가 가격을 물어보는 한국어와 유사하게 발음이 되므로 권리나 정당한 이익을 가진다는 주장을 받아들이지 않는다. 본 패널에게는 ARMANI 상표의 발음과 가격을 물어보는 한국어가 유사하다고 할 수 없으며, 설사 유사하다는 것을 인정하더라도 피신청인의 주장대로 특정 외국어 표현이 상표의 발음과 비슷하다는 이유만으로 권리나 정당한 이익이 인정된다면, 특정 외국어 표현과 유사한 발음을 가지는 어떤 상표도, 그것이 얼마나 잘 알려져 있는지에 상관없이 혹은 상업적인 이익을 얻기 위하여 유명 상표와 혼동을 일으키려는 피신청인의 의도와 상관없이, 본 규정하에 아무런 보호를 받을 수 없게 될 것이다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지지 않는 것이 증명되었다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정은 패널이 도메인이름을 등록하고 사용하고 있는 것에 대한 부정한 목적을 판단하기 위한 증거를 다음과 같이 예시하고 있다. (제4조(b)항)

(i) 등록인이 상표나 서비스표의 소유자인 신청인또는 신청인의 경쟁업자에게 도메인이름과 관련된 직접적인 비용을 초과하는 대가를 얻기 위하여 도메인이름을 판매, 임대, 또는 이전하려는 것을 주된 목적으로 도메인이름을 등록 또는 취득하였다는 것을 나타내는 정황,

(ii) 상표 또는 서비스표 소유자가 상표 또는 서비스표를 도메인이름으로 사용하지 못하게 하기 위하여 도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,

(iii) 경쟁업자의 업무를 방해하기 위한 것을 주된 목적으로 하여 도메인이름을 등록한 경우,

(iv) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동 가능성을 야기함으로써 인터넷 이용자들을 등록인의 웹사이트로 의도적으로 끌어오는 행위 (혼동 가능성은 등록인의 웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 제휴관계에 대하여 신청인의 상표나 서비스표와 혼동하도록 하거나 신청인이 등록인의웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스를 인정한 것처럼 보이도록 하는 혼동 가능성을 말한다).

신청인의 ARMANI 상표는 많은 국가에서 등록되어 있는 저명한 상표로서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 구입하였을 당시에 신청인의 상표를 몰랐거나 알 수 없었다고 생각하는 것은 매우 어려우며, 피신청인이 신청인의 저명한 상표가 포함된 분쟁도메인이름을 우연의 일치에 의하여 선택하여 구입한 것이라 생각하는 것도 매우 어렵다. 따라서 본 패녈은 신청인이 “규정” 제4조 (a)(iii)에 따라 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었다는 것을 증명하였다고 판단한다.

또한 본 패널은 신청인이 규정 제4조(a)(iii)에 따라 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 사용되고 있다는 것도 증명하였다고 판단한다. 신청인의 상표가 저명한 것이고 한국에서도 등록되어 있는 상표라는 것을 고려한다면, 피신청인이 신청인의 상표를 알고 있었다고 할 수 있고, 최소한 몰랐다거나 신청인의 상표를 침해한다는 것을 알지 못하였다고 하기 어려우며, 피신청인이 신청인의 상표인 ARMANI에 대하여 권리를 가지거나 정당한 이익을 가진다는 것을 증명하지 않았으며, 피신청인의 호텔 정보 사이트로 사용하기 위한 도메인이름에 신청인의 상표를 포함시킴으로써 널리 알려져 있는 신청인의 상표가 가지는 명성을 이용하여 인터넷 이용자를 이 사이트에 끌어들이고 있는 것이라고 판단할 수밖에 없다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조(a)항(iii)에 따라 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있다는 것을 증명하였다고 판단한다.

7. 결정

본 패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라 분쟁도메인이름인 <armanihotel.com>을 신청인 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio에게 이전할 것을 결정한다.

이대희
단독패널위원
일자: 2012년 2월 24일