De Klager is Mastercard International Incorporated uit Purchase, New York, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Partridge IP Law P.C., Verenigde Staten van Amerika.
De Verweerder is Erik Schieffer uit Heerhugowaard, Nederland.
De betreffende domeinnaam <paypasswallet.com> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.
De klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 8 maart 2012. Op 8 maart 2012 heeft het Center per e-mail aan Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 8 maart 2012 heeft Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com per e-mail aan het Center hun antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnaam en waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overlegde. Op 13 maart 2012 stuurde het Center een e-mail naar partijen in het Nederlands en Engels met betrekking tot de taal van de procedure. Op 15 maart 2012 ontving het Center een e-mail van de Verweerder met het verzoek dat Nederlands de taal van de procedure dient te zijn. Op 16 maart 2012 heeft de Klager de Klacht vertaald in het Nederlands ingediend.
Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).
Overeenkomstig de paragrafen 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 23 maart 2012 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 12 april 2012. Het Antwoord is op 11 april 2012 ingediend.
Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 19 april 2012 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.
De Klager is een bedrijf dat wereldwijd actief is in het aanbieden van betaaldiensten. De Klager is actief in de betaalkaartmarkt sinds 1966 en introduceerde eind 2002 een product onder de namen “Paypass” en “Mastercard Paypass”. De Klager heeft verschillende merken geregistreerd die bestaan uit de benaming “Paypass” of deze benaming bevatten en die het in haar financiële handelsactiviteit gebruikt. Zo beschikt de Klager onder meer over volgende merkinschrijvingen:
- PAYPASS, Europees gemeenschapsmerk (woordmerk) geregistreerd op 4 december 2008 met registratienummer 3037629, in klassen 9, 16, 36, 38, 41 en 42;
- PAYPASS, woordmerk, geregistreerd bij de USPTO op 11 mei 2004 met registratienummer 2841418, in klassen 9 en 36.
In mei 2011 onthulden Google en de Klager de Android-applicatie “Google Wallet”. Uit de WhoIs records blijkt dat de Verweerder de houder is van de Domeinnaam <paypasswallet.com> en dat deze op 10 december 2011 werd geregistreerd. De Domeinnaam wordt niet gebruikt en verwijst louter naar een pagina met informatie over de registrar van de Domeinnaam.
De Klager is van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met handelsmerken waarin de Klager rechten houdt. De Klager beweert dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam en hij de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Op deze gronden vordert de Klager de overdracht van de Domeinnaam.
De Verweerder beweert actief te zijn in webdesign en domeinnaamregistratiediensten. De Verweerder beweert bezig te zijn met de bouw van een financieel netwerk van websites over geldzaken. De Verweerder vond de Domeinnaam <paypasswallet.com> mooi bij zijn andere domeinnamen passen en argumenteert dat “pay”, “pass” en “wallet” generieke woorden zijn. De Verweerder is van oordeel dat hij een legitiem belang heeft in de Domeinnaam, aangezien hij druk bezig zou zijn met de ontwikkeling van financiële websites. Tenslotte is de Verweerder van oordeel de Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd of gebruikt te hebben.
Paragraaf 15 van de Regels bepaalt dat het Panel over een klacht zal beslissen op basis van verklaringen en documenten die zijn ingediend overeenkomstig de Policy, de Regels en alle regels en rechtsbeginselen, die van toepassing worden geacht.
De Klager dient zijn zaak aan te tonen en het blijkt duidelijk uit zowel de Policy als beslissingen van eerdere UDRP panels dat de Klager alle drie de elementen uit paragraaf 4(a) van de Policy moet aantonen, opdat de overdracht van een domeinnaam kan bevolen worden. Aangezien het een administratieve procedure betreft, geldt de graad van waarschijnlijkheid als bewijsgraad.
Om te slagen dient de Klager overeenkomstig artikel 4(a) van de Policy voldoende aannemelijk te maken dat:
1. de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemmend met een merknaam, waarop de Klager rechten heeft; en
2. de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam; en
3. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.
Het Panel zal deze voorwaarden apart behandelen.
Alvorens in te gaan op de vraag of de Domeinnaam identiek is aan een merk dan wel of de Domeinnaam overeenstemt met zulk merk en hij verwarring kan scheppen met dit merk, dient te worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het onderscheidend teken waarop hij zich beroept, met name op het merk.
De Klager toont aan te beschikken over verschillende nationale en Europese merkinschrijvingen met de term “Paypass”, waaronder:
- PAYPASS, Europees gemeenschapsmerk (woordmerk) geregistreerd op 4 december 2008 met registratienummer 3037629, in klassen 9, 16, 36, 38, 41 en 42;
- PAYPASS, woordmerk, geregistreerd bij de USPTO op 11 mei 2004 met registratienummer 2841418, in klassen 9 en 36.
Deze merken worden gebruikt in het kader van financiële dienstverlening en betalingsverkeer.
De Domeinnaam verschilt van het merk door de toevoeging van het generieke Engelse woord “wallet”. Het Panel is van oordeel dat de toevoeging van dit generieke woord de verwarrende gelijkenis met de PAYPASS merknaam niet wegneemt. Zie onder meer MasterCard International Incorporated v. C W, WIPO Case No. D2009-0497 (<paypasscard.com>); MasterCard International Incorporated v. Michael J Yanda, Indy Web Productions, WIPO Case No. D2007-1140 (<paypassapplication.com>, <paypassapplications.com>, <paypasscredit.com>, e.a.).
De eerste voorwaarde is bijgevolg vervuld.
Overeenkomstig paragraaf 4(a)(ii) van de Policy, draagt de Klager de bewijslast om aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft met betrekking tot de Domeinnaam.
Het wordt evenwel algemeen aanvaard dat het voldoende is voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder. Zie Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270.
Het Panel is van oordeel dat de Klager voldoende bewijs heeft aangebracht om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam en dat de Verweerder er niet in slaagt om dit met aannemelijk bewijsmateriaal te weerleggen.
De Klager doet opmerken dat de Verweerder op geen enkele manier verbonden is met de Klager en geen toestemming heeft om enig merk van de Klager te gebruiken.
Daarnaast is de Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en kan hij geen rechten laten gelden in de “Paypass” benaming. Bovendien heeft de Verweerder nagelaten om een website te ontwikkelen onder de Domeinnaam. De bewering van de Verweerder dat hij hard werkt aan het bouwen van financiële websites voor de Domeinnaam en andere domeinnamen wordt niet gestaafd door enig bewijs. Het feit dat de Verweerder momenteel een website met beperkte informatie over bankzaken heeft onder <bankstartpagina.nl> toont het vermeende harde werk aan de bouw van een website onder <paypasswallet.com> geenszins aan. Het Panel is van oordeel dat het passief houden van domeinnamen in passende omstandigheden de afwezigheid van rechten of legitieme belangen in de Domeinnaam aantoont (zie Credit Agricole S.A. v. Dick Weisz, WIPO Case No. D2010-1683: American Home Products Corporation v. Ben Malgioglio, WIPO Case No. D2000-1602; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS v. Mehmet Kahveci, WIPO Case No. D2000-1244; Paws, Inc. v. garlfieldonline.com, NAF Claim No. 97328; Victoria’s Secret et al v. This Domain Name For Sale, NAF Claim No. 96486).
Ook het feit dat de woorden “pay”, “pass” en “wallet” elk afzonderlijk een generieke betekenis hebben, doet niets af aan het feit dat de merknaam van de Klager wordt gebruikt als domeinnaam, zonder dat de Verweerder blijk geeft van enig recht of legitiem belang in de Domeinnaam. De combinatie van de woorden “pay” en “pass” brengt de merknaam van de Klager immers duidelijk naar voren in de Domeinnaam waaraan een generieke term wordt toegevoegd die in verband kan worden gebracht met de activiteiten waarvoor de Klager haar merk gebruikt. Net zoals de termen “master” en “card” afzonderlijk generieke termen zijn en “mastercard” geen generieke term is, maar een merk, geniet “paypass” een zekere bekendheid als onderscheidend merk van de Klager.
Bijgevolg kan de Verweerder geen recht of legitiem belang doen blijken.
Kwade trouw wordt niet vermoed, maar moet redelijkerwijze worden aangetoond (Zie bv. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, WIPO Case No. D2006-1052).
Paragraaf 4(b) van de Policy bevat een niet-limitatieve lijst van factoren, die kwade trouw kunnen aantonen. Tot deze lijst behoren omstandigheden die erop wijzen dat de Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of verworven met als voornaamste doel de Domeinnaam te verkopen, te verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de Klager, die houder is van een merk of aan een concurrent tegen betaling van een prijs die de kosten verbonden aan de registratie van de Domeinnaam duidelijk overschrijdt. Ook de registratie van een domeinnaam met als voornaamste doel de activiteiten van een concurrent te verstoren, behoort tot deze niet-limitatieve lijst.
Registratie te Kwader Trouw
Het Panel stelt vast dat de Verweerder de Domeinnaam verwierf, geruime tijd nadat de Klager de registratie in het PAYPASS-merk had verkregen. Het feit dat dit merk in verschillende landen is geregistreerd en de Verweerder zelf aangeeft kennis te hebben over de financiële wereld waarin de Klager actief is, maakt het naar het oordeel van het Panel volkomen onaannemelijk dat de Verweerder geen kennis had van het PAYPASS-merk (zie MasterCard International Incorporated v. C W, WIPO Case No. D2009-0497 (<paypasscard.com>)). Bovendien werd de Domeinnaam met de toevoeging van het woord “wallet” geregistreerd, kort nadat in de media werd aangekondigd dat de Klager een digitale “wallet” dienst zou aanbieden. Het Panel is van oordeel dat dit de kwade trouw bij registratie voldoende aantoont.
Gebruik te Kwader Trouw
De Verweerder maakt geen actief gebruik van de Domeinnaam. Het Panel is van oordeel dat het passief houden van domeinnamen in passende omstandigheden gebruik te kwader trouw van een domeinnaam kan aantonen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de domeinnaam wordt geregistreerd met als doel de domeinnaam te verkopen voor een prijs die de kosten verbonden aan de registratie van de domeinnaam duidelijk overschrijdt, wanneer er geen gebruik te goeder trouw denkbaar is of wanneer een domeinnaam wordt geregistreerd om de merkhouder te beletten zijn merk in een overeenstemmende domeinnaam te reflecteren (Zie Credit Agricole S.A. v. Dick Weisz, WIPO Case No. D2010-1683; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003).
In de huidige zaak heeft de Verweerder aangegeven dat hij de overname van één van zijn domeinnamen door een geïnteresseerde partij in overweging neemt. Bovendien werd de Domeinnaam geregistreerd kort nadat was aangekondigd dat de Klager een digitale “wallet” dienst zou aanbieden. Gezien de duidelijke kennis die de Verweerder had over het PAYPASS-merk en de diensten van de Klager, is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam alleen maar geregistreerd kon zijn met als doel de activiteiten van de Klager te verstoren en om de Klager te beletten zijn merk in combinatie met de naam van een nieuwe dienst in een overeenstemmende domeinnaam te reflecteren, of om de Domeinnaam te verkopen voor een prijs die de kosten verbonden aan de registratie duidelijk overschrijdt. Tegen deze achtergrond concludeert het Panel dat aan bovengenoemde test voor gebruik te kwader trouw is voldaan.
Bijgevolg is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam niet alleen te kwader trouw is geregistreerd, maar daarenboven ook te kwader trouw wordt gebruikt.
Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de Domeinnaam <paypasswallet.com> wordt overgedragen aan de Klager.
Flip Jan Claude Petillion
Administratief Panel
Datum: 8 mei 2012