La Demandante es Anuntis Segundamano España, S.L. con domicilio en San Cugat del Vallés, Barcelona, España, representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, España.
El Demandado es Iván Yáñez Landrove con domicilio en Cariño, La Coruña, España, representado por Pintos & Salgado Abogados, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <segundamanogratis.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2012. El mismo día, el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa y 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de abril de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de mayo de 2012.
El 25 de abril de 2012, el Centro recibió una comunicación electrónica del Demandando solicitando una extensión del plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Demanda, proponiendo asimismo el 15 de mayo de 2012 como nueva fecha. El 26 de abril de 2012, el Centro remitió dicha comunicación a la Demandante solicitándole sus comentarios al respecto. En este sentido, la Demandante, el mismo día, contestó al Centro oponiéndose al plazo propuesto por el Demandando por considerarlo excesivo y sugirió el 4 de mayo de 2012 como fecha para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda.
El 27 de abril de 2012, el Centro notificó a las partes que la nueva fecha para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda era el 4 de mayo de 2012.
En fecha 2 de mayo de 2012, el Centro recibió una comunicación electrónica del Demandado solicitando permiso para presentar el Escrito de Contestación en español, dado que, aunque el idioma del procedimiento es inglés, las partes son españolas. El Centro, en fecha 3 de mayo de 2012, informó al Demandado que en virtud del artículo 11(a) del Reglamento, y salvo que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo es el idioma del acuerdo de registro, siendo inglés en el presente caso. Igualmente se le informó que sería decisión del Grupo de Expertos determinar finalmente el idioma del procedimiento.
El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro en idioma español el 4 de mayo de 2012.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de mayo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto, atendiendo la solicitud del Demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento, y tomando en consideración que los domicilios de Demandante y Demandado se encuentran en España, que ambos operan en España y que el nombre de dominio en disputa conduce a una página cuyo contenido se expresa en español, decide que el proceso continúe en español.
Entre otras, y a los efectos del presente, la Demandante tiene los siguientes registros depositados en la Oficina Española de Patentes y Marcas: Marca SEGUNDAMANO (No. 875706), solicitada el 15 de abril, 1978 y registrada el 5 de febrero de 1979 bajo la clase 16 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 1123399), solicitada el 7 de noviembre de 1985, y registrada el 20 de febrero de 1987 bajo la clase 16 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 1123400), solicitada el 7 de noviembre de 1985 y registrada el 21 de septiembre bajo la clase 20 del del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 1123401), solicitada el 7 de noviembre de 1985 y registrada el 2 de junio de 1987, bajo la clase 35 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 1123402), solicitada el 7 de noviembre de 1985, y registrada el 2 de junio de 1986, bajo la clase 38 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 1123403), solicitada el 7 de noviembre de 1985 y registrada el 2 de abril de 1987, bajo la clase 41 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2227634), solicitada el 15 de abril de 1999 y registrada el 20 de marzo de 2000 bajo la clase 36 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2371119), solicitada el 16 de enero de 2001, y registrada el 6 de agosto de 2001 bajo la clase 9 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2371120), solicitada el 16 de enero de 2001, y registrada el 6 de agosto de 2001 bajo la clase 16 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2371121), solicitada el 16 de enero de 2001, y registrada el 6 de agosto de 2001 bajo la clase 35 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2371122), solicitada el 16 de enero de 2001 y registrada el 5 de julio de 2001, bajo la clase 38 del Nomenclátor Internacional; Marca SEGUNDAMANO (No. 2371123), solicitada el 16 de enero de 2001 y registrada el 5 de julio de 2001, bajo la clase 41 del Nomenclátor Internacional.
Asimismo dispone de las siguientes marcas comunitarias registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”): Marca ANUNTIS SEGUNDAMANO (No. 004071668), solicitada el 18 de octubre de 2004 y registrada el 3 de enero de 2006, bajo las clases 16, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional y Marca SEGUNDAMANO.ES (No. 10512853), solicitada el 20 de diciembre 2011, para las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional. Esta última marca no ha sido concedida todavía por la OAMI.
Y además, la Demandante es titular de los siguientes nombres dominios: <segundamano.com>, registrado el 7 de mayo de 1996; <segundamano.net>, registrado el 25 de agosto de 2004; <segundamano.es>, registrado el 1 de enero de 2001; <segundamano.biz>, registrado el 19 de noviembre de 2005; <segundamano.info>, registrado el 20 de julio de 2001 y <segundamano.org>, transferido a la Demandante en virtud de decisión del Centro de 23 de abril de 2010.
El Demandado tiene el nombre de dominio <segundamanogratis.com>, registrado el 3 de junio de 2010.
La Demandante es una empresa del sector de los anuncios clasificados muy conocida en territorio español, con más de 30 años de recorrido, que se fusionó con Trader Segunda Mano, S.L. en Julio de 2004, y cuyos productos - editados en papel y electrónicamente - son renombrados en España.
Para probar el renombre de sus publicaciones, la Demandante aporta un ranking elaborado en febrero de 2012 por la empresa OJDinteractiva (empresa dedicada a la certificación de la audiencia/difusión de los medios en Internet). Según el contenido de dicho documento, la Web “www.segundamano.es” es el tercer portal electrónico en España, con un tráfico nacional e internacional de 567,770 usuarios mensuales únicos.
Se aportan también a la Demanda datos de los registros de marcas y nombres de dominio titularidad de la Demandante, detallados anteriormente en el punto relativo a los Antecedentes de Hecho.
Según afirma la Demandante, el portal “www.segundamano.es”, activo desde el año 2000, ha sido visitado mensualmente por 6.000.000 de usuarios y actualmente alberga más de 2.500.000 anuncios.
En aras a acreditar el reconocimiento de la Demandante en el mercado español, se aporta una recopilación de noticias, todas ellas publicadas en fecha anterior a junio de 2010, esto es, anteriores al registro del nombre de dominio en disputa del Demandado, llevado a cabo en junio de 2010.
La Demandante destaca los servicios ofertados por “www.segundamanogratis.com” (“motor”, “inmobiliaria”, “ocio y deportes”, “electrónica” y “casa y jardín”) a efectos de señalar la similitud de los servicios ofrecidos por la Demandante con el Demandado.
Afirma la Demandante que ya en febrero de 2012 solicitó al Demandado que dejara de utilizar el término “segundamano” en su sitio Web, recibiendo por respuesta una carta de los abogados del Demandado según la cuál las voces incluidas en el nombre de dominio en disputa de su cliente eran genéricas en su sentido literal y que las marcas de la Demandante eran nulas.
En lo que concierne a la identidad o al carácter confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto a las marcas de la Demandante se recogen las siguientes alegaciones: Que el término esencial del nombre de dominio en disputa <segundamanogratis.com> es “segundamano”, habida cuenta de que “gratis” apenas confiere distintividad respecto de las marcas de la Demandante. Que además, el referido término “segundamano” es idéntico a las marcas de la Demandante, en vigor, y con registros, la mayoría, de fecha anterior a la del registro del nombre de dominio en disputa (junio de 2010). Y que existen diversas decisiones que establecen que la adición del sufijo “.com”, no puede tomarse en consideración a la hora de estudiar la similitud entre el nombre de dominio y las marcas, ya que dicho sufijo es un requisito de la propia estructura de los sistemas de nombres de dominio.
En relación a las alegaciones de falta de derecho o legítimo interés del Demandado sobre el nombre de dominio se expone lo siguiente: que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con el sentido genérico del término “segundamano”, sino en conexión con las marcas de la Demandante. Que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de las marcas de la Demandante y para beneficiarse injustamente de su buena voluntad. Que ambas Partes concurren en su actividad en el mismo territorio. Que algunos de los servicios ofertados en el sitio Web del Demandado van más allá de lo que debería incluirse bajo el término genérico de “segundamano”, pues se pueden encontrar, entre otros, categorías como “educación”, “ofertas de empleo”, “mascotas”, “hobbies”, etc. Que el Demandado no ha registrado el término “segundamanogratis” o un nombre similar como marca. Que no hay prueba de que se conozca al Demandado en el tráfico por su nombre de dominio. Que el Demandante no ha licenciado ninguna de sus marcas para el uso de Demandado. Y que las marcas SEGUNDAMANO de la Demandante son notorias en España en relación con el sector de los anuncios clasificados.
Finalmente, en lo que concierne al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, la Demandante afirma: que el Demandando pretendía atraer a usuarios a su nombre de dominio mediante la creación de una probabilidad de confusión con las marcas de la Demandante. Que en el momento de adquirir el nombre de dominio en disputa (junio 2010), el Demandado era competidor de la Demandante y continúa siéndolo a día de hoy. En tal fecha, las marcas de la Demandante ya habían sido registradas y habían adquirido notoriedad en España. Sobre dicha notoriedad, se hace referencia a las decisiones en Caso OMPI No. D2010-0041 y Caso OMPI No. D2010-0324. Que ambas partes ofrecen el mismo tipo de servicios y para el mismo territorio. Y que se requirió al Demandado para el cese en el uso de las marcas de la Demandante y para la transferencia del nombre de dominio en disputa y que, por tanto, tenía conocimiento de los derechos ostentados por la Demandante.
En primer lugar, el Demandado alega que el término “segunda mano” es una expresión genérica a la que se le ha añadido el término “gratis”. Dicha adición, según el Demandado, diferencia el nombre de dominio en disputa respecto de las marcas de la Demandante de forma notoria. A tal efecto, cita algunos ejemplos de nombres de dominio en uso que utilizan el término “segundamano”: “www.segundamanomotor.com”, “www.cosassegundamano.es”, “www.portatilessegundamano.es”, “www.ropasegundamano.es”, etc. También hace referencia a distintas marcas que incluyen el referido término: NDS NEUMATICOSDESEGUNDAMANO.COM, DE SEGUNDA MANO Y OCASIÓN, etc.
El Demandado alega, en segundo lugar, en aras a fundamentar su derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, que el mismo ilustra y está en consonancia con la actividad que desarrolla (“constituir un punto de encuentro entre particulares donde estos puedan publicar gratis sus anuncios de compra venta de objetos de segunda mano”).
Asimismo, afirma que su página Web se dirige al ámbito internacional, a diferencia de lo que sucede en el caso de la Demandante, que se ciñe al ámbito nacional.
Por último, niega mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por lo siguiente: porque no existe intención de atraer usuarios de la Web de la Demandante a la Web del Demandado, toda vez que en el sitio Web del segundo las transacciones que se llevan a cabo tienen carácter gratuito. Porque las diferencias no solamente abarcan el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, también se extienden al diseño, disposición, colores y formatos utilizados. Porque el ámbito territorial en el que compiten las partes es distinto. Y porque el nombre de dominio en disputa se ha registrado o adquirido para un fin legítimo, sin que haya existido una pretensión de venderlo, adquirirlo o cederlo a la Demandante o a un competidor de la Demandante.
De conformidad con el artículo 4 de la Política, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Afirma la Demandante que el término esencial del nombre de domino en disputa es “segundamano”, mientras que el término “gratis” es un término común que no confiere distintividad al nombre de dominio en disputa toda vez que complementa las palabras “segundamano”. No piensa el Experto que tal argumento sea muy preciso, pues desde el mismo punto de vista, la distintividad del alegado término principal “segundamano” sería escasa. Tampoco lo es, el que afirma el Demandado, según el cual el término “gratis” diferencia de forma notoria las denominaciones enfrentadas. Por otra parte, no es en este procedimiento administrativo donde pueda o deba plantearse ni - en su caso - establecerse la eventual genericidad ni distintividad de las marcas registradas por la Demandante.
Tampoco debe tenerse en cuenta el alegato del Demandado según el cual la Demanda es incoherente porque existen multitud de nombres de dominio con el término “segundamano” que conviven en Internet, pues de su mera existencia no se desprende su licitud ni su ilicitud.
Lo que sí es cierto es que la voz “gratis” adjetiva el término principal, y este término principal es idéntico al utilizado por la Demandante en su nombre de dominio, en su denominación social y en sus múltiples marcas. De tal forma, comparando el nombre de dominio en disputa con las marcas de la Demandante, parece claro que a pesar de no ser idéntico es similares hasta el punto de poder crear confusión con las marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos.
En cuanto al sufijo utilizado “.com”, es obligado referirse al mismo, como en tantas decisiones UDRP, estableciendo que no deben tenerse en cuenta a fin y efectos de analizar el parecido entre marcas y nombres de dominio, puesto que el mismo deriva y viene impuesto por la estructura técnica que el sistema de nombres de dominio requiere. Así se pronuncian entre muchos otros, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172.
En consecuencia, entiende el Experto que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por la Política.
El Demandado alega, en segundo lugar, y en aras a fundamentar su derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, que el mismo ilustra y está en consonancia con la actividad que desarrolla (“constituir un punto de encuentro entre particulares donde estos puedan publicar gratis sus anuncios de compra venta de objetos de segunda mano”). No hay duda que hay un interés, aunque está por ver si es legítimo. Y en este sentido, la más absoluta falta de derechos que no sean los que se desprenden del mero registro del nombre de dominio en disputa, no ayuda mucho.
El nombre está bien elegido y aunque se afirma que es coherente con la actividad que desarrolla, de acuerdo con lo que argumenta el Demandado, este Experto ha podido comprobar que tal actividad no discrimina en absoluto objetos de primera o segunda mano, incluyendo además multitud de servicios que no pueden casarse con tal característica, pues unas vacaciones, una comida o una clase de matemáticas difícilmente serán de segunda mano.
Sin embargo aquí no se trata de justificar actividades, sino de establecer legitimidades, y nada aporta el Demandado que permita establecer que ese indudable interés que muestra sea legítimo. Que los servicios que oferta sean legítimos - lo que nadie pone en duda - no significa que la denominación bajo la cual se ofertan sea utilizada legítimamente. Y al afirmar que “los mismos coincidan en parte con los ofertados por la entidad demandante” no hace sino facilitar el camino al Experto para establecer la falta de derecho o interés legítimo, puesto que de dicha coincidencia debe derivarse un conflicto que, una vez más, no está soportado por parte del Demandado en derecho alguno.
No hay marcas, nombres comerciales, ni ningún título que permita establecer la existencia de un derecho previo en el que soportar el registro del nombre de dominio en disputa a favor del Demandado. Tampoco parece existir una trayectoria previa, ni alega el Demandado haber sido conocido anteriormente por una denominación igual o parecida a la que utiliza en el nombre de dominio en disputa. No tiene ni ha tenido autorización o licencia de quien es legítimo titular de las marcas que incorporan la denominación en disputa.
En atención a los argumentos anteriormente esgrimidos, el Experto considera que el Demando no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y por tanto también concurre el segundo de los elementos exigidos por la Política.
El Demandado alega que no hay mala fe porque no hay intención de atraer usuarios de la Demandante a la página Web del Demandado, pero lo cierto es que tal afirmación debe probarse, al menos estableciendo razones convincentes que justifiquen por qué se registró ese nombre de dominio para distinguir un sitio Web, cuando el mismo iba a coincidir en contenido, en lengua y en territorio con otro preexistente.
Que el contenido es prácticamente el mismo - con las diferencias antes señaladas - ha sido reconocido por el propio Demandado, que existe una total coincidencia en recursos lingüísticos, es evidente, y aunque el Demandado alega el diferente alcance territorial que tienen las respectivas páginas Web, lo cierto es que en al menos un territorio, que es el que interesa a la Demandante hay coincidencia total y absoluta.
Así, si de una parte no parece que existan demasiadas razones que justifiquen el registro y el uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, no parece tampoco, que se hayan tomado demasiadas precauciones para evitar un conflicto evidente. Más aun si tenemos en cuenta que, en opinión de este Experto, la Demandante ha aportado sobrada prueba documental del carácter renombrado de sus marcas SEGUNDA MANO,cuya titularidad le confieren derechos previos sobre aquéllas en varios países, incluyendo España. De conformidad con la prueba documental aportada por la Demandante, la profusa aparición de la citada marca en los medios de comunicación españoles, impiden considerar que el Demandado razonablemente hubiera podido desconocer la marca SEGUNDA MANO, palabras que también configuran el nombre de dominio en disputa. Además, la notoriedad o renombre de la denominación que utiliza la Demandante y que ha incorporado el Demandado en el nombre de dominio en disputa, ya ha sido establecida en anteriores decisiones del Centro. Véase Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tecfinsa, S.L., Antonio Soria Hernandez, Caso OMPI No. D2010-0041 y Anuntis Segundamano España, S.L. v. Ricardo García Cobaleda, Caso OMPI No. D2010-0324.
En este sentido, atendiendo al carácter renombrado de las marcas de la Demandante y puesto que son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que el Demandado no habría podido razonablemente desconocer la existencia de la marca SEGUNDA MANO cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa. Siguiendo reiterada casuística basada en la Política, entiende este Experto que el Demandado habría procedido de mala fe con el registro del nombre de dominio en disputa, atendiendo al carácter renombrado del signo de la Demandante, que se reproduce en aquella, asociada a sufijos que no logran evitar la posibilidad de confusión; así Prada,S.A. v. Mark O’Flynn, Caso OMPI No. D2001-0368; o DHL Operation B.V. v. Net Marketing Group, Caso OMPI No. D2005-0868.
Del mismo modo, considera el Experto que el uso dado al nombre de dominio no puede ser considerado de buena fe. Así, de la información a la que el Experto ha tenido acceso, la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa contiene enlaces comerciales de todo tipo, tales como anuncios de empleo, de animales, electrónica, ocio y deporte, entre otros.
En consecuencia, el Experto considera que concurre el tercero de los elementos y que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <segundamanogratis.com> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 5 de junio de 2012