Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. contre Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master

Litige n° D2012-2328

1. Les parties

Les requérants sont Vente-Privee.Com de Saint Denis, France et Vente-Privee.Com IP S.à r.l. de Luxembourg, Luxembourg, représentés par le Cabinet Degret, France.

Le défendeur est Above.com Domain Privacy de Beaumaris, Victoria, Australie / Transure Enterprise Ltd, Host Master de Tortola, îles Vierges britanniques, Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cdrostandvente-privee.com> et <frvente-privee.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Above.com, Inc.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 novembre 2012.

En date du 27 et 30 novembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Above.com, Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les requérants. Le 3 décembre 2012, l’unité d’enregistrement Above.com, Inc. a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine concernés et ses coordonnées, différentes du nom du défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 décembre 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux requérants avec les données relatives au titulaire des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement Above.com, Inc. et invitant les requérants à soumettre un amendement à la plainte. Les requérants ont déposé un amendement le 12 décembre 2012.

Le 10 décembre 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup les requérants à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Les requérants ont déposé le 12 décembre 2012 une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues tout en les informant qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 décembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 janvier 2013. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2013, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 14 janvier 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique le professeur François Dessemontet. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Depuis dix ans, les requérants exploitent un club de vente en ligne permettant à ses membres d’acheter à prix réduit, pendant une durée limitée, toutes sortes de produits et de services de grandes marques, y compris des voyages. Les requérants comptent dans ce club environ 14 millions d’adhérents répartis dans le monde entier. C’est le plus grand club de ce genre en France. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 1 milliard d’Euro.

Les requérants ont déposé en particulier les marques suivantes:

- VENTE-PRIVEE.COM (semi-figurative), marque communautaire enregistrée sous N° 5.413.018, dans toutes les classes de la Classification de Nice, déposée le 24 octobre 2006; la même marque combinée est déposée aux Etats-Unis d’Amérique sous N° 85.414.185 (date du dépôt 2 septembre 2011), et en marque internationale sous N° 1.116.436 (enregistrement du 23 février 2012) avec des revendications notamment pour l’Australie, la Suisse, la Chine, l’Algérie, l’Egypte, le Japon, la République de Corée et la Turquie, et en marque néo-zélandaise N° 954.484 (dépôt du 24 février 2012)

- VENTE-PRIVEE.COM, marque verbale française enregistrée sous N° 093.623.085, dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, déposée le 16 janvier 2009.

La responsable des relations avec les membres dudit club, soit les clients des requérants, signe tous mails et annonces du nom “Cécile de Rostand”. Les requérants allèguent qu’elle aurait envoyé environ 10 millions de mails depuis 2003.

Les noms de domaine litigieux ont été crées en date du 29 mars 2012.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

I. Quant à la langue de la procédure

Les requérants ont présenté en date du 12 décembre 2012 une requête spécifique visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure. Certes, les requérants reconnaissent que la langue de l’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais, ce qui conduirait à conduire la présente procédure en anglais. Toutefois, les requérants relèvent que les noms de domaine litigieux eux-mêmes sont des vocables français, que le défendeur s’est retranché derrière l’anonymat en choisissant un paravent qui interdit de découvrir sa nationalité ou sa langue, et que les noms de domaine litigieux semblent diriger envers le public français ou, du moins, francophone. Le volume des pièces produites qu’il conviendrait, cas échéant, de traduire en anglais représenterait un désavantage injuste pour les requérants, qui sont d’ailleurs établis dans des pays francophones. Les conditions posées dans la pratique pour admettre une autre langue que celle du contrat comme langue de la procédure seraient donc réalisées en l’espèce. Au demeurant, des lettres de mise en garde ont été adressées en français au défendeur, qui n’a pas protesté à ce sujet ni requis de traduction.

II. Quant au fond

Les requérants soutiennent qu’ils ont pour activité l’achat et la vente de tous produits et services grâce aux outils du commerce électronique. Ils organisent pour leurs membres des ventes dites “évènementielles” de grandes marques avec de forts rabais par rapport aux prix boutiques. Le site exploité à cette fin, “www.vente-privee.com” est opéré dans de nombreux pays en Europe et aux Etats-Unis, soit directement, soit sous la forme d’un nom de domaine localisant en “.fr”, “.ru”, “.us”, soit encore sous la forme plus éloignée <cecile(-)de(-)rostand.com>.

En 2011, 5,900 ventes évènementielles ont été organisées. 1,500 collaborateurs sont employés par les requérants, qui ont investi plus de 2 millions Euro dans l’agencement de leur site et les innombrables photos, cinq par article, nécessaire à mettre en valeur les produits vendus. Entre 2009 et 2011, Vente-Privee.Com a expédié plus de 46 millions de commandes. Son chiffre d’affaires annuel d’environ 1,073 milliards Euro en 2011 lui donne une valeur estimée à plus de 3 milliards Euro.

Chaque jour, en novembre 2010, en moyenne 1.8 millions d’internautes visitaient le site des requérants. En France, ce site se place au 37^ème rang des sites les plus visités, dans le monde au 747^ème rang.

Les requérants relèvent tout d’abord pour le nom de domaine litigieux <cdrostandvente-privee.com> qu’il est constitué des initiales du prénom (Cécile) et de la particule (de), ainsi que du patronyme de Mme de Rostand, qui, depuis 2003, incarne le site Web “www.vente-privee.com” pour ses millions de membres. Cette personne signe les mails envoyés aux membres du club, et elle a animé entre 2005 et 2011 le blog du site “www.vente-privee.com”; ce blog était en 2007 le plus visité de France. Depuis 2011 Mme de Rostand joue un rôle important dans l’animation du forum hébergé dans le site francophone “www.vente-privee.com”. Les Tweets qui promeuvent le site “www.vente-privee.com” sont également signés Cécile de Rostand.

Les requérants soulignent que les noms de domaine litigieux reproduisent pour l’essentiel leurs marques prises dans leur élément verbal. L’adjonction du gTLD “.com” à certaines des marques des requérants est insuffisante pour écarter tout risque de confusion. L’adjonction du préfix “fr” est également impropre à distinguer les noms de domaine litigieux des marques des requérants, car ces marques sont spécialement connues en France, le pays d’origine de Vente-Privee.Com. Quant à l’adjonction “cdrostand”, elle renforcerait la confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques des requérants, du fait du rôle prépondérant de Mme de Rostand dans la correspondance, le forum et les twitters du site des requérants.

En ce qui concerne le défendeur, il n’aurait aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rattachant. Il a choisi de les réserver anonymement, ce qui laisse supposer qu’il porte un nom différent. Il n’existe en France aucune marque reprenant les éléments distinctifs des noms de domaine litigieux. Les requérants n’ont donné aucune licence au défendeur pour exploiter leur marque.

Le défendeur n’utilise ses sites que pour des liens hypertexte publicitaires, qui sans doute lui rapportent un certain montant pour tout clic de consommateurs. Au demeurant, le nom de domaine litigieux <frvente-privee.com> est mis en vente par son titulaire sur le site Web Sedo.com. Si le défendeur avait voulu exploiter un site légitimement, il aurait eu le temps de créer un site avec un contenu propre dans les 9 mois écoulés depuis la création des noms de domaine litigieux.

Cette exploitation commerciale des noms de domaine litigieux est dépourvue d’intérêt légitime et elle est déloyale. Le défendeur cherche à bénéficier d’un rapprochement avec le site très connu des requérants, en particulier grâce à la possibilité d’une erreur typographique dans l’adresse qu’introduiraient des internautes inattentifs. Le défendeur cherche aussi à capitaliser sur la notoriété des requérants et de Mme de Rostand au sein de leur entreprise. Cette conduite est déloyale, car les internautes qui cliquent sur les sites litigieux sont renvoyés par des liens hypertexte à des sites de concurrents. Enfin, la bonne réputation des requérants pourrait être entachée du fait que certains des sites référencés par le défendeur sont réservés à un public adulte, et que l’impossibilité pour certains internautes d’aboutir au site authentique des requérants les décevra et les agacera, quoique les requérants investissent des montants importants pour assurer le bon fonctionnement de leur site. Le risque de confusion est avéré, s’agissant de liens hypertexte qui renvoient à des sites ayant des activités similaires à celles des requérants.

La mauvaise foi du défendeur découle de la notoriété des marques et des activités des requérants, et les noms de domaine litigieux ont été réservés quelques mois après l’ouverture du site “www.vente-privee.com” aux Etats-Unis, avec des mesures publicitaires d’accompagnement très importantes. Le recours à un service d’anonymat est un indice additionnel de mauvaise foi, comme la mise aux enchères du nom de domaine litigieux <frvente-privee.com>.

B. Défendeur

Le défendeur a fait défaut.

6. Discussion et conclusions

I. Quant à la langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d’une requête présentée dans les délais et recevables à la forme pour déclarer que la langue de la présente procédure est le français plutôt que l’anglais, langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Les motifs présentés à l’appui de cette requête sont convaincants. Le public ciblé des sites portant les noms de domaine litigieux, ne comportant en substance que des vocables français et un patronyme français très connu, est manifestement francophone. Il en va de même pour le public ciblé des requérants, qui malgré une importante diversification internationale réalisent encore le gros de leur chiffre d’affaires en France. De plus, le défendeur ne s’est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français et n’a pas déposé de réponse, et enfin la nécessité de traduire en pure perte les nombreuses pièces versées au dossier en français si l’anglais devait être la langue de la procédure constituerait un désavantage inéquitable pour les requérants.

La Commission administrative fait donc droit à la requête des requérants en ce sens que la langue de la présente procédure sera le français.

II. Quant au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La première condition pour faire droit aux conclusions des requérants est que les noms de domaine litigieux soient identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles les requérants ont des droits (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).

Cette exigence est réalisée en l’espèce. En effet, les marques des requérants sont de deux sortes: combinées et verbale. La marque verbale est VENTE-PRIVEE.COM, dont l’élément distinctif est repris dans chacun des deux noms de domaine litigieux. Cet élément est ce qui fait l’originalité de la marque, et c’est à cet élément que s’attache la notoriété provenant de l’usage très intensif de ces marques dans les affaires. L’élément figuratif, sans être peut-être absolument négligeable dans un autre cadre, est ici indifférent, car cet élément figuratif est faible, et il ne joue probablement aucun rôle pour le souvenir que les clients actuels ou potentiels des requérants conservent de leur marque. L’adjonction des expressions “fr” et “cdrostand” est insuffisante pour éviter le risque de confusion. La Commission administrative note que le patronyme de “Mme de Rostand” restera en mémoire d’un public plus âgé qui n’a peut-être pas encore totalement oublié qui étaient Edmond Rostand et Jean Rostand, tandis que la mémoire du public français plus jeune s’attachera au prénom Cécile et se laissera séduire par sa particule.

La Commission administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont identiques, ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion, à la marque notoire des requérants.

La condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

La Commission administrative relève que le défendeur, faisant défaut dans la présente procédure, a renoncé à invoquer un droit ou intérêt légitime à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, et que le dossier ne permet pas en l’état de découvrir aucun droit ou intérêt légitime à leur emploi. Selon les recherches conduites par les requérants, il n’existe dans le registre des marques françaises et communautaires, ainsi qu’au registre des marques internationales, parmi les marques revendiquées pour la France, aucun signe distinctif correspondant aux noms de domaine litigieux, et il n’en existe pas non plus dans le Registre du Commerce et des Sociétés français.

On ne comprend pas bien pourquoi le Conseil des requérants affirme dans le même alinéa de sa requête que “cette affaire ne présente que des liens extrêmement ténus avec la France” et que les recherches concernant les droits éventuels du défendeur n’ont porté que “parmi des droits en vigueur en France”. La première de ces affirmations contredit d’ailleurs les arguments avancés pour justifier que la langue de la procédure soit le français. Quoi qu’il en soit de cette argumentation, la Commission administrative considère que les requérants ayant démontré prima facie que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux et le défendeur, défaillant, ayant renoncé à faire la preuve de son droit ou de ses intérêts légitimes ne bénéficie pas de la présomption qu’il posséderait un droit ou un intérêt légitime.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

La condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Deux éléments accréditent l’idée que le défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi les noms de domaine litigieux.

D’une part, il a enregistré le nom de domaine litigieux <frvente-privee.com> qui ne se différencie que très marginalement des marques fort connues des requérants. L’adjonction de “fr” devant “venteprivee.com” correspond à un point près à l’URL vers lequel sont redirigés les visiteurs du site des requérants “www.venteprivee.com”, soit “http://fr.vente-privee.com” (ou aussi “https://secure.fr.venteprivee.com”). Cette proximité ne semble pas fortuite à cette Commission administrative. Elle vise à détourner un certain nombre d’internautes vers les sites du défendeur et leur liens hypertexte conduisant à d’autres entreprises qui concurrencent celle des requérants.

D’autre part, le nom de domaine litigieux <frvente-privee.com> a été mis en vente sur le site Sedo.com.

Quant au nom de domaine litigieux <cdrostandvente-privee.com>, il est quasiment identique à l’adresse électronique de la responsable des relations avec la clientèle au sein de l’entreprise des requérants, soit “[]@venteprivee.com”. La proximité de ces deux signes distinctifs ne saurait non plus être le fruit du hasard. Au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, les marques des requérants et la personnalité commerciale de Mme de Rostand étaient notoires en France. Il est certain selon cette Commission administrative que le défendeur a consciemment pris le risque de porter préjudice à l’entreprise des requérants.

Ce nom de domaine résulte sur une page où sont postés des liens PPC, et en particulier vers des liens qui offrent des produits et services en concurrence avec ceux des requérants.

La Commission administrative considère que le défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, et que par conséquent la condition énumérée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Fondé sur ce qui précède et par application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et du paragraphe 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert des deux noms de domaine litigieux <cdrostandvente-privee.com> et <frvente-privee.com> au requérant Vente-Privee.Com.

Prof. François Dessemontet
Expert Unique
Le 22 janvier 2013