Der Beschwerdeführer ist Neste Oil Oyjaus Neste Oil, Finland, vertreten durch Roschier Brands, Attorneys Ltd., Finnland.
Der Beschwerdegegner ist Thomas Lüllemann aus Hamburg, Deutschland, vertreten durch JBB Rechtsanwälte, Deutschland.
Der streitige Domainname <nexbtl.com> (der „Domainname“) ist bei der United-domains AG registriert.
Die Beschwerde ging auf Englisch beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 22. April 2014 per E-Mail ein. Am 22. April 2014 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an United-domains AG geschickt. Am 24. April 2014 übermittelte United-domains AG das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in welchem sie bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist.
Am 25. April 2014 informierte das Zentrum die Parteien, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für den streitigen Domainnamen nach Auskunft der Domainvergabestelle Deutsch sei. Der Beschwerdeführer wurde daher gebeten, mindestens eine der folgenden Optionen zu wählen: 1) ausreichenden Nachweis einzureichen über eine Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner, die festlegt, dass das Verfahren auf Englisch durchgeführt werden soll; oder 2) die Beschwerde auf Deutsch übersetzt einzureichen; oder 3) einen Antrag zu stellen, dass die Verfahrenssprache Englisch sein soll. Am 25. April 2014 beantragte der Beschwerdeführer die Anwendung der englischen Sprache als Verfahrenssprache. Am 30. April 2014 beantragte der Beschwerdegegner, dass Deutsch die Verfahrenssprache sei.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäss den Paragraphen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner auf Deutsch und auf Englisch förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 5. Mai 2014 eingeleitet. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 25. Mai 2014.
Am 23. Mai 2014 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung ein.
Das Zentrum bestellte Andrea Mondini am 4. Juni 2014 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraph 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Der Beschwerdeführer ist die Neste Oil Gesellschaft, welche finnischem Recht untersteht. Der Beschwerdeführer ist im Bereich der Raffinierung und Marketing von Treibstoffen tätig und hat sich auf emissionsarme Treibstoffe spezialisiert. Neste Oil ist Inhaberin der Marke NExBTL, welche als Gemeinschaftsmarke am 6. September 2004 hinterlegt und am 4. November 2005 in den Klassen 4, 35 und 42 unter der Nummer 004013471 registriert wurde.
Der Beschwerdegegner ist Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft NEXBTL Neue Exklusive BioToys Lüllemann GmbH. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet, vom Beschwerdegegner im Jahr 2008 erworben, am 18. Februar 2008 in NEXBTL Neue Exklusive BioToys Lüllemann GmbH umbenannt und ist Inhaberin der deutschen Marke NEXBTL, welche mit Priorität vom 14. März 2008 in den Klassen 20, 28 und 41 unter der Nummer 302008017551 registriert wurde. Der Beschwerdegegner hat am 29. Juni 2005 den Domainnamen registriert, jedoch keine Internetseite aufgeschaltet. Für eine gewisse Zeit bestand unter dem Domainnamen eine Umleitung auf die Seite „www.sex.com“, welche pornografische Inhalte zeigt.
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass im vorliegenden Fall alle drei Elemente gemäss Paragraph 4(a) der Richtlinie gegeben seien:
(i) Der streitige Domainname ist mit Ausnahme des Zusatzes „.com“ und der Kleinschreibung des Buchstabens „x“ mit der Gemeinschaftsmarke NExBTL des Beschwerdeführers identisch. Dadurch entstehe ein Verwechslungsrisiko.
(ii) Der Beschwerdegegner habe keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen. Der Beschwerdeführer habe dem Beschwerdegegner weder eine Lizenz erteilt, noch genehmigt, die Marke zu verwenden oder den Domainnamen zu registrieren.
(iii) Der Domainname sei bösgläubig registriert und verwendet worden. Der Domainname führe nicht zu einer aktiven Website, die eine Grundlage für ein gutgläubiges Interesse am streitigen Domainnamen begründen könnte. Der Beschwerdegegner nutze den Domainnamen nicht gutgläubig, um Waren und Dienstleistungen anzubieten, sondern habe in der Absicht, den guten Ruf des Beschwerdeführers zu zerstören, eine Umleitung auf eine Seite mit pornografischem Inhalt eingerichtet. Weiter führt der Beschwerdeführer aus, der Beschwerdegegner sei Aktionär der Petrotec AG und Managing Director der GELSNCHEM Chemical Products, die beide zu Neste Oil in einem Konkurrenzverhältnis stünden. Aufgrund dieses Konkurrenzverhältnisses habe der Beschwerdegegner ein Motiv für die bösgläubige Registrierung.
Der Beschwerdegegner macht geltend, dass er ein legitimes Interesse an der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen habe und nicht bösgläubig im Sinne des Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie gehandelt habe. Als Geschäftsführer der NEXBTL Neue Exclusive BioToys GmbH habe er ein berechtigtes eigenes Interesse am Domainnamen. Aufgrund der deutschen Marke, die für völlig andere Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde als jene des Beschwerdeführers, habe der Beschwerdegegner eigene Rechte an der Marke. Zudem habe er umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um den Domainnamen zukünftig gutgläubig für den Absatz von Waren und Dienstleitungen nützen zu können. Zum Zeitpunkt der Registrierung der Marke habe er keine Kenntnis über die Marke des Beschwerdeführers gehabt. Schliesslich fügt er an, dass ihm die Umleitung auf die Webseite „www.sex.com“ bis zur Übermittlung der Beschwerde unbekannt war und er wirtschaftlich davon nicht profitiert habe.
Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Tatbestandsvoraussetzungen auf, deren Vorliegen die Beschwerdeführerin nachweisen muss, um den geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der streitgegenständlichen Domainnamen zu begründen:
(i) der streitgegenständliche Domainname muss mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich sein;
(ii) der Beschwerdegegner darf weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen haben; und
(iii) der Domainname muss vom Beschwerdegegner bösgläubig registriert worden sein und benutzt werden.
Paragraph 11 der Verfahrensordnung besagt, dass bei Fehlen einer abweichenden Parteivereinbarung oder einer abweichenden Regelung in der Registrierungsvereinbarung das Verfahren in der Sprache der Registrierungsvereinbarung durchgeführt wird. Angesichts der Tatsache, dass der Registrierungsvertrag in deutscher Sprache abgeschlossen wurde, wird das Verfahren auf Deutsch geführt.
Der streitige Domainname ist, abgesehen von der Endung „.com“ sowie der Kleinschreibung des Buchstabens „x“, identisch mit der Marke NExBTL der Beschwerdeführerin. Damit ist Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt.
Die Gewährung eines Übertragungsanspruches oder Löschungsanspruches setzt gemäss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen berufen kann. Paragraph 4(c) der Richtlinie zählt beispielhaft und nicht abschliessend drei Umstände auf, die als Nachweis eines Rechts oder berechtigten Interesses genügen. Ein Recht oder berechtigtes Interesses im Sinne des Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie soll danach insbesondere dann vorliegen, wenn unter Würdigung aller vorgetragenen Beweismittel festgestellt wird, dass
1) der Domaininhaber den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat;
2) der Domaininhaber allgemein (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn er eine Marke nicht erworben hat; oder
3) der Domaininhaber den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet.
Nach Ansicht des Panels ist die Voraussetzung nach Absatz 1 gegeben und der Beschwerdegegner hat ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen. Der Beschwerdegegner kann die Vorbereitung des anzubietenden Warenangebots durch die Umbenennung der Gesellschaft in NEXBTL Neue Exklusive BioToys Lüllemann GmbH im Jahr 2008 sowie die Registrierung der deutschen Marke NEXBTL für Spielwaren usw. im Jahr 2008 glaubhaft darlegen. Die Umbenennung der Gesellschaft und die Hinterlegung einer Marke für Spielwaren, die vor Anzeige der Streitigkeit erfolgt sind, genügen nach Ansicht des Panels, um die Vorbereitung der der Verwendung zu belegen. Da der Beschwerdegegner plant, nachhaltig produzierte Spielwaren anzubieten, steht dieses Warenangebot nicht in Konkurrenz zum Warenangebot des Beschwerdeführers. Die Gemeinschaftsmarke des Beschwerdeführers ist für völlig andere Waren und Dienstleistungen (Industrieöle, Werbung und Geschäftsführung, Wissenschaftliche Dienstleistungen) als die deutsche Marke des Beschwerdegegners (Spielwaren, Erziehung und Ausbildung) eingetragen, so dass keine Warengleichartigkeit und damit auch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht.
Da gemäss Absatz 1 ein berechtigtes Interesse bejaht wird, wird die Würdigung von Absatz 2 und 3 offengelassen.
Obwohl das berechtigte Interesse des Beschwerdegegners gemäss Paragraph 4(a)(ii) bejaht wird und somit die Übertragung des Domainnamens auf den Beschwerdeführer abzulehnen ist, soll der vollständigkeitshalber nachfolgend dargelegt werden, weshalb das Panel auch eine bösgläubige Registrierung verneint. Der Beschwerdeführer stützt seine Argumentation grösstenteils auf die bösgläubige Verwendung der Marke durch Umleitung auf eine pornografische Homepage mit dem angeblichen Motiv, dem Ruf eines Konkurrenten schaden zu wollen. Diese Argumentationsweise wird aus zwei Gründen abgelehnt. Erstens, kann der Beschwerdegegner glaubhaft darlegen, dass er die Umleitung auf „www.sex.com“ nicht beabsichtig hatte. Innert kürzester Zeit nach Bekanntwerden der Umleitung hat der Beschwerdegegner die Umleitung gesperrt. Am 17. Mai 2014 wurde die Umleitung nachweislich von einem chinesischen Server zum zweiten Mal aktiviert, worauf der Beschwerdegegner die Umleitung erneut abschaltete. Der Beschwerdegegner legt zudem glaubhaft dar, dass er in keinerlei Beziehung zu den Betreibern der Webseite „www.sex.com“ steht und deshalb auch wirtschaftlich nicht von der Umleitung profitiert hat. Sodann hat der Beschwerdegegner glaubhaft gemacht, dass er kein Konkurrent des Beschwerdeführers ist. Damit wird die Unterstellung, der Beschwerdegegner habe einem Konkurrenten schaden wollen, indem unter dessen Marke nur deshalb ein Domainname registriert wurde, um mittels einer Umleitung auf eine pornografische Homepage eine Rufschädigung zu erreichen, verneint.
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Andrea Mondini
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 03. Juli 2014