Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
HID Global Corporation c. Jorge Rosel Ramirez, ID Smart Tech
Caso No. D2014-1025
1. Las Partes
La Demandante es HID Global Corporation con domicilio en Irvine, California, Estados Unidos de América, representada por Cohausz & Florack, Alemania.
La Demandada es Jorge Rosel Ramirez, ID Smart Tech con domicilio en Merida, Yucatán, Mexico.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <fargomx.com> e <hidglobalmx.com>.
El Registrador de los citados nombres de dominio es Neubox Internet S.A. de C.V.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de junio de 2014. El 16 de junio de 2014, el Centro envió a Neubox Internet S.A. de C.V., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de junio de 2014, Neubox Internet S.A. de C.V. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de julio de 2014. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de julio de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de julio de 2014.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demantente HID Global Corporation, es una sociedad de los Estados Unidos, dedicada a las soluciones de acceso y gestión de identificación. La Demandante también opera en México.
La Demandante tiene derechos sobre la marca HID GLOBAL, la cual ha registrado en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1036114, el 13 de noviembre de 2006.
La Demandante también tiene derechos sobre la marca FARGO, la cual ha registrado en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1203838, clase 9 (en general impresoras para uso con computadoras y tarjetas de identificación), concedido el 25 de febrero de 2011, solicitud de fecha 27 de abril de 2010, y con fecha de inicio de uso el 30 de marzo de 1995.
La Demantente ha registrado varios nombres de dominio derivados de la marca registrada HID GLOBAL entre los cuales se encuentran <hidglobal.com>, <hidglobal.co.uk>, <hidglobal.de> y <hidglobal.es>.
El titular de los nombres de dominio en disputa es una persona física llamada Jorge Rosel Ramírez. Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 20 de marzo de 2013. De acuerdo con la información de la base de datos pública WhoIs, el domicilio del titular se encuentra en México.
El nombre de dominio en disputa <fargomx.com> reenvía a la página Web “http://www.fargomexico.idsmarttech.com/” donde se ofrecen en venta productos de la Demandante. El nombre de dominio en disputa <hidglobalmx.com> no está en uso.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son casi idénticos a las marcas HID GLOBAL y FARGO respectivamente. El único agregado común en ambos nombres de dominio en disputa es el término “.mx”, que hace referencia a México, país en el cual la Demandada tiene actividad.
Que las marcas de la Demandante se encuentran comprendidas en su totalidad dentro de los nombres de dominio en disputa.
Que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo sobre ese nombre de dominio. En el presente, caso se alega que no existe oferta de buena fe de bienes o servicios bajo la marca.
Que la Demandada no tiene derechos sobre la marca HID GLOBAL ni sobre la marca FARGO, ni tampoco derechos sobre ninguna marca que contenga el término “hid global” o “fargo” en México o en cualquier otro país.
Que la Demandada no utiliza comercialmente el término “hid global” o “fargo” en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que la Demandada no tiene afiliación o relación con la Demandante ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca HID GLOBAL o la marca FARGO en los nombres de dominio en disputa.
Agrega que la reventa de sus productos y servicios y el uso de sus marcas está estrictamente regulado a través de acuerdos de licencia y de distribución.
Que la Demandada no cuenta con licencia o autorización alguna por parte de la Demandante, como tampoco existe relación alguna o asociación contractual entre las partes, por lo que la Demandante entiende que el uso de los nombres de dominio en disputa resulta ilegítimo.
Que la Demandante se aprovechó del conocimiento mundial de las marcas FARGO y HID GLOBAL. Estas marcas están asociadas con alta calidad, seguridad y diseño.
Que la Demandante usa las marcas FARGO y HID GLOBAL, propiedad de la Demandante para crear confusión y atraer a usuarios de Internet a unos nombres de dominio que los referidos usuarios pueden asociar con la Demandante.
La Demandante alega que la Demandada conocía la notoriedad de las marcas FARGO y HID GLOBAL propiedad de la Demandante y está usando los nombres de dominio en disputa para ofrecer productos los cuales coinciden exactamente con aquellos protegidos por la marca registrada de la Demandante.
La Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos.
B. Demandado
El 26 de junio de 2014, el Centro recibió una comunicación informal por parte de la Demandada relativa al idioma del procedimiento.
La Demandada no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los nombres de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los nombres de dominio de mala fe.
A continuación, se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11(a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
En el presente caso el idioma del Acuerdo de Registro fue el español.
La Demanda se presentó en inglés y la Demandante ha solicitado que el procedimiento tramite en inglés. Ante la comunicación del Centro sobre el idioma del procedimiento, la Demandante fundó tal pedido en el hecho de que el Demandante usa el inglés como su idioma y ya ha contactado a la Demandada en inglés sobre lo cual adjuntó evidencia al respecto. Asimismo, señaló que era más probable que la Demandada acepte y entienda el inglés como idioma para este procedimiento.
Con fecha 26 de junio de 2014, la Demandada envió un correo electrónico al Centro en el cual solicitaba que el procedimiento sea conducido en español.
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11(a), a menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo debe normalmente ser el idioma del Acuerdo de Registro. En el presente caso, el idioma del Acuerdo de Registro es el español y la Demandada se objetó a la solicitud presentada por la Demandante de apartarse de esa regla con lo cual, el Experto decide que lo mas conveniente es admitir los documentos presentados por las partes en ambos idiomas sean admitidos y que el idioma de la presente decisión sea el español.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una extensa reseña de las diversas marcas de las que es titular en varias jurisdicciones, incluida México, y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre sus marcas HID GLOBAL y FARGO con los nombres de dominios en disputa <fargomx.com> e <hidglobalmx.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe similitud hasta el punto de crear confusión entre los nombres de dominio <fargomx.com> e <hidglobalmx.com> y las marcas FARGO y HID GLOBAL de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio en disputa se refiere a la inclusión de las letras “mx” (que identifica a México) luego de la marca dentro del nombre de dominio y la extensión “.com”. Tal agregado en modo alguno impide la posibilidad de confusión. Por el contrario, dado que la Demandante comercia en México es probable que los usuarios de Internet consideren que los referidos nombres de dominio en disputa son de la Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombre de dominio en disputa y que, por tanto, los ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los nombres de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
No consta que los nombres de dominio en disputa coincidan en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró los nombres de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe a través de los nombres de dominio en disputa. Ello es así pues la Demandante expresamente ha señalado que la reventa de sus productos y servicios y el uso de sus marcas está estrictamente regulado a través de acuerdos de licencia y de distribución y ha negado que la Demandada tenga autorización para usar las marcas.
La Demandada no es conocida por los nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es Jorge Rosel Ramirez, ID Smart Tech y la Demandada no utiliza a título de identificación la marca de la Demandante sino usa uno de los nombres de dominio en disputa para reconducir a los usuarios de Internet a la página Web “http://www.fargomexico.idsmarttech.com/” donde se ofrecen en venta productos de la Demandante pero bajo el nombre “Id Smart Tech”. El otro nombre de dominio en disputa no está en uso, pero a los fines de este requisito, con dicho uso pasivo, la Demandante no prueba ni interés ni derecho alguno.
Por ende, el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa como en su posterior utilización.
Cabe señalar al respecto que la Demandada el mismo día registró los dos nombres de dominio en disputa que contienen en su totalidad dos marcas de la Demandante, esto es FARGO y HID GLOBAL. Por lo tanto este Experto entiende que ello es acabada prueba de que al momento del registro de ambos nombres de dominios, la Demandada conocía o debía conocer las marcas de la Demandante.
Con base en las pruebas presentadas por la Demandante, las cuales no han sido refutadas por la Demandada, se ha demostrado que uno de los nombres de dominio en disputa resuelven a una página de Internet con enlaces a páginas Web con ofertas de productos, donde la Demandada decía ser representante autorizada de la Demandante, cosa que ésta ha negado. En concreto, una leyenda en el sitio Web relacionado con el nombre de dominio en disputa <fargomx.com> decía “Representante de la marca HID Global en México, EUA y Latinoamerica”. Esto surge de las pruebas adjuntas a la Demanda presentadas por la Demandante, que, como ya precisamos, la Demandada no ha negado ni controvertido.
Por tanto, la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa <fargomx.com> de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas FARGO y HID GLOBAL en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los citados sitios Web, conforme exige la Política. Dadas las circunstancias, el Experto también determina que aunque el nombre de dominio en disputa <hidglobalmx.com> haya sido utilizado de forma pasiva, esto no impide determinar que el uso de este nombre de dominio también haya sido de mala fe. Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Por lo anterior, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <fargomx.com> e <hidglobalmx.com> sean transferidos a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 11 de agosto de 2014