Las Demandantes son Grupo del Pozo S.L. y Agnelli Inter Nacional S.L., ambas con domicilio en Elche, España, representadas por Gabimar, España.
Las Demandadas son Germán Duran, Calzados Marta Corral, S.L. con domicilio en Aracena, Huelva, España y Almendralejo, Badajoz, España, representada por Rodrigo Gallego García, España; y Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org con domicilio en Nobby Beach, Queensland, Australia (la “Demandada”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zapatos24h.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de julio de 2014. El 17 de julio de 2014 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de julio de 2014 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Germán Duran, Calzados Marta Corral, S.L. es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes presentaron una Demanda enmendada el 23 de julio de 2014.
El 21 de julio de 2014 el centro envió una comunicación a las partes relativa al idioma del procedimiento. El 24 de julio de 2014, el Representante Autorizado de la Demandada confirmó su conformidad con que el idioma del procedimiento sea el español.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de agosto de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 13 de agosto de 2014.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español, apoyando su pretensión en que el registrante del nombre de dominio es de nacionalidad española y tiene su domicilio en España.
La Demandada contestó el 24 de julio de 2014 en español confirmando su aceptación de que el español sea el idioma del procedimiento.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento: “el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”. Por tanto y, ante la admisión de la Demandada al respecto y la petición realizada por el Demandante, este Experto acuerda, en uso de sus facultades, que el idioma del procedimiento sea el español.
Las Demandantes son titulares de las siguientes marcas:
24 HRS, Marca Española nº 2.120.514, concedida el 21 de diciembre de 1998 a favor de Grupo del Pozo, S.L. para la clase 25 del nomenclátor internacional;
24 HRS WALKING TOUR, Marca Comunitaria mixta nº 762.971, solicitada el 4 de marzo de 1998 y concedida el 4 de mayo de 1999 a favor de Grupo del Pozo, S.L. para las clases 18 y 25 del nomenclátor internacional;
24 HRS + PLUS, Marca Española nº 2.423.661(6), concedida el 25 de enero de 2002 a favor de Grupo del Pozo S.L. en la clase 18º del Nomenclátor internacional;
24 HRS + PLUS, Marca Internacional nº 784.438, concedida el 22 de agosto de 2002 a favor de Grupo del Pozo S.L. en las clases 18º y 25º del Nomenclátor internacional;
24 HRS + PLUS, Marca Española nº 2.275.491(1), solicitada el 3 de diciembre de 1999, BOPI 1 de febrero de 2000, concedida a favor de Grupo del Pozo, S.L. el 20 de julio de 2000, para la clase 25 del Nomenclátor internacional;
24 HRS + PLUS, Marca Española nº 2.423.661(6), solicitada el 7 de septiembre de 2001, BOPI 16 de octubre de 2001, concedida a favor de Grupo del Pozo, S.L. el 25 de enero de 2002, para la clase 18ºdel Nomenclátor internacional;
24 HRS + PLUS HECHOS PARA ANDAR DESCALZOS JUST LIKE WALKING BAREFOOT, Marca Comunitaria nº 1.520.758, solicitada por Grupo del Pozo S.L. el 22 de febrero de 2000 y concedida el 7 de mayo de 2001;
24 HORAS, Marca Comunitaria nº 2.642.122, depositada el 30 de abril de 2002 a favor de Grupo del Pozo S.L., concedida el 21 de mayo de 2009; y
24 HRS DUO, Marca Comunitaria nº 5.304.753, depositada el 11 de septiembre de 2006 a favor de Grupo del Pozo S.L., concedida con fecha 5 de junio de 2007.
La marca 24 HRS goza del valor de marca notoria en España en el sector de actividades de las Demandantes.
La Demandada comercializó los productos de las Demandantes durante más de veinte años.
La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 12 de enero de 2012.
Las Demandantes alegan ser titulares de un numeroso grupo de marcas cuyo elemento distintivo y núcleo central es 24 HORAS tanto en su versión abreviada 24 HRS como 24 HORAS, que gozan de carácter notorio, fama, reputación y prestigio.
Considera que existe identidad a nivel denominativo, fonético y conceptual ente el nombre de dominio en disputa y las marcas de su titularidad. Por ello es evidente el riesgo de confusión.
Respecto del segundo de los requisitos entiende que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que jamás lo había utilizado en sus relaciones comerciales con las Demandantes antes de su registro en 2012. Continúa manifestando que con su actuación, lo único que hace la Demandada es aprovecharse del prestigio y reputación de los zapatos “24 Horas”, generando riesgo de confusión a los consumidores y así obtener un mayor número de ventas.
Finalmente y en cuanto al tercero de los requisitos, las Demandantes insisten en que la Demandada registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, aprovechándose de la confusión que la denominación “24h” crea en los consumidores del calzado, habida cuenta de la notoriadad de su marca y con el objetivo de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web sobre la bse de la confusión con la marca de las Demandantes en relación al origen y calidad de sus servicios y productos.
La Demandada rebate la posible existencia de riesgo de confusión por cuanto el logo, tipografía, colores corporativos y el diseño empleado en su web nada tienen que ver con los utilizados en la web de las Demandantes.
Que la Demandada gestiona a través del nombre de dominio en disputa una zapatería “online” de las grandes firmas con grandes descuentos.
La Demandada niega la confusión alegada por las Demandantes al no haber aportado éstas elemento probatorio alguno.
Por lo demás, la Demandada considera que las ventas de los productos “24h” que distribuye han disminuido desde que empezó a utilizar el nombre de dominio en disputa para lo que aporta datos al respecto.
En cuanto al segundo de los requisitos de la Política, defiende la Demandada el uso legítimo del nombre de dominio en disputa en base al conocimiento previo de las Demandantes. Por ello, califica el uso del nombre de dominio en disputa como de buena fe en relación a su oferta productos y servicios. En apoyo a lo anterior, se refiere al visto bueno realizado por el representante de las Demandantes, el Sr. Molina, y al hecho de haber continuado las relaciones comerciales entre las partes.
Por otra parte, considera la Demandada que el término “24h” es de uso común como lo demuestran numerosas tiendas “24h” que existen en Internet. Por ello, considera la Demandada que ésta tiene derecho a utilizar dicho término genérico y descriptivo.
Finalmente y en cuanto al tercero de los requisitos de la Política, la Demandada niega haber actuado de mala fe y considera que la negociación previa revela la posición dominante de las Demandantes frente a la pequeña pero competitiva empresa que es la Demandada.
Que en dicha mediación previa, la Demandada intentó evitar un juicio estando incluso dispuesta a transferir el nombre de dominio en disputa, pero sobre la base de un uso pacífico del nombre de dominio en disputa siempre con conocimiento por parte de las Demandantes.
Matiza la Demandada no ser un competidor de las Demandantes sino una mera distribuidora que nunca ha perturbado la actividad que se desarrollan las Demandantes a través del nombre de dominio <24hrs.es>.
Finalmente, la Demandada admite la procedencia de la transferencia del nombre de dominio en disputa a las Demandantes, pero no por perseguir un ánimo de lucro, sino como compensación por el posicionamiento logrado por el nombre de dominio en disputa gracias a la labor realizada por la Demandada. Pues al fin y al cabo, entiende, Internet y las herramientas que este medio facilita, legitiman que cualquier pequeño actor pueda publicitarse con la misma facilidad que una gran compañía democratizando las oportunidades.
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
En el presente procedimiento, las Demandantes han demostrado ser titulares de la marca 24 HORAS y de su continua utilización en el ejercicio de su actividad comercial. Así pues, debe procederse al examen comparativo del nombre de dominio en disputa <zapatos24horas.com> con la marca 24 HORAS de las Demandantes. Este Experto nota que la adición del prefijo “zapatos” al nombre de dominio en disputa no aporta valor alguno por ser meramente descriptivo.
Por tanto, se reproduce en su integridad el signo distintivo de las Demandantes en el nombre de dominio en disputa, por lo que este Experto entiende cumplido el primer requisito de la Política por ser el nombre de dominio en disputa similar hasta el punto de causar confusión con la marca de las Demandantes.
Las Demandantes apoyan su pretensión en que la Demandada persigue aprovecharse del prestigio y reputación de las marcas de las Demandantes con el fin de aumentar sus ventas. Por su parte, alega la Demandada que las Demandantes tenían conocimiento de su actividad así como que el término “24h” es de uso común en Internet, por lo que es lícita su utilización.
Sin embargo, para el correcto análisis de este segundo requisito de la Política, este Experto tiene presente lo siguiente, según se deduce del expediente del caso: que la Demandada comercializaba los productos (zapatos) de las Demandantes; que la Demandada gestiona una web multimarca bajo el nombre de dominio en disputa; los intentos realizados para facilitar la solución amistosa del conflicto y consiguiente transferencia del nombre de dominio en disputa a las hoy Demandantes; y, finalmente, que en opinión de este Experto no queda suficientemente probada la autorización de las Demandantes a la Demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
En relación a esta última cuestión, entiende este Experto que no basta el mantenimiento de las relaciones comerciales entre las partes para entender que ha existido autorización y/o conocimiento previo de las Demandantes, además de no quedar acreditada la autorización del representante de la zona de las Demandantes para que la Demandada utilizara el nombre de dominio en disputa.
Pues bien, el hecho de que la Demandada haya comercializado los productos de las Demandantes no permitiría, per se, la utilización de la marca como nombre de dominio, máxime cuando no queda claro la existencia de autorización tal y como se ha dejado expresado en el párrafo anterior. Sin perjuicio de ello, no existe indicio alguno que permita dar por cumplidos los requisitos de Oki Data Americas, Inc. c. ASD,Inc., Caso OMPI No. D2001-0902, que viene a establecer la obligación, entre otras, de la Demandada de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca. Cuestión que no ha quedado probada a criterio de este Experto.
Con todo, el Experto considera que la petición de indemnización solicitada por la Demandada denota una falta clara de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Y, en definitiva, en el presente caso, la Demandada no aporta en su Escrito de Contestación a la Demanda indicio alguno en los términos del párrafo 4.c) de la Política que apoyen la existencia derechos o intereses legítimos cuando las Demandantes sí han aportado indicios de un conocimiento previo y de un aprovechamiento de la marca de su titularidad. Por ello, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos de la Política.
Por cuanto antecede, este Experto considera que la Demandada no ha rebatido la alegación de las Demandantes sobre la falta de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa y, por tanto, queda probado el cumplimiento de este segundo requisito del artículo 4.a.ii) de la Política.
Queda probado a criterio de este Experto el conocimiento previo de la marca 24 HORAS y 24 HRS por la Demandada, así como el valor de marca notoria de las marcas de las Demandantes en su sector de actividad. Asimismo queda probado el intento de transferencia del nombre de dominio en disputa por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con el nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, no queda probado a criterio de este Experto, por falta de prueba, la autorización de registro del nombre de dominio en disputa y los términos de uso del mismo. Para este Experto, la inexistencia de documento de autorización de uso del nombre de dominio en disputa de las Demandantes a favor de la Demandada en virtud de la cual pudiera utilizarlo para acoger una web competidora con sus propios intereses, es el elemento determinante para calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe.
Por lo que se refiere al uso, el nombre de dominio en disputa ahora redirecciona a una página web “pay-per-click” tal y como ha comprobado este Experto. Este tipo de uso, en determinadas circunstancias, se reputa de mala fe, de conformidad con decisiones anteriores de expertos (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c.Ismael Cerezo Gilabert, Caso OMPI No. D2014-0461). El Experto considera que el párrafo 4(b)(iv) de la Política se aplica en este caso ya que la Demandada intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca de las Demandantes en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web.
Por todo lo anterior, este Experto debe reputar el registro y uso del nombre de dominio en disputa como de mala fe a los efectos del artículo 4.a.iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <zapatos24h.com> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 2 de septiembre de 2014