Le requérant est Kaufman & Broad Europe de Bruxelles, Belgique, représenté par Nameshield, France.
Le défendeur est hakim razouane, bakeemys de Longjumeau, France.
Le litige concerne le nom de domaine <kaufmanetbroad.construction> (le “Nom de Domaine”).
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine est enregistré est Gandi SAS.
Une plainte concernant le Nom de Domaine a été déposée par Kaufman & Broad Europe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 juillet 2014.
En date du 24 juillet 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 juillet 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 juillet 2014.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 août 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 août 2014. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 août 2014.
En date du 8 septembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, l’unité d’enregistrement a informé le Centre le 24 juillet 2014 que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine était le français. La plainte ayant été déposée en anglais par le Requérant le 24 juillet 2014, ce dernier a déposé une plainte en français le 28 juillet 2014, après avoir été notifié par le Centre à cette même date (soit le 28 juillet 2014) et avoir choisi l’option de déposer la plainte en français. Le Défendeur a pour sa part déposé sa réponse en français en date du 24 août 2014.
La Commission administrative considère qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue au paragraphe 11(a) des Règles d’application qui prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement, soit le français, ce d’autant que les parties se sont toutes deux exprimées en français dans la procédure.
Le Requérant est une société active dans le domaine de la construction immobilière et est l’un des premiers développeurs constructeurs français.
Le Requérant est titulaire de différentes marques combinées incluant les termes KAUFMAN et BROAD (ci-après: la “Marque”), notamment la marque française 1486007 déposée le 31 août 1988 pour des produits et services en classes 19, 36 et 37; la marque française 99816493 déposée le 8 octobre 1999 pour des produits et services en classes 19, 35, 36 et 37; la marque communautaire (CTM) 001505916 déposée le 14 février 2000 pour des produits et services en classes 19, 35, 36 et 37; et la marque internationale 736440 enregistrée le 24 mars 2000 pour des produits et services en classes 19, 35, 36 et 37.
Le groupe du Requérant est titulaire de différents noms de domaine correspondant à la Marque parmi lesquels figurent <kaufman-and-broad.com>, <kaufman-and-broad.net>, <kaufman-et-broad.com> et <kaufman-et-broad.net>.
Le Nom de Domaine a été enregistré le 28 février 2014. Il n’est pas utilisé activement. Selon les informations figurant sur un site associé à un autre nom de domaine lié au Défendeur (<bakeemys.com>), ce dernier est actif dans le domaine de la construction immobilière (le site indiquant “Bakeemys Constructeur de maison en ile de france tel: […]”).
Le Requérant estime que le Nom de Domaine est fortement similaire à la Marque et à ses noms de domaine antérieurs. En effet, le Nom de Domaine contient dans son intégralité la Marque et le simple fait d’ajouter le terme français “et” (ou de traduire le terme “and”) n’affecte pas le caractère distinctif du Nom de Domaine par rapport à la Marque. Le Requérant soutient que l’ajout du nouveau gTLD “.construction” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec la Marque, puisque cela n’altère pas l’impression d’ensemble du Nom de Domaine par rapport à la Marque. Au contraire, le terme “construction” est directement liée à l’activité du Requérant, qui exerce dans le domaine de la construction.
Le Requérant expose ensuite que le Défendeur n’est pas affilié à lui, ni autorisé par lui d’aucune façon que ce soit et n’a ainsi aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du Nom de Domaine et qu’il n’est pas lié en aucune façon à l’entreprise du Requérant. Selon les informations fournies par une recherche WhoIs concernant le Nom de Domaine et le nom de domaine <www.bakeemys.com>, le Défendeur est un constructeur français, et donc un concurrent du Requérant. Ainsi, le Défendeur ne pouvait pas ignorer la Marque. En outre, le site lié au nom de domaine litigieux est en page de parking depuis son enregistrement.
Le Nom de Domaine est fortement similaire à la Marque et aux noms de domaine antérieurs du Requérant. Étant donné le caractère distinctif de la Marque et la réputation du Requérant, et compte tenu de son activité, le Requérant considère que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine en pleine connaissance de la Marque du Requérant, sachant aussi que le Défendeur est un constructeur. De même, l’extension “.CONSTRUCTION“ se réfère directement à l’activité du Requérant. Ainsi, le Défendeur a ciblé le Requérant et a enregistré le Nom de Domaine afin de l’empêcher d’utiliser la Marque sur Internet. En outre, le site Internet en relation avec le Nom de Domaine est toujours en page de parking depuis son enregistrement, cette rétention passive étant constitutive de mauvaise foi.
Le Défendeur expose que le Requérant ne démontre pas en quoi le Nom de Domaine lui est préjudiciable, sachant que certains des enregistrements de la Marque sont caractérisés par un logo triangulaire couleur doré et de deux noms “Kaufman” et “Broad” et non “kaufmanetbroad” de sorte que le Nom de Domaine ne reprend pas la dénomination de la Marque.
Le Requérant affirme également que le terme “construction” est directement lié à son activité dans le domaine de la construction. Selon le Défendeur, le Requérant est classé en qualité de “promoteur immobilier” selon son code APE. Or, un promoteur immobilier vend des immeubles en état futur d’achèvement à des acquéreurs mais ne construit pas lui-même mais par l’intermédiaire de contrats de promotion immobilière conclus avec des entreprises de construction ou par la conclusion de maîtrise d’ouvrage confiée à une ou plusieurs entreprises de construction. Le Requérant ne construit pas mais est un intermédiaire financier entre le constructeur et l’acquéreur potentiel. Son cœur de métier est dès lors la vente d’immeubles. Il s’agit avant tout d’un propriétaire foncier qui fait construire des immeubles en vue de leur revente.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime au maintien du Nom de Domaine. Or, le Défendeur est une entreprise de construction dont le code NAF est le 41 20 A qui correspond à “constructeur de maisons individuelles”. Les activités du Requérant et du Défendeur sont totalement indépendantes l’une de l’autre: ce sont des métiers différents tant en terme d’objet, de compétence, de diplômes requis ainsi qu’en matière d’assurance et de responsabilité professionnelle. Aucune concurrence directe ou indirecte ne résulte ainsi de l’utilisation du Nom de Domaine et aucune confusion ne peut en résulter conséquemment. Le Défendeur fait un usage non commercial légitime et un usage loyal du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion.
Le Requérant soutient que le Défendeur a voulu cibler le Requérant et a enregistré le nom de domaine litigieux afin de l’empêcher d’utiliser la Marque sur internet. Or, la société “Bakeemys” est une entreprise de construction de maisons individuelles n’ayant aucun rapport avec l’activité du Requérant puisque ce dernier a une activité de promoteur immobilier. Le Défendeur n’a donc pas ciblé le Requérant et ne l’a nullement empêché d’utiliser sa marque sur internet. Le Requérant ne démontre pas non plus la prétendue mauvaise foi du Défendeur. Au contraire, le Requérant est de mauvaise foi : le Défendeur indique que le site internet est en construction et qu’il a pour but une liberté d’expression. Le nom de domaine est une adresse IP qui envoie une requête au serveur. Le Requérant ne démontre pas que le Défendeur utilise le nom de domaine à des fins commerciales et concurrentielles contrairement à ce qu’il prétend. En conséquence, le Défendeur utilisera ce nom de domaine au nom de la liberté d’expression.
La "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN) a en outre mis en place des nouveaux gTLDs et a mis en place une pièce maîtresse du dispositif des nouveaux noms de domaine qui est le TMCH (Trademark Clearinghouse) qui est le nouveau mode de protection des marques sur internet. D’autres unités d’enregistrement ont par ailleurs mis en place des mécanismes de protection des droits (RPM) tels que la procédure “sunrise” pour la phase de pré-lancement par laquelle les titulaires de droits de marque peuvent enregistrer ou contester sous certaines conditions l’enregistrement de noms de domaine. Le Requérant n’a pas utilisé ce procédé qui lui permettait de protéger sa marque en priorité. Le délai pour procéder à cette protection est aujourd’hui expiré. Le Requérant a dès lors été négligent dans la protection de sa marque et utilise à présent des procédures qui revêtent un caractère purement abusif. Le Défendeur ne saurait ainsi être tenu pour responsable d’une faute commise par le Requérant dans la procédure de protection de sa marque.
Le Requérant indique que le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux est toujours en page de parking. Or, le Requérant a acquis différents noms de domaine qu’il n’a jamais mis en ligne. Par ailleurs, le Requérant utilise un site internet “KetB.com” et non “Kaufman Broad”. Le Requérant s’est donc accaparé des noms de domaines comportant les termes “kaufman” et “broad” sans les mettre en ligne, ce qui démontre la mauvaise foi du Requérant.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:
(i) si le Nom de Domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi.
La Commission administrative constate que le Requérant a établi être titulaire de la Marque qui comporte les termes “Kaufman” et “Broad”, notamment dans l’Union Européenne et particulièrement en France où le Défendeur est situé. La Commission administrative relève que le Nom de Domaine est composé de ces deux termes (qui correspondent à l’élément verbal de la Marque) qui sont séparés par le mot “et”. Il est acquis que l’adjonction d’un terme générique à une marque (en l’occurrence le mot “et”) n’est pas susceptible d’écarter le risque de confusion et la similitude entre la Marque et le Nom de Domaine.
Les arguments invoqués par le Défendeur pour contester la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine et la Marque ne sont pas pertinents à cet égard. Il est tout d’abord indifférent que certains des enregistrements de la Marque comportent des éléments graphiques (soit un triangle de couleur) dès lors que l’élément distinctif principal de la Marque consiste dans la combinaison des termes “Kaufman” et “Broad”. Par ailleurs, le fait que les activités respectives du Requérant et du Défendeur ne soient pas identiques n’est pas non plus déterminant car le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs ne pose pas la condition de l’identité ni même de la similitude entre les activités respectives des parties au litige.
La Commission administrative note également que le fait que le Nom de Domaine ait été enregistré pour une extension en “.construction” contribue à augmenter le risque de confusion entre le Nom de Domaine et la Marque au vu du champ d’activité du Requérant dans le domaine de la construction immobilière.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine, dès lors que le Requérant invoque sans être contredit par le Défendeur que ce dernier n’est pas affilié à lui, ni n’a été autorisé par lui d’aucune façon que ce soit et qu’il n’est pas lié en aucune façon à l’entreprise du Requérant. Il a également été établi que le Défendeur est actif dans le domaine de la construction immobilière de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement pas ignorer la Marque.
Sur cette base, la Commission administrative estime qu’il appartient au Défendeur d’établir qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
La Commission constate à cet égard que le Défendeur n’a aucunement établi être titulaire d’une quelconque marque correspondant au Nom de Domaine et être connu sous ce nom.
La Commission administrative relève en outre que les termes “Kaufman” et “Broad” qui correspondent à la Marque du Requérant sont distinctifs de sorte que l’enregistrement par le Défendeur du Nom de Domaine qui comporte ces termes ne peut être le fruit du hasard. La Commission administrative remarque que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque du Requérant dans le Nom de Domaine.
Le Défendeur fait essentiellement valoir qu’aucune concurrence directe ou indirecte ne résulte de l’utilisation du Nom de Domaine et qu’il ferait un usage non commercial légitime et loyal du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion. Le Défendeur n’a toutefois produit aucun document ni donné aucune justification probante permettant de raisonnablement admettre un tel usage du Nom de Domaine. De plus, il est acquis qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878.
Dans cette mesure, force est de constater que le Défendeur n’a pas établi qu’il utilise le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine.
La Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.
Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
La Commission administrative constate que le Requérant a établi – ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur – que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la Marque du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine.
Le Défendeur prétend ne pas avoir ciblé le Requérant et ne pas l’avoir empêché d’utiliser sa marque sur internet. Il prétend en outre que le Requérant ne démontre pas non plus la prétendue mauvaise foi du Défendeur et expose que c’est le Requérant qui serait de mauvaise foi.
La Commission administrative constate toutefois que les arguments invoqués par le Défendeur ne sont pas pertinents. Le Défendeur insiste tout d’abord sur la différence des activités respectives des parties. La Commission administrative note toutefois qu’il se réfère à la société française Kaufman & Broad SA, qui est distincte du Requérant (soit la société de droit belge Kaufman & Broad Europe). Quoi qu’il en soit, la différence entre les activités respectives ne permet pas d’exclure toute mauvaise foi de la part du Défendeur car les règles des Principes directeurs relatives à la mauvaise foi n’exigent aucunement que les parties au litige soient directement ou indirectement concurrentes.
Le Défendeur invoque ensuite la liberté d’expression pour justifier l’enregistrement du Nom de Domaine. La Commission administrative peine toutefois à percevoir comment cette liberté pourrait justifier la reprise dans le nom de domaine du Défendeur de la marque d’autrui dans les circonstances du cas d’espèce (aussi compte tenu des activités commerciales respectivement déployées par les parties dans le domaine de la construction immobilière). A cet égard, la simple affirmation du Défendeur qu’il utilisera le Nom de Domaine au nom de la liberté d’expression n’est assurément pas suffisante pour exclure toute mauvaise foi, l’absence de démonstration tangible d’un usage futur pouvant à cet égard être pris en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi. Voir Aventis Pharmaceuticals Products Inc. c. PBS Publishing LLC, Litige OMPI No. D2003-0122.
En outre, l’invocation par le Défendeur de certains mécanismes de règlement de différends nouvellement institués pour les nouveaux gTLDs en faveur de titulaires de marques n’est pas non plus pertinente dès lors que l’existence potentielle de ces moyens ne peut avoir pour effet de priver un demandeur des moyens de protection offerts par les Principes directeurs, qui restent ainsi à la pleine disposition du Requérant.
Le Défendeur expose enfin que le Requérant utilise un site internet “KetB.com”, et qu’il n’utilise par contre pas les noms de domaine comportant les termes “Kaufman Broad” (par exemple <kaufman-and-broad.com>). La Commission administrative ne voit toutefois pas en quoi cet élément serait susceptible d’avoir un impact sur l’appréciation de la mauvaise foi du Défendeur, voire pourrait exclure celle-ci. Cet élément ne permet en effet aucunement de considérer que le Requérant serait de mauvaise foi, dès lors que tout titulaire de nom de domaine, demandeur à une procédure UDRP, est libre d’utiliser ou non les noms de domaine qui lui appartiennent (ces noms de domaine ne faisant en soi pas l’objet du litige, seul le Nom de Domaine étant concerné).
La Commission administrative constate enfin que le fait que le Nom de Domaine ne soit pas activement utilisé par le Défendeur n’exclut aucunement l’admission de la mauvaise foi. Voir eBay Inc. c. Sunho Hong, Litige OMPI No. D2000-1633.
En l’occurrence, la Commission administrative considère sur la base des circonstances du cas d’espèce que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur dès lors qu’aucun motif légitime ne permet d’expliquer un tel enregistrement, de sorte qu’on ainsi admettre qu’il a été opéré dans le but de profiter de la reconnaissance de la Marque du Requérant. L’absence d’usage actif du Nom de Domaine n’empêche pas la Commission administrative d’estimer en l’espèce que le Défendeur fait un usage de mauvaise foi du Nom de Domaine.
La Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <kaufmanetbroad.construction> soit transféré au Requérant.
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 11 septembre 2014