La Demandante es Ford Motor Company con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América (“E.E.U.U.”), representada por González-Bueno & Asociados, España.
El Demandado es José Luis Arseguet con domicilio en Valencia, España, representado por FideLaw, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <mustangespaña.com> y <mustangeuropa.com>.
El Registro de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de enero de 2015. El 23 de enero de 2015 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de enero de 2015 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fué recibido por el Centro el 24 de febrero de 2015.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 11 de marzo de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante tiene derechos sobre la marca MUSTANG, la cual tiene registrada en varias jurisdicciones, incluyendo: ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), registro No. 0457571 en clase 12, de octubre de 1964; y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (“OAMI”), registro No. 9017708 en clases 7, 11 y 12, de junio de 2011.
La Demandante tiene derechos sobre la marca FORD MUSTANG, la cual tiene registrada ante la OAMI, registro No. 9017691 en clase 12, de octubre de 2011. La Demandante también tiene derechos sobre la marca FORD MUSTANG y diseño, la cual tiene registrada ante la OAMI, registro No. 10582914 en clase 28, de noviembre de 2013.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados: <mustangeuropa.com> el 28 de febrero de 2008 y <mustangespaña.com> el 28 de septiembre de 2009.
Las alegaciones de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La página de Wikipedia relativa al automóvil Ford Mustang, presente en el mercado desde 1964, prueba la notoriedad adquirida por las marcas MUSTANG de la Demandante. Desde su nacimiento, Mustang contó con una inmensa repercusión pública. Concretamente, ha estado estrechamente vinculado con el cine, hecho que indiscutiblemente ha exportado su imagen, su marca y su historia a escala global, apareciendo en numerosas películas como Bullit, Goldfinger, 60 Segundos, Ejecución Inminente, etc. Su aparición en estas y otras muchas películas lo han convertido en un verdadero icono cinematográfico, siendo uno de los automóviles deportivos más reconocidos a nivel mundial.
En 2013, el portal web AutoScout24 realizó una encuesta entre más de 75.000 usuarios europeos (de España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda e Italia), donde el automóvil Mustang fue considerado el automóvil clásico más deseado, con un total del 37% de los votos. En la página oficial de Facebook del automóvil Mustang se puede ver que cuenta con más de 5 millones y medio de seguidores.
Lo anterior demuestra la notoriedad y el renombre de que gozan las marcas MUSTANG en el mercado. Por tanto, resulta aplicable al caso el régimen de protección especial que los artículos 6 bis del Convenio de la Unión de París y 4.4 a) de la Directiva Comunitaria de Marcas otorgan a las marcas notorias o renombradas.
Paralelamente a este procedimiento se está presentando otra demanda bajo el Reglamento .es contra la sociedad Movilclick S.L. y contra Jorge Cámara, como titulares de los nombres de dominio <mustangeuropa.es> y <mustangespaña.es>, respectivamente. El Demandado es el gerente de la organización empresarial que gestiona tanto los nombres de dominio en disputa como los nombres de dominio del procedimiento paralelo. El administrador único de la sociedad Movilclick S.L., titular de <mustangeuropa.es>, es también el Demandado. La dirección de contacto que aparece en la página web de <mustangespaña.es> es: […] Valencia. En el foro de la página web de <mustangespaña.com> aparece un mensaje del Demandado en el que menciona que se han trasladado a esa misma dirección.
El 19 de mayo 2014 la OEPM dictó sendas resoluciones por las que denegaba el registro de las marcas MUSTANG EUROPA y MUSTANG ESPAÑA, con base en las marcas notorias MUSTANG de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa y los nombres de dominio <mustangeuropa.es> y <mustangespaña.es>, así como las marcas denegadas MUSTANG EUROPA y MUSTANG ESPAÑA, pertenecen al mismo grupo empresarial del Demandado. Las páginas web que se ubican bajo los nombres de dominio en disputa y <mustangeuropa.es> tienen exactamente el mismo contenido.
Existe una identidad total y absoluta entre la marca MUSTANG y los nombres de dominio en disputa toda vez que “europa” y “españa” son términos meramente geográficos que no ayudan a diferenciar los conjuntos distintivos enfrentados.
El Demandado no posee ningún derecho o interés legítimo en el que pueda ampararse para reproducir lícitamente la marca notoria MUSTANG en los nombres de dominio en disputa. El Demandado no es titular de ningún registro, ni español, ni comunitario, ni en ninguno de los demás países cuyas oficinas de marcas están adheridas al sistema de búsqueda TMView. El Demandado no ha participado en modo alguno en la creación del nombre Mustang Europa o Mustang España. Lo único que ha hecho es copiar una creación ajena, parasitando el enorme prestigio y capacidad distintiva del signo en cuestión.
El 21 de enero de 2014 (sic)1 la Demandante contactó con el Demandado. La respuesta del Demandado, ese mismo día, fue: “Buenos días, agradezco su mail, pero debo comunicarle que estos dominios me pertenecen hace varios años y cuento con un flujo de visitas y clientes importante por lo que no es viable lo que ustedes plantean”. En esta respuesta, el Demandado, que conoce la denegación de las marcas MUSTANG EUROPA y MUSTANG ESPAÑA, manifiesta sin ambages su negativa a ceder voluntariamente los nombres de dominio en disputa a su legítimo dueño, puesto que eso supondría renunciar al flujo de visitas que tiene, que se traducen en clientes y, por ende, en beneficios económicos. El ánimo de lucro, mediante el aprovechamiento ilícito de una marca ajena, es una pruebe evidente de mala fe.
En las páginas web correspondientes a los nombres de dominio en disputa y a <mustangeuropa.es>, bajo el apartado “EMPRESA”, se hace la siguiente afirmación falsa: “Somos distribuidores exclusivos de Ford Mustang”. Ni el Demandado ni su empresa son distribuidores exclusivos del Ford Mustang y tampoco son distribuidores oficialmente designados por la Demandante. Esa afirmación prueba igualmente la mala fe tanto en el uso del contenido como en el registro de los nombres de dominio en disputa. El Demandado pretende atraer a su página web, con afirmaciones falsas, a consumidores que caerán en la lógica pero errónea creencia de que se encuentran ante un distribuidor exclusivo y oficial de la Demandante.
El Demandado utiliza, de esa manera, las marcas notorias MUSTANG y FORD MUSTANG de la Demandante para obtener una ventaja comercial y un beneficio económico, por medio de declaraciones engañosas o directamente falsas, lo cual conlleva un evidente y notable riesgo de confusión entre los consumidores, así como una actuación flagrante de mala fe.
El registro de un nombre de dominio que consiste fundamentalmente en una marca notoria ya es, por sí mismo, indicio de mala fe.
El conocimiento de las marcas MUSTANG por parte del Demandado es innegable. Como indudable experto en el sector automovilístico, al tiempo de solicitar los nombres de dominio en disputa el Demandado era perfectamente consciente de que usaba una marca notoria. Tras las decisiones de la OEPM, denegando el registro de las marcas MUSTANG EUROPA y MUSTANG ESPAÑA, el Demandado ya tenía igualmente pleno conocimiento de que la Demandante, legítima titular de la marca MUSTANG, no accedía al uso de la misma por terceras personas ajenas.
Prueba también que existe mala fe es el hecho de mantener su actividad intacta tras recibir la denegación de las marcas por parte de la OEPM y tras el email enviado por la Demandante solicitando la cesión de los nombres de dominio en disputa.
El Demandado reconoce tener un flujo de clientes elevado, lo cual confirma que utiliza los nombres de dominio en disputa con ánimo de lucro, otro elemento para concluir que concurre una manifiesta mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa.
Por tanto, se puede presumir que con el registro de los nombres de dominio en disputa tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas notorias MUSTANG de la Demandante, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española.
Ha quedado probado que los nombres de dominio en disputa se han registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, la Demandante, así como con el de obtener una ventaja comercial y un aprovechamiento económico ilícitos. Al utilizar los nombres de dominio en disputa, el Demandado intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web dando lugar a que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado a los nombres de dominio en disputa.
La Demandante solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
Las alegaciones del Demandado se pueden resumir como sigue.
Del listado de las seis marcas aportadas por la Demandante aplicable a efectos territoriales a España, todas ellas menos una son posteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, con lo que no se puede considerar como válidas a los efectos pretendidos las marcas que expone como base y derecho jurídico anterior.
La notoriedad de las marcas debe probarse con profusa documentación, posicionamiento en el territorio que se pretende hacer valer, volumen de mercado probado, confirmación de datos constatables de la partida de gastos que en materia de marketing y publicidad en España supone para la Demandante, etc., y todo ello no se ha aportado ni indicado, por lo menos, para una sucinta valoración por el Demandado.
El Demandado no cuestiona la notoriedad de la marca FORD en Europa y España pero sí de la marca de un modelo de coche como es MUSTANG, y no ahora como se pretende hacer ver aportando una simple encuesta de una página web que no es referencia del sector del automóvil, sino que esa notoriedad tendría que haberse demostrado en los años que han transcurrido desde la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa, cuando en España no era casi ni conocido ese modelo de coche a los efectos notorios pretendidos, siendo evidente que en la actualidad es más conocido que hace casi 10 años.
La marca más antigua española MUSTANG no ampara los servicios a los que los nombres de dominio en disputa van dirigidos; esa marca, aplicable por anterior, ampara productos en clase 12 como automóviles y sus partes, productos que el Demandado, en los nombres de dominio en disputa no ofrece ni distribuye ni anuncia ni comercializa, ya que se dedica a la importación y venta de ese modelo Mustang, como así ofrece en el correspondiente sitio web, es decir, servicios profesionales de venta de productos originales, servicios propios en clase 35. La Demandante conocía de la compra para exportación de esos vehículos, habiendo lucrado económicamente con ello y no es ética y/o moralmente razonable que ahora, a sabiendas de la existencia del Demandado, de los servicios profesionales a los que se viene dedicando desde el año 2006, exija la transferencia de la titularidad de los nombres de dominio en disputa, en un intento de monopolizar la venta o relanzamiento del modelo de coche en Europa en base a los nombres de dominio en disputa que le son ajenos.
Existen en el mercado más de 70 marcas MUSTANG registradas y en vigor en países de la Unión Europea que amparan los servicios propios de la clase 35, a los que los nombres de dominio en disputa se dedican y que no pertenecen a la Demandante.
El Demandado no cuestiona la información que se menciona de Wikipedia, pero sí que sirva a efecto de probar la notoriedad del modelo en tanto que es tan americano que no ha sido exportado a Europa de manera continuada, pues esa actividad es la que viene realizando el Demandado desde hace casi 10 años en connivencia con la firma americana matriz, siendo esta la manera habitual que ese modelo se ha introducido en España e incluso en Europa hasta la actualidad.
La Demandante aporta una noticia titulada “FORD MUSTANG cumple 50 años como icono cultural americano”; donde se señala que el modelo “se venderá en Europa por primera vez” siendo la fecha inequívoca de la noticia el 6 de Diciembre de 2013, con lo que es evidente que los nombres de dominio en disputa han estado ofreciendo sus servicios profesionales con anterioridad a 2013, de ahí que la notoriedad sea cuando menos cuestionable, cuando la Demandante parte: (i) entre otras, de marcas que incluyen “Ford” (término que el Demandado nunca ha utilizado ni como reclamo en su sitio web); (ii) de marcas solicitadas con posterioridad a los nombres de dominio en disputa; (iii) de información obtenida de Wikipedia cuyo editor bien podría ser la Demandante; (iv) de noticias actuales que son posteriores a la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa; (v) de marcas que no amparan los servicios ofrecidos por los nombres de dominio en disputa; (vi) de resoluciones de la OEPM que, además de ser posteriores a la fecha de alta de los nombres de dominio en disputa, no confirman la notoriedad como motivo determinante de la denegación.
El uso en el cine americano del automóvil Mustang no corrobora la notoriedad del mismo, por ejemplo, en España desde 2006 (fecha de creación de los nombres de dominio en disputa (sic)).
Es indiscutible la importancia actual de la red social Facebook pero ello no corrobora la notoriedad del modelo de vehículo teniendo en cuenta que de los 5 millones, muchos usuarios pueden ser americanos (si no la mayoría) donde sí es muy conocido este modelo de coche, pero no así en Europa ni mucho menos en España.
Respecto a las denegaciones de marcas de la OEPM: (i) son marcas que nada tienen que ver con el Demandado dado que fueron solicitadas por su competencia y antiguos socios; (ii) en las resoluciones de denegación no se hace expresa referencia a la notoriedad de las marcas base de las oposiciones, ni que se hayan tenido en cuenta en base a su calificación de notorias; (iii) se desconoce la defensa que se realizó de las mismas para llegar a la conclusión de la denegación; (iv) el Demandado nunca ha utilizado como reclamo la marca FORD, sino únicamente los nombres de dominio en disputa para identificar los servicios profesionales que ofrece en Internet.
El nombre de dominio <mustangespaña.es> no es titularidad del Demandado ni ninguna relación existe con él, ni siquiera la coincidencia que aparece bajo sus sitios web sobre los cambios de domicilios, pues en esa dirección era donde se encontraba el local profesional del Demandado pero que fue vendido o traspasado al Sr. […], de ahí la coincidencia, pero el precitado nombre de dominio carece de relación con el Demandado, y las marcas denegadas no fueron solicitadas por el Demandado ni su firma.
El Demandado tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, desde hace años viene importando vehículos comprados oficialmente a Ford, para su venta en España y en Europa. No es cierto que el Demandado no sea titular de marca registral alguna relacionada, hace un tiempo procedió a registrar la marca española gráfica No. 3095581 que consiste en la “cobra” estandarte del modelo de la Demandante bajo ese nombre.
Hay y ha habido un interés por parte del Demandado de seguir con su quehacer profesional, teniendo en cuenta que la Demandante no vende en Europa esos modelos, sino que son importados por terceros, los cuales no forman parte de su red de concesionarios, pero que vienen vendiendo los vehículos para su importación a Europa. El Demandado nunca ha indicado que es distribuidor oficial como se insinúa en la Demanda, sino que indica expresamente que son “distribuidores exclusivos”, que nada tiene que ver fáctica ni jurídicamente con ser distribuidores oficiales en tanto en cuanto que sí ha sido el único, pionero y exclusivo distribuidor en España desde 2006 hasta la actualidad.
La Demandante siempre ha conocido del proceder de otros profesionales ajenos a ella para exportar vehículos a Europa, dado que ellos oficialmente no los distribuían, por lo menos hasta ahora, de ahí que el negocio del Demandado no es relativamente nuevo ni actual sino que lleva más de 9 años importando vehículos originales para su venta en Europa. Existen pruebas suficientes de que, antes de que haya recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado lleva utilizando los nombres de dominio en disputa para ofrecer sus servicios de importación y venta de vehículos originales comprados directamente a la Demandante en E.E.U.U. desde el año 2006, con lo que el interés del Demandado es obvio, de sobra conocido por la Demandante y relación comercial-profesional acreditada.
El enlace al sitio web de Plantation Ford (http://www.plantationford.com/index.htm) confirma la cualificación y la relación del Demandado con la Demandante, con lo que es palmario y evidente que la Demandante conoce y conocía sobradamente la existencia de los sitios asociados a los nombres de dominio en disputa como escaparates para la venta final en Europa de sus propios coches Mustang que previamente el Demandado, junto con su firma Movilclick, S.L., le ha venido adquiriendo de manera continuada.
Pretender ahora desposeer al Demandado de los nombres de dominio en disputa bajo los cuales ha estado la Demandante lucrándose económicamente y sirviéndose, en connivencia, para su exportación del modelo a Europa, denota la mala fe de la Demandante en su proceder, además a sabiendas de los intereses legítimos adquiridos por el Demandado durante los últimos 9 años por su incansable relación comercial-profesional con la Demandante, que no es una relación casual ni pasajera.
No se puede estar hablando de mala fe por parte del Demandado cuando lleva más de 9 años ejerciendo su labor profesional intachable introduciendo en el mercado Europeo el modelo de coche MUSTANG sin menoscabar su imagen.
Hay correos electrónicos cruzados con la Demandante sobre información de precios y campañas televisivas sobre el modelo Mustang para 2014, donde no hay que ser muy perspicaz para concluir que no es la primera vez que tratan profesionalmente con el Demandado, quien se identifica como “Mustangeuropa” en su mensaje y con indicación de los nombres de dominio en disputa.
Hay un correo electrónico remitido directamente por la Demandante al Demandado, a una trabajadora del Demandado (a “[...]@mustangeuropa.com”) instándole para que rellene el cuestionario sobre el “Feedback” de la compañía, y ello sólo se produce cuando la relación profesional y comercial entre las partes es continuada.
Ha quedado demostrada la ausencia de mala fe del Demandado. En claro respeto por la marca americana y su modelo MUSTANG, así como la ausencia de indicaciones falsas o engañosas, desde 2006 el Demandado ha sido el pionero en la introducción en España y Europa del modelo Mustang, siempre en connivencia de la Demandante yendo “de la mano” hasta la actualidad.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados en su día con una finalidad bien sabida y ya expuesta, con pleno conocimiento de la Demandante, y siempre utilizados con respeto, siguiendo la línea marcada por los coches FORD, y la historia de los mismos, hasta el punto de que no sólo la Demandante era plenamente consciente de la existencia y relación comercial y mercantil entre ambas partes, sino que incluso Ford España se permitió indicar y marcar como favorito un “Tuit” de “Mustangeuropa” el 13 de Junio de 2014.
Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados o adquiridos fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor de la Demandante, por un valor cierto que supere los costos diversos del Demandado que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa, sino más bien todo lo contrario, el Demandado pretende seguir haciendo uso de los mismos en el desarrollo de su negocio.
Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados a fin de impedir que la Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente ni perturbando su proceder mercantil ni menoscabando su mercado en este tipo de vehículos ni suponiendo una competencia, entre otras razones porque los vehículos ofrecidos son originales de la Demandante (no réplicas ni coches modificados) y siempre han sido adquiridos a Ford América.
La Demandante y el Demandado no compiten entre sí y los nombres de dominio en disputa no han sido registrados por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante; en tanto el Demandado adquiría únicamente a Ford América los vehículos que luego importaba para su venta en Europa, donde ésta no tiene distribución ni concesionarios oficiales Mustang, con lo que lejos de hacerle competencia ha impulsado la venta y el conocimiento en Europa y en España de esos vehículos.
Los nombres de dominio en disputa no fueron registrados en el 2006 (sic) por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante ya que en ningún apartado del sitio web se señala que sea distribuidor oficial sino más bien exclusivo.
El Demandado no hace uso de la marca FORD en ninguna parte de los nombres de dominio en disputa precisamente porque, no sólo no quiere hacer uso de la marca notoria FORD sino que el reducido grupo consumidor de esos coches de lujo se guía por el modelo, sabedores de que pertenecen a FORD, con lo que la confusión y el ánimo de producirla es más bien imposible, insiste cuando lo que se está ofreciendo es un modelo de coche exclusivo, únicamente de importación, comprado a Ford América.
El negocio del Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente en el sector e incluso por la misma Ford América y Ford España por los nombres de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes, con lo que ello denota un evidente interés por el Demandado en los nombres de dominio en disputa, así como unos derechos adquiridos sobre aquellos a lo largo de los 9 años que lleva haciendo uso normal, comercial y conocido de ellos. El Demandado viene haciendo un uso leal de los nombres de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión.
La Demandante no puede decir que los nombres de dominio en disputa son claves, e irremediablemente únicos para el uso de su actividad en Europa pues, por ejemplo, los nombres de dominio <fordmustangespaña.com>, <fordmustangespaña.es>, <mustangespaña. com>, <mustang-españa.es>, <mustang-europa.es> y <mustang-europa.com> están todos libres y disponibles a día de hoy.
El Demandado solicita se rechace el recurso solicitado por la Demandante.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y (iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las Partes pudieron haber presentado argumentos más sólidos y elaborados, y aportado mayor evidencia. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las Partes, y sólo a ellas, presentar su caso.
Este Experto hace notar que la Política trata sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual2 . Además, el hecho de que terceros ajenos a la Demandante puedan tener también registrada la marca MUSTANG de manera alguna significa que la Demandante no pueda hacer valer sus derechos bajo la Política.
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca MUSTANG, la cual tiene registrada en varias jurisdicciones.
Cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la Demandante seguida de un término geográfico, a saber, “españa” y “europa”, respectivamente, siendo “mustang” el elemento central y sin que dichos sufijos sean suficientes para establecer una clara distinción, por lo que de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MUSTANG de la Demandante3 .
Para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política, es irrelevante si la marca de la Demandante fue registrada antes o después de la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa, o la jurisdicción en la que está registrada, o las clases en las que la marca esté registrada4 .
La Demandante ha acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, en tanto el Demandado alega lo contrario.
El Demandado rechaza la notoriedad de la marca MUSTANG de la Demandante en España y Europa en general, lo cual resulta irrelevante para establecer derechos o intereses legítimos en tanto el Demandado no negó el conocimiento previo de la marca MUSTANG de la Demandante y los productos a los que se aplica.
El Demandado reconoce que no ha adquirido derechos de marca sobre los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, no se requiere tener derechos sobre una marca para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
El Demandado manifiesta usar los nombres de dominio en disputa para importar y comercializar en Europa vehículos originales Mustang de la Demandante, los cuales, asevera, la Demandante no comercializa en Europa directamente o a través de sus distribuidores. El Demandado manifiesta haber llevado a cabo dichas actividades de importación y comercialización con pleno conocimiento de la Demandante, habida cuenta de la relación comercial y profesional entre las partes y “yendo de la mano” hasta la fecha. Como prueba de lo anterior, el Demandado adjunta 3 comprobantes de compra de vehículos: (i) contrato de venta al menudeo (retail sales contract) de 2008, del que se desprende que […] International LLC5 adquirió de un distribuidor ubicado en Orlando, Florida, E.E.U.U., un vehículo Ford Mustang; (ii) contrato de compra al menudeo (retail purchase agreement) de 2010, del que se desprende que Movilclick SL adquirió de un distribuidor ubicado en Fort Lauderdale, Florida, E.E.U.U., un vehículo Ford Mustang; (iii) orden de comprador de vehículo nuevo (new vehicle buyers order) de 2010, del que se desprende que Movilclick SL ordenó de un distribuidor ubicado en Plantation, Florida, E.E.U.U., un vehículo Ford Mustang (este documento muestra un sello que lee “MUSTANG EUROPA - Móvilclick, S.L.”).
Los documentos anteriores no acreditan, como alega el Demandado, que hubiese habido una relación comercial y profesional entre el Demandado y la Demandante. La compra de vehículos a distribuidores no establece una relación con la Demandante.
En relación al intercambio de correos electrónicos de mayo de 2014 (anexo V de la Contestación) relativos al lanzamiento de una campaña publicitaria televisiva del FORD MUSTANG en Europa, este Experto considera que los mismos tampoco establecen que hubiese habido una relación comercial y profesional entre el Demandado y la Demandante como tal. El hecho de haber intercambiado mensajes por correo electrónico con aparentemente una empleada de la Demandante (bajo la dirección “[...]@ford.com”), en que el lenguaje empleado denota cierta informalidad o familiaridad entre los remitentes, no es suficiente para acreditar dicha relación comercial y profesional que el Demandado pretende establecer.
Respecto al correo electrónico de mayo de 2014 (anexo VI de la Contestación), aparentemente atribuible a la Demandante (desde una dirección de correo electrónico “[...]@fordownership.com”), dirigido a […] International LLC (enviado a una dirección de correo electrónico “[...]@mustangeuropa.com”) solicitando su participación en una encuesta electrónica tampoco prueba, en opinión de este Experto, que hubiese una relación comercial y profesional entre las partes, dado que ese tipo de mensajes de correo electrónico y encuestas generalmente se envían automáticamente al consumidor final que ha adquirido un producto.
El correo electrónico de junio de 2014 (anexo VII de la Contestación) enviado desde “[...]@twitter.com” a “[...]@mustangeuropa.com” y que se refiere a un “tuit” marcado como favorito por “Ford España” “@FordSpain” no acredita que la Demandante fuese “plenamente consciente de la existencia y relación comercial y mercantil entre ambas partes”, ya que el mismo se refiere a un “tuit” de “Top Auto” “@revista_topauto” referente a “Más de 750 Mustang se dan cita en la Convención Europea del 50 aniversario [...]”.
Por otra parte, el hecho de usar y/o colocar un sello con la leyenda antes indicada (“MUSTANG EUROPA - Móvilclick, S.L.”) en una orden de compra no acredita que el Demandado sea comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa, sea <mustangeuropa.com> o <mustangespaña.com>, como tampoco lo acredita el hecho de que el Demandado use el nombre de dominio en disputa <mustangeuropa.com> como dirección de correo electrónico o que lo inserte al pie de sus comunicaciones por correo electrónico.
El Demandado manifiesta no haber utilizado la marca FORD, sino únicamente los nombres de dominio en disputa para identificar los servicios profesionales que ofrece en Internet, ya que los consumidores saben que el modelo de vehículo Mustang pertenece a la Demandante, por lo que considera que la confusión y el ánimo de producirla es imposible. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Demandado, las impresiones de los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa, aportadas por la Demandante, muestran la conocida marca FORD (y diseño).
Además, la Demandante acreditó que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa muestran la leyenda “Somos distribuidores exclusivos de Ford Mustang”. En este sentido, la Demandante asevera que el Demandado no es distribuidor exclusivo ni ha sido designado como distribuidor autorizado. El Demandado alega que nunca se ha ostentado como distribuidor oficial, sino que indica expresamente que es distribuidor exclusivo dado que sí ha sido el único y exclusivo distribuidor en España desde 2006.
Este Experto está al tanto de los distintos puntos de vista expresados en diversas decisiones rendidas bajo la Política en relación a si un distribuidor o revendedor de productos identificados con una marca puede o no tener derechos o legítimos intereses sobre un nombre de dominio que contiene dicha marca. Lo anterior, bajo el párrafo 4(c)(i) de la Política que establece que el demandado podrá establecer sus derechos y legítimos intereses sobre un nombre de dominio en disputa si prueba que, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios6 . Este Experto considera que el requisito esencial bajo dicho párrafo consiste en si la oferta de bienes o servicios puede ser considerada de buena fe o no.
En el presente caso perturba a este Experto el hecho que el Demandado se ostente como distribuidor exclusivo del Ford Mustang. Si bien la palabra “exclusivo” significa ser el único, excluyendo a cualquier otro, así mismo es cierto que dicha palabra también tiene la connotación de indicar que se tiene un privilegio o derecho para hacer algo que no pueden hacer los demás7 . En este último sentido es que ostentarse como distribuidor exclusivo conlleva la idea de estar autorizado por la principal para fungir como su único y autorizado distribuidor, esto es, que la Demandante sanciona o de alguna manera patrocina la actividad que el Demandado realiza a través de los nombres de dominio en disputa8 . En este contexto, este Experto considera que anunciarse como “distribuidor exclusivo” del Ford Mustang no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo y leal de los nombres de dominio en disputa. Aunado a lo anterior, de las impresiones de los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa, no se desprende que los mismos muestren una leyenda o advertencia que revele (i) la naturaleza de la relación (o falta de la misma) entre las partes y (ii) la identidad del dueño de las marcas ahí mostradas de la Demandante9 .
De los hechos acreditados, las alegaciones de las partes y la documentación que obra en el expediente, este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que el Demandado haya logrado establecer lo contrario10 .
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
La Demandante afirma que el Demandado registró y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe, lo que el Demandado rechazó.
Ha quedado acreditado que MUSTANG es una marca registrada por la Demandante, que su registro en España se remonta a 1964, en tanto que los nombres de dominio en disputa fueron creados en 2008 y 2009, respectivamente.
De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa muestran la marca MUSTANG de la Demandante, así como la marca FORD.
La Demandante asevera que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante al registrar los nombres de dominio en disputa. El conocimiento previo de las marcas de la Demandante no fue refutado por el Demandado. Por el contrario, de los alegatos del Demandado se infiere que éste escogió los nombres de dominio en disputa de forma deliberada por su identidad con las marcas y productos de la Demandante.
Resulta indiscutido que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa se usan para comercializar productos MUSTANG de la Demandante y que en dichos sitios web el Demandado se ostenta como distribuidor exclusivo de “Ford Mustang”, al tiempo que se muestra la conocida marca FORD (y diseño). De lo anterior se desprende que el uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas arriba precisadas respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe11 .
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <mustangespaña.com> y <mustangeuropa.com> sean transferidos a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 26 de marzo de 2015
1 La Demandante en realidad se refiere a comunicaciones por correo electrónico que tuvieron lugar el 21 de enero de 2015, anexo 13 de la Demanda.
2 Diversos documentos establecen claramente que la Política UDRP versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en “www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm”. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Caso OMPI No. D2008-0183 se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”.
3 Véase Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Hong Chen, Caso OMPI No. D2011-1696, y Volvo Trademark Holding AB v. SC-RAD Inc., Caso OMPI No. D2003-0601.
4 Véase Kabushiki Kaisha ASTY and Kabushiki Kaisha F.D.C. PRODUCTS v. LiHai, Caso OMPI No. D2003-0963; Luis Cobos v. West, North (Nick Handle: JNMTOKTCQD), Caso OMPI No. D2004-0182; y Lloyds TSB Bank PLC v. Daniel Carmel-Brown, Caso OMPI No. D2008-1889.
5 El Demandado no proporciona mayor información respecto a dicha sociedad o su relación con ella.
6 Véase la sección 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (la “Sinopsis”) (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition) disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
7 Véase la definición del término “exclusivo” en la versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, disponible en “www.rae.es”.
8 Véase Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez, Caso OMPI No. D2012-1224.
9 Véase, por ejemplo, Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress, Caso OMPI No. D2010-1637 y Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoria Materiales Exportacion S.L., Caso OMPI No. D2005-0621, y el caso contrario en DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds, Caso OMPI No. D2001-0160.
10 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. Véase INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, Caso OMPI No. D2000-1467 y la sección 2.1 de la Sinopsis.
11 Véase Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress, Caso OMPI No. D2010-1637.