신청인: H.J. Heinz Company, 피츠버그, 펜실베니아, 미국
신청인의 대리인: Cho & Partners, 대한민국
피신청인: Park'S, 의왕시, 경기도, 대한민국
분쟁도메인이름 <kraftheinz.com>은 Korea Server Hosting Inc. 에 등록되어 있다.
신청인은 분쟁해결신청서를 2015년 5월 29일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2015년 5월 29일 Korea Server Hosting Inc.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2015년 6월 5일 Korea Server Hosting Inc.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙("이하 보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2015년 6월 8일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2015년 6월 28일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고 이에 따라 센터는 2015년 6월 29일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2015년 7월 10일 센터는 남호현(Ho-Hyun Nahm)을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.
신청인은 미국의 다국적 종합식품회사로서, 1869년부터 약 140년간 전세계에 케첩, 소스, 피클, 통조림 등의 가공식품을 제조 · 판매하는 회사다. HEINZ 표장은 신청인의 상호상표로서 약 140여년 동안 지속적으로 사용되어 왔다. 신청인은 1986년 4월 7일 서울식품공업과 합작하여 ㈜서울하인즈라는 상호로 한국에서 제품을 판매하기 시작하였고, 1999년부터 ㈜한국하인즈라는 법인을 설립하여 제품 판매를 지속해오고 있다. 신청인은 2015년 3월 24일 식료품회사인 Kraft Foods Group을 인수하였고, 회사 상호를 Kraft Heinz Company (크래프트 하인즈 컴퍼니)로 정할 것이라는 뉴스를 발표하였다. 신청인은 한국에 다수의 상표 및 서비스표 등록들을 보유하고 있는 바 그 중 대표적인 것은 다음과 같다.
상표: HEINZ
등록번호: 40-94679
등록일: 1983년 9월 14일
상품류: 1, 5, 29, 30, 31, 32
한편, 신청인이 인수하기로한 Kraft Foods Group도 한국에 KRAFT 표장에 관한 다수의 상표등록을 보유하고 있는 바, 그 중 대표적인 것은 다음과 같다.
상표: KRAFT
상표권자: Kraft Foods Group Brands LLC
등록번호: 40-1980
등록일: 1957년 4월 1일
상품류: 29
피신청인의 분쟁도메인이름은 2015년 3월 25일에 등록되었다.
첫째, 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
신청인은 미국의 다국적 종합식품회사로서, 1869년부터 약 140년간 전세계에 케첩, 소스, 피클, 통조림 등의 가공식품을 제조 · 판매하는 회사로서 신청인의 제품에 HEINZ 표장을 표시하여 140여년 동안 지속적으로 영업 및 활발한 광고 활동을 한 결과 연간 100억 미국 달러 규모의 막대한 매출을 올리고 있고, 한국에서도 1999년부터 별도의 법인을 설립하여 활발한 영업활동을 한 결과 신청인의 HEINZ 표장은 분쟁도메인이름의 등록 당시인 2015년 3월 25일 이전에 한국을 포함하여 전세계적으로 신청인의 표지로서 널리 인식되어 있다. 이러한 사실은 "인터브랜드 (Interbrand)"가 발표한 기업 브랜드 가치 순위에서 신청인의 HEINZ 브랜드가 2003년부터 2013년까지 10년간 연속하여 세계 상위 50위권에 랭크된 사실에 의해서도 뒷받침된다. 한편, Kraft Foods Group 은 신청인과 같은 미국의 종합식품 제조업체로서 그 상호상표인 KRAFT를 각종 과자, 음료, 치즈 등의 식료품에 약 100여년 동안 지속적으로 사용하여 왔다. KRAFT 표장과 관련한 연 매출액은 약 180억 미국 달러에 이르고 Kraft Foods Group 또한 한국에서 KRAFT 표장에 대한 다수의 상표등록을 보유하고 있다. 그러므로 신청인이 인수한 Kraft Foods Group의 KRAFT 표장 역시 국내에 널리 인식된 표지에 해당한다. KRAFT 표장과 HEINZ 표장이 단순히 조합된 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 HEINZ 표장뿐만 아니라 신청인이 인수하기로 한 Kraft Foods Group의 KRAFT 표장과도 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 일부로서 HEINZ 표장을 사용할 권리를 부여하지 않았다. 따라서, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대하여 권리가 없다는 것은 사실상 추정된다. 피신청인은 통상 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지도 않다. 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 한국은 물론 전세계적으로 신청인 등의 표장으로 널리 알려진 HEINZ와 KRAFT를 결합시켜 분쟁도메인이름을 등록하였는바, 그러한 고의적인 등록은 피신청인이 그 표장에 대하여 정당한 이익 또는 권리를 가지고 있지 않다는 것을 보여준다.
셋째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.
분쟁도메인이름은 신청인이 Kraft Foods Group을 인수, 합병할 것이라는 소식이 한국에 보도된 날과 같은 날인 2015년 3월 25일에 등록되었다. 분쟁도메인이름이 신청인의 인수합병이 발표된 직후 또는 그와 같은 날 등록된 사실은 피신청인이 신청인으로 하여금 새로운 회사 이름이 반영된 분쟁도메인이름을 사용하지 못하게 방해하기 위함이 분명하므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용함에 있어서 부정한 목적이 있다. 또한, 신청인 등의 HEINZ 및 KRAFT 표장들의 저명성에 비추어 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시 그 표장들의 존재를 몰랐을 리가 없으며, 특히 신청인의 합병 소식 당일 분쟁도메인이름이 등록된 점에서 피신청인이 그 표장들을 결합한 분쟁도메인이름을 등록한 것은 우연의 일치가 아니다. 피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 특정한 목적으로 이용하려고 하였다는 징후도 전혀 찾아볼 수 없다. 그러한 사정에 비추어 본다면, 피신청인은 저명한 표지를 포함한 분쟁도메인이름을 선점하여 신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 못하게 방해하려는 부정한 목적이 있는 것이 분명하다.
그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.
피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였다.
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.
신청인은 미국의 다국적 종합식품회사로서, 1869년부터 약 140년간 전세계에 케첩, 소스, 피클, 통조림 등의 가공식품을 제조 · 판매하는 회사로서 신청인의 제품에 HEINZ 표장을 표시하여 140여년 간 지속적으로 영업 및 활발한 광고 활동을 한 결과 연간 100억 미국 달러에 달하는 막대한 매출을 올리고 있고, 한국에서도 1999년부터 별도의 법인을 설립하여 활발한 영업활동을 한 결과 신청인의 HEINZ 표장은 분쟁도메인이름의 등록 당시인 2015년 3월 25일 이전에 한국을 포함하여 전세계적으로 신청인의 표지로서 널리 인식되어 있다고 주장하고 있다. 또한 신청인은 신청인이 인수 합병하기로 한 Kraft Foods Group은 신청인과 같은 미국의 종합식품 제조업체로서 그 상호상표인 KRAFT를 각종 과자, 음료, 치즈 등의 식료품에 약 100여년 간 지속적으로 사용해온 자라고 주장하고 있다.
살펴보면 이와 같은 신청인의 주장은 신청인이 제출한 증거에 의하여 인정된다. 또한 신청인과 신청인이 인수 합병하기로 한 Kraft Foods Group은 분쟁도메인이름의 등록일 훨씬 이전부터현재에 이르기까지 각각 HEINZ와 KRAFT 표장의 상표등록을 대한민국에서 유효하게 보유하고 있다. 그러므로 본 패널은 신청인이 표장 HEINZ에 관하여 정당한 권리를 가지고 있다고 판단한다.
또한 신청인은 분쟁도메인이름은 일반최상위도메인(gTLD)을 의미하는 ".com"을 제외하면 HEINZ와 KRAFT 표장들의 결합으로 구성되어 있고 분쟁도메인이름은 전세계적으로 널리 알려진 신청인의 표장인 HEINZ을 그대로 포함하고 있으므로 그 표장에 "kraft"가 결합되어 있다고 하더라도 분쟁도메인이름이 신청인의 HEINZ 표장과 극히 유사함에는 의문의 여지가 없다고 주장한다. 나아가 신청인은 "heinz"에 결합된 "kraft" 역시 전세계적으로 널리 알려진 표지이고, 신청인이 Kraft Foods Group을 인수하면서 그 회사 이름을 Kraft Heinz Company로 정하기로 한 사정에 비추어, KRAFT 표장과 HEINZ 표장이 단순히 조합된 분쟁도메인이름은 HEINZ 뿐만 아니라 KRAFT 표장과도 유사하여 혼동을 일으킬 우려가 있다고 주장하고 있다. 이러한 신청인의 주장은 신청인이 제출한 증거에 의하여 인정되고 본 패널은 분쟁도메인이름이 신청인의 표장과 유사하다는 신청인의 논거에동의하는 바 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.
따라서 신청인은 규정 제 4조(a)항 (i)의 요건 사실 입증을 충족하였다.
신청인은 규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것이 일반적으로 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 할 경우 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다. 참조: Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455 (규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 분쟁도메인이름에 관해서 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 하면 충분하고 (a prima facie case), 그럴 경우 피신청인이 권리와 정당한 이익이 있음을 입증해야 한다).
신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 일부로서 HEINZ 표장을 사용할 권리를 부여하지 않았으므로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대하여 권리가 없다는 것은 사실상 추정되며, 피신청인이 통상 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지도 않고 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 한국은 물론 전세계적으로 신청인 등의 표장으로 널리 알려진 HEINZ와 KRAFT를 결합시켜 분쟁도메인이름을 등록하였는바, 그러한 고의적인 등록은 피신청인이 그 표장에 대하여 정당한 이익 또는 권리를 가지고 있지 않다는 것을 보여준다고 주장하고 있다.
살펴보건대, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 취지의 신청인의 주장은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있다는 반증이 없는 한 인정하기에 충분하다고 판단되는 바, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환된다.
그런데 피신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 없다는 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않고 있으므로 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 없다고 하는 신청인의 주장은 그대로 성립된다. 참조: De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Case No. DTV2002-0005; Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701.
따라서 신청인은 규정 제 4조(a)항 (ii)의 요건 사실을 충족하였다.
신청인은 분쟁도메인이름이 신청인이 Kraft Foods Group 을 인수, 합병할 것이라는 소식이 한국에 보도된 날과 같은 날인 2015년 3월 25일에 등록되었는 바, 분쟁도메인이름이 신청인의 인수합병이 발표된 직후 또는 그와 같은 날 등록된 사실은 피신청인이 신청인으로 하여금 새로운 회사 이름이 반영된 분쟁도메인이름을 사용하지 못하게 방해하기 위함이 분명하므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용함에 있어서 부정한 목적이 있으며 신청인의 HEINZ 표장 및 신청인이 인수합병하기로 한 Kraft Foods Group의 KRAFT 표장들의 저명성에 비추어 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시 그 표장들을 몰랐을 리 없으므로 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있음을 주장한다.
본 패널은 이와 같은 신청인의 주장과 그 논거에 동의한다. 이와 같이 기업간의 합병을 이용하여 합병대상 회사의 이름을 결합한 도메인이름을 등록하거나 이를 사용하는 행위에 부정한 목적이 있다는 점은 신청인이 인용한 다수의 UDRP 선행 결정들을 통하여 확인된 바 있다. 참조: Sopra Group and Steria v. JSP, WIPO Case No. D2014-0673; The Chase Manhattan Corporation and Robert Fleming Holdings Limited v. Paul Jones, WIPO Case No. D2000-0731(기업간의 합병이 발표된 당일에 도메인을 등록한 행위는 그 도메인을 팔아 이익을 취득하기 위한 목적인 것으로 추정된다); The Body Shop International PLC v. CPIC NET and Syed Hussain, WIPO Case No. D2000-1214; Logica plc and Logica UK Limited v. CPIC Net, WIPO Case No. D2000-1566 (기업 간 합병이 발표된 후 24시간 이내에 신설법인의 이름으로 등록된 도메인 이름은 부정한 목적이 인정된다); 및 Sampo Insurance Company Plc and Leonia Plc v. Caspar Callerstrom, WIPO Case No. D2000-0864 (합병계획이 발표된 직후 도메인이 등록되었다는 점은 등록인이 합병을 기화로 이익을 취득하려 하였다는 점을 추정하게 한다).
신청인은 피신청인이 현재 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고 있고 분쟁도메인이름을 특정한 목적으로 이용하려고 하였다는 징후도 전혀 찾아볼 수 없다는 점에서 피신청인이 부정한 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있음을 알 수 있고 그러한 사정에 비추어 본다면, 피신청인은 저명한 표지를 포함한 분쟁도메인이름을 선점하여 신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 못하게 방해하려는 부정한 목적이 있는 것이 분명하다고 주장하고 있다.
신청인의 이러한 주장에 관하여 살펴보면 분쟁도메인이름의 순수한 소극적 보유도 그 등록 정황에 따라서 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 해당함을 배제하지 않는다고 할 것이다. 참조: Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 (신청인의 상표가 세계적으로 사용되고 널리 알려진 점과 피신청인이 분쟁도메인이름을 실제로 사용하였다거나 사용할 계획에 대하여 여하한 증거도 제출하지 아니한 점을 고려하여 보면 피신청인이 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하는 것도 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 사용한 것에 해당한다). 신청인의 상표는 신청인이 제출한 각종 증거에 의하여 알 수 있듯이 한국은 물론 전 세계적으로 널리 알려진 표장이고 분쟁도메인이름은 신청인이 Kraft Foods Group을 인수, 합병할 것이라는 소식이 한국에 보도된 날과 같은 날인 2015년 3월 25일에 등록되었다는 점 등을 종합하여 보면 피신청인이 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하는 것도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하는 것에 해당한다.
따라서 신청인은 규정 제 4조(a)항 (iii)의 요건 사실 입증을 충족하였다.
앞에서 검토한 바와 같이, 신청인은 규정 제4조(a)항 소정의 요건을 모두 충족하였으므로 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 도메인이름 <kraftheinz.com> 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Ho-Hyun Nahm (남호현)
단독패널위원
일자: 2015년 7월 22일