El Demandante es McDonald’s International Property Company Ltd. con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, representado por Marval O’Farrell & Mairal, Argentina.
El Demandado es Ari Matthew con domicilio en “Londres”, República Democrática Popular Lao.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mcencasa.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de junio de 2015 contra los nombres de dominio <mcencasa.com> y <mcentucasa.com>. El 5 de junio de 2015, el Centro envió a GoDaddy.com, LLC y 1&1 Internet AG (Registrador del nombre de dominio <mcentucasa.com>), vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <mcentucasa>. El 5 de junio de 2015, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el idioma del acuerdo de registro en relación al nombre de dominio en disputa era el inglés y que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 8 de junio de 2015, 1&1 Internet AG comunicó que el nombre de dominio <mcentucasa.com> había sido cancelado por fraude, y en consecuencia, el 12 de junio de 2015, el Demandante solicitó que dicho nombre de dominio fuera retirado de la Demanda.
El 16 de junio de 2015, el Centro informó a las partes que la Demanda se había presentado en español mientras que, según la información recibida por GoDaddy.com, LLC, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era el inglés. El Centro solicito al Demandante: (1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; o (2) una demanda traducida al inglés; o (3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 12 de junio de 2015.
El 17 de junio de 2015, el Demandante envió al Centro una solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español. El Demandado no contestó a esta notificación.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de junio de 2015. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de julio de 2015.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de julio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español, apoyando su pretensión en que el sitio Web “http://mcencasa.com” al que redirige en nombre de dominio en disputa contiene información únicamente en español y en relación a la ciudad de Mar de Plata en la República Argentina. Además, advierte el Demandante que el prefijo telefónico que aparece en el WhoIs corresponde a Argentina.
Igualmente, debe hacerse notar la inconsistencia de los datos de contacto del Demandado: radicado en la República Democrática Popular de Lao y la ciudad de Londres. Por otra parte, el prefijo telefónico es argentino. Inconsistencia, por tanto, que debe aboca a no dar por ciertas las mismas.
Además, el silencio del Demandado al respecto ha impedido conocer su posición al respecto de la presente solicitud por lo que se va a primar el contenido en español de la información que aparece en la web.
En conclusión, el Experto acuerda, en uso de las facultades del párrafo 11 del Reglamento, que el idioma del procedimiento sea el español.
El Demandante es titular de numerosos registros en todo el mundo. A modo de ejemplo:
En Estados Unidos, McDonald’s es titular de las marcas siguientes:
- MCDONALDS.COM, Registro No. 2.160.744, del 26 de mayo de 1998;
- MCDONALD’S, Registro No. 1.669.580, del 24 de diciembre de 1991;
- MCDELIVERY, Registros Nos. 86598144 y 86598124, del 15 de abril de 2015.
En Australia es titular de Registro de marca No. 1.586.404 MCDELIVERY, del 17 de octubre de 2013, entre otras muchas.
En Francia es titular de la marca MCDELIVERY que se encuentra registrada bajo el Registro No. 9.255.886, del 19 de julio de 2010.
En Argentina es titular de los siguientes registros marcarios:
- MCDONALD’S registrada por primera vez en el año 1984 y bajo el numeró 1.206.272;
- MCNUGGETS, Registro No. 1.141.103, del 25 de octubre de 1984;
- MCMUFFIN, Registro No. 1.229.443, del 25 de octubre de 1984;
- MCPIZZA, Registro No. 1.371.835, del el 26 de diciembre de 1985;
- MCCHICKEN, Registro No. 1.739.481, del 10 de septiembre de 1997;
- MCPOLLO, Registro No. 1.404.983, del 23 de julio de 1986;
- MCQUESO, Registro No. 1.313.266, del 05 de mayo de 1987;
- MCHUEVO, Registro No. 202.782, del 15 de febrero de 1994;
- MCCAFE, Registro No. 1.728.148, del 17 de noviembre de 1997;
- MCMENU, Registro No. 1.920.851, del 23 de julio de 2002;
- MCSNACK, Registro No. 1.880.904, del 21 de diciembre de 2000;
- MCENTREGA, Registros No. 2.124.562 y 2.124.563, del 21 de abril de 2006.
El nombre de dominio en disputa <mcencasa.com> fue registrado el 26 de abril de 2015.
El Demandante es titular de numerosas marcas en distintos países del mundo de los que destaca los signos MCDELIVERY o MCDONALDS.COM. Destaca como tales marcas tienen como signo más conocido el prefijo “mc”, seguido de algún término genérico o descriptivo de naturaleza alimentaria. Así MCCAFE, MCMENU o MCSNACK, entre otros muchos. Además, y por lo que se refiere a Argentina por ser de allí el público al que se dirige la Web, destaca el Demandante la titularidad sobre el signo MCENTREGA.
En base a lo anterior, considera que las marcas de su titularidad MCENTREGA o MCDELIVERY son conceptualmente confundibles con el nombre de dominio en disputa <mcencasa.com>. En este sentido, considera que con la utilización del prefijo “mc” se produce una evocación de la marca MCDONALD’S.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, mantiene el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos por no darse ninguna de las siguientes razones: i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, haya utilizado el nombre de dominio en disputa, o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) que hayan sido conocidos corrientemente por el nombre de dominio en disputa; o iii) hayan hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de MCDONALD’S con ánimo de lucro.
Sin embargo, entiende que nada de eso ocurre como lo demuestra el hecho de que el sitio Web al que redirige el nombre de dominio en disputa presenta al Demandado como: “MCencasa - El nuevo y renovado delivery de McDonald’s” lo que demuestra la verdadera intención del Demandado.
Y, por lo que se refiere al tercero de los requisitos, alega que la trayectoria de las marcas del Demandante es anterior al registro del nombre de dominio en disputa realizado el pasado día 25 de abril de 2015. A ello añade que el nombre de dominio redirige al sitio web “http://mcencasa.com” que se presenta como si fuesen el Demandante a pesar de no contar con autorización o relación con el Demandante para ello. Entiende que el objetivo no es otro que cometer fraudes por medio de “phishing” y así servir de medio para atraer usuarios de Internet cuando estos buscaban al Demandante. Por tanto, el registro se realizó con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web mediante la creación de un riesgo de confusión con las marcas del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación o promoción del sitio Web del Demandado.
Por otra parte, manifiesta el Demandante que el Demandado está realizando una práctica delictiva similar a la ya ocurrida en Argentina hace años en relación al nombre de dominio <plastidipargentina.com> en virtud de la cual se realizaban pedidos en la Web a la que dirigía el nombre de dominio y sin relación alguna con el sitio oficial mas sin que los pedidos llegaran a destino.
Finalmente, alega el Demandante que el sitio Web se encuentra actualmente inactivo.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
El Demandante ha demostrado ser titular de números registros marcarios en los que el elemento predominante es “mc”, abreviatura de su famosa marca MCDONALD’S. Así, y como mero ejemplo del uso extensivo de estas marcas, podemos destacar MCENTREGA, MCMENU, MCDUO o MCNUGGETS. Por ello, entiende este Experto que se realiza una reproducción de un elemento principal de las marcas anteriores en el nombre de dominio en disputa <mcencasa.com> y que dicha reproducción además asocia de manera inmediata dicho nombre de dominio con el Demandante1 .
Por tanto, el Experto determina que el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido por el párrafo 4(a) de la Política.
Las alegaciones del Demandante a propósito del presente requisito se resumen como sigue: el Demandado desvía engañosamente a los consumidores a su sitio Web y el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.
Efectivamente, el Demandante ha demostrado con la documental aportada que la Web a la que redirige el nombre de dominio en disputa <mcencasa.com> es un sitio Web que genera una apariencia del ser el propio del Demandante. Prueba de ello, el uso extensivo de marcas como MCDONALDS o MCDELIVERY en el sitio Web al que se dirige el nombre de dominio en disputa. De hecho, se comprueba de dicha documental como en el pie de página se hace una advertencia sobre el copyright a favor del Demandante y no del Demandado.
Con ello aporta el Demandante unos indicios prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Consecuentemente, corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos. No obstante, su falta de personación le va a impedir vencer el presente requisito pues su silencio le impide refutar lo probado prima facie por el Demandante. Por ello y en estas circunstancias, este Experto califica la actuación del Demandado como carente de derechos o intereses legítimos a los efectos de la Política.
Por cuanto antecede, este Experto considera que queda probado el cumplimiento de este segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.
De acuerdo con la Política para que el Demandante obtenga un resultado favorable a su pretensión es necesario que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y sea utilizado de mala fe, conforme al parágrafo 4(a)(iii) de la Política.
El párrafo 4(b) de la Política fija, con carácter enunciativo, una serie de circunstancias que constituyen prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Pues bien, este Experto considera que de las pruebas y alegaciones que constan en el expediente debe calificarse como de mala fe, tanto el registro como la utilización del nombre de dominio en disputa <mcencasa.com> por el Demandado.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa para a continuación redirigirlo a una Web (“www.mcencasa.com”) en la que creó una apariencia que consistía en presentarse ante el usuario de Internet como si de un sitio oficial del Demandante se tratara. Efectivamente, reproducía los signos distintivos del Demandante lo que supone, en opinión del Experto, una clara violación de la Política. Es decir, a sabiendas de la existencia de los derechos marcarios, el Demandado procedió a su registro.
Por lo demás, el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado incurre en el supuesto de hecho recogido en el artículo 4(b)(iv) de la Política: “... al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”. Nótese que no sólo se reprodujeron las marcas. Igualmente reproducía los servicios propios y conocidos del Demandante e, incluso, incorporaba una leyenda de copyright en favor del Demandante.
Evidentemente, tal esfuerzo no tenía otro objetivo que generar engaño en el consumidor. Así se puede deducir de la cuenta de Facebook de “mcencasa” cuyas impresiones han sido facilitadas por el Demandante. Engaño que tiene su razón en la intención de obtener un lucro con las ventas de productos a través del sitio Web. Sin embargo, el Demandado no tiene autorización o licencia para actuar en el mercado bajo el amparo de la marca MCDONALD’S, hacerse pasar por ella o, vender sus productos. Por tanto, entiende el Experto que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
El hecho que el sitio Web se encuentre actualmente inactivo no cambia las conclusiones del Experto.
Por tanto, debemos concluir que el nombre de dominio en disputa <mcencasa.com > ha sido registrado y es utilizado de mala fe en los términos del artículo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mcencasa.com> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 31 de julio de 2015
1 Si bien la comparación entre un nombre de domino y la marca de un demandante es una comparación meramente objetiva, el Experto nota que, excepcionalmente puede haber situaciones en las que el contenido del sitio Web al que re-direcciona un nombre de domino puede ser considerado ya que este pone de manifiesto que el mismo demandado selección el nombre de dominio dada su similitud con la marca del demandante. Ver Schering-Plough Corporation, Schering Corporation v. Dan Myers, Caso OMPI No. D2008-1641.