La Demandante es Telefónica, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, España.
La Demandada es Conexiona Telecom, S.L. con domicilio en Ourense, España, representada por Beker y Bernaude Abogados, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tpmovistar.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de julio de 2015. El 29 de julio de 2015 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de julio de 2015 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos de contacto del registrante, los cuales diferían del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 12 de agosto de 2015 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante enmendó su Demanda, que fue presentada nuevamente al Centro en fecha 17 de agosto de 2015. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de agosto de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 14 de septiembre de 2015. La Demandada solicitó el 1 de septiembre de 2015 una extensión del plazo de presentación del escrito de contestación a la Demanda hasta el día 1 de octubre de 2015. El Centro solicitó el 4 de septiembre de 2015 los comentarios de la Demandante respecto de la solicitud de la Demandada de extensión de plazo. La Demandante presentó escrito de respuesta a la solicitud de extensión de plazo de la Demandada manifestando la posibilidad de una extensión del plazo de presentación al 18 de septiembre de 2015. El Centro notificó a las Partes la extensión del plazo de presentación al 21 de septiembre de 2015. La Demandada presentó el escrito de contestación a la Demanda el 21 de septiembre de 2015.
La Demandante presentó una comunicación suplementaria el 22 de septiembre de 2015.
El idioma del procedimiento es el castellano, por ser ambas partes de nacionalidad española, haber existido comunicaciones previas entre ellas en este idioma y existir consenso tácito entre las mismas para que el procedimiento se desarrolle en dicho idioma.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de octubre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante, Telefónica, S.A., es una empresa española fundada en el año 1924, dedicada desde entonces a la prestación de servicios y comercialización de productos en el campo de las telecomunicaciones, la cual lanzó en el año 1994 la telefonía móvil digital bajo el signo distintivo MOVISTAR, siendo usado ahora dicho signo distintivo para distintos productos y servicios del ámbito de las telecomunicaciones. La marca MOVISTAR está presente además de en España, en otros países de habla hispana como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela (República Bolivariana de), Colombia, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica o Nicaragua.
La Demandante es titular, con anterioridad al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de múltiples signos distintivos con efectos en España contenedores de la marca MOVISTAR.
Adicionalmente, la Demandante es titular registral de numerosos nombres de dominio previos al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, y que incluyen el término MOVISTAR.
La Demandada es una mercantil con domicilio en España, dedicada, tal y como reza su objeto social, al "comercio de equipos informáticos; de oficina y de telefonía y telecomunicaciones. Programación, desarrollo, alquiler y venta de aplicaciones informáticas. Fabricación y ensamblaje de equipos informáticos y de telecomunicaciones", la cual está dada de alta en el CNAE de "otras actividades relacionadas con la informática".
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada en fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con la información que fue facilitada el 30 de julio de 2015 por el registrador del nombre de dominio en disputa, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es titular de más de 2.500 marcas registradas en más de 20 países, muchas de ellas con la denominación MOVISTAR, la cual tiene la consideración de marca renombrada y es de reconocido prestigio a nivel mundial.
- La Demandante es titular, además, de numerosos nombres de dominio que incluyen el término MOVISTAR tales como <movistar.com> o <movistar.es>.
- El término MOVISTAR se reproduce con identidad en el nombre de dominio en disputa, creando confusión con respecto a las marcas de la Demandante, añadiendo únicamente a aquél el prefijo "tp" y el dominio genérico de primer nivel ".com", los cuales no resultan de carácter distintivo, al lado de una marca notoria.
- La Demandada carece de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no tiene relación con la Demandante de ningún tipo, tampoco es titular de ninguna marca española, nacional de otro estado miembro o comunitaria/internacional con efectos en España que incluyan el término "movistar", ni cuenta con autorización de la Demandante para su utilización en Internet como nombre de dominio.
- La Demandada no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y su único fin a la hora de registrar el mismo es redirigir el tráfico que genera la marca de la Demandante para sus propios beneficios.
- La Demandada registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe con la única intención de beneficiarse del buen nombre y esfuerzo de la Demandante, causando un grave perjuicio a ésta.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
La Demandada rebate los argumentos exhibidos por la Demandante sobre la base de las siguientes manifestaciones y alegaciones:
- La Demandada, si bien es titular del nombre de dominio en disputa, actúa exclusivamente como proveedora de servicios tecnológicos de la mercantil Telcoinver Telecomunicaciones, S.L., responsable última del funcionamiento y administración del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa incorpora un importante elemento diferenciador de los signos distintivos de la Demandante, el prefijo "tp". No existe, a mayor abundamiento, ninguna marca o signo distintivo registrado por la Demandante idéntico al nombre de dominio en disputa.
- El uso que se hace del nombre de dominio en disputa, el cual redirecciona al nombre de dominio <telcot.es>, es en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios.
- El nombre de dominio en disputa no fue registrado por la Demandada con el ánimo de transmitirlo a un tercero a cambio de un precio ni con el fin de obtener ventaja alguna al albur del renombre de la Demandante.
Y así, de todo lo anterior, la Demandada solicita la íntegra desestimación de la Demanda.
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
La primera de las circunstancias exigidas en la Política es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el signo distintivo MOVISTAR, del cual viene realizando un uso público intensivo que ha determinado su carácter renombrado. Así lo ha reconocido el Foro de Marcas Renombradas Españolas1, el cual calificó a MOVISTAR como marca renombrada en España en el sector de la energía y las telecomunicaciones.
Constatada la existencia de derechos sobre la marca MOVISTAR a favor de la Demandante, debe examinarse seguidamente si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta derechos marcarios.
En criterio del Experto, la comparación de ambos términos, MOVISTAR y <tpmovistar.com>, no aloja dudas en cuanto a que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca renombrada de la Demandante. Por ello, resulta a juicio de este Experto, evidente el riesgo de confusión entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación de fantasía "movistar", el término "tp", que carece de cualquier significado en idioma castellano y que no puede calificarse como elemento diferenciador, y el dominio genérico de primer nivel ".com".
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <tpmovistar.com> se revela confusamente similar a la marca de la Demandante. Y ello debido a que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término "tp" y del nombre de dominio genérico de primer nivel ".com" es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con la marca de la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
La segunda de las circunstancias exigidas por la Política es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, la Política parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por otros expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos de la Política que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véase el párrafo 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition).
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, le corresponde a ésta, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
El párrafo 4.c de la Política fija algunos ejemplos de situaciones o supuestos de hecho que pueden abocar a un reconocimiento de derechos a favor de la Demandada ante un conflicto como el presente, situaciones que no han sido puestas de manifiesto mediante la aportación de las correspondientes pruebas en el expediente.
Y es que, según acredita la Demandante, sin que de contrario se hayan aportado evidencias que lo contradigan, acontecen en el caso las siguientes circunstancias:
- No existe ninguna marca en España ni ninguna marca comunitaria con denominación "movistar" que no pertenezca a la Demandante. No en vano, la Demandada nunca ha sido, ni es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación. Asimismo, la Demandada no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso.
- El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por la Demandada en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios, sino como mero redireccionamiento a un sitio web bajo el nombre de dominio <telcot.es> que ofrece productos y servicios de, entre otros, el ramo de las telecomunicaciones.
Las anteriores circunstancias, en consonancia con lo dispuesto en la Política, son compartidas por este Experto y le permiten concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por la Política.
La tercera de las circunstancias exigidas por la Política es que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A tenor de lo preceptuado por la Política, la mala fe en el uso y registro del nombre de dominio en disputa han de ser probados por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.
En este sentido, la Política establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante.
Uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio es el conocimiento previo, por parte de la Demandada, de los derechos marcarios de la Demandante y el interés de ésta de obtener beneficio de la marca renombrada de un tercero (véanse, por ejemplo, Soria Natural, S.A. v Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; Iberdrola S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no se puede concluir que la Demandada desconocía la marca renombrada de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, toda vez que se trata de una marca renombrada y en consecuencia se trata de una marca conocida por el público en general.
En lo que al uso del nombre de dominio en disputa se refiere, se enmarca la actividad realizada por la Demandada en una mera redirección del nombre de dominio en disputa al sitio web "www.telcot.es", donde se ofrecen, entre otros, servicios de telefonía denominados "Telco Voz", similares a los servicios que presta la Demandante. Lo anterior resultasuficiente para considerar que existe un uso de mala fe, en opinión del Experto.
De cuanto antecede, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <tpmovistar.com> se produjo por razón del renombre y prestigio de la marca MOVISTAR. Asimismo, el uso acreditado del nombre de dominio en disputa, en ofrecimiento por la Demandada de servicios del ramo de las telecomunicaciones y la informática, servicios similares a los de la Demandante, inclinan a este Experto a afirmar la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa en tanto que de manera intencionada y con ánimo de lucro, se intenta atraer a usuarios de Internet al sitio web de la Demandada al que redirecciona el nombre de dominio en disputa, creando confusión en dichos usuarios de Internet con la marca del Demandante. Por ello, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en el propio renombre de la marca MOVISTAR y su uso con ánimo de lucro en relación a la misma, de manera que concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa <tpmovistar.com> por la Demandada es de mala fe.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <tpmovistar.com> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto Único
Fecha: 19 de octubre de 2015
1 El Foro de Marcas Renombradas es una entidad integrada por la Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE), el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).