La Demandante es S.A.C.I FALABELLA, con domicilio en Las Condes, Santiago, Chile, representada por Silva & Cía, Chile.
El Demandado es Raúl Loayza, 1, con domicilio en Lima, Perú.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me>.
El Registrador de los citados nombres de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de diciembre de 2015. El 11 de diciembre de 2015 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 17 de diciembre de 2015 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 21 de diciembre de 2015. Al haber sido presentada la Demanda en español y ser el idioma del Acuerdo de Registro de los nombres de dominio el inglés, las partes fueron informadas de dicha circunstancia y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante presentó una traducción de la Demanda a lengua inglesa en fecha 22 de diciembre de 2015.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de enero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de enero de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de enero de 2016.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de febrero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto considera que, pese a ser el inglés el idioma del Acuerdo de Registro de los nombres de dominio en disputa y haber el Centro notificado la Demanda y tramitado el procedimiento en lenguas inglesa y española de manera simultánea, el idioma español fue adecuado para la presentación de la Demanda y para todas las actuaciones procesales llevadas a cabo en el mismo hasta culminar con la presente Decisión. Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto la Demandante como el Demandado están domiciliados en países cuyo idioma oficial es el español, es decir, Chile y Perú, respectivamente, y que varios hechos del procedimiento están relacionados con circunstancias ocurridas en esos países y cuyas pruebas en su mayoría fueron, por ende, presentadas en documentos en ese idioma.
La Demandante lleva a cabo actividades mercantiles y financieras en varios países de Latinoamérica explotando de manera directa su marca registrada BANCO FALABELLA.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca en Chile:
BANCO FALABELLA, registro número 852247 y fecha de concesión 9 de marzo de 2009, que distingue servicios de la clase 36;
BANCO FALABELLA, registro número 863540 y fecha de concesión 9 de marzo de 2009, que distingue servicios de las clases 35, 36, 41, 42 y 45;
BANCO FALABELLA, registro número 852246 y fecha de concesión 9 de marzo de 2009, que distingue servicios de la clase 38,
BANCO FALABELLA, registro número y fecha de concesión 9 de marzo de 2009, 852245 que distingue servicios de la clase 35;
BANCO FALABELLA, registro número 852244 y fecha de concesión 9 de marzo de 2009, que distingue productos de la clase 16;
BANCO FALABELLA, registro número 915589 y fecha de concesión 13 de abril de 2011, que distingue productos de la clase 9;
BANCO FALABELLA, registro número 906098 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue productos de la clase 16;
BANCO FALABELLA, registro número 906099 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 35;
BANCO FALABELLA, registro número 906100 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 36;
BANCO FALABELLA, registro número 906101 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 38;
BANCO FALABELLA, registro número 915590 y fecha de concesión 13 de abril de 2011, que distingue productos de la clase 9;
BANCO FALABELLA, registro número 906102 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue productos de la clase 16;
BANCO FALABELLA, registro número 906103 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 35;
BANCO FALABELLA, registro número 906104 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 36;
BANCO FALABELLA, registro número 906105 y fecha de concesión 27 de diciembre de 2010, que distingue servicios de la clase 38;
La Demandante también es titular de registros de la marca BANCO FALABELLA en varios países de Latinoamérica, entre otros, Colombia y Perú.
El Demandado registró los nombres de dominio en disputa <bancofalabella.club> el 23 de noviembre de 2015 y <bancofalabella.me> el 24 de noviembre de 2015 sin licencia o autorización alguna para llevar a cabo la reproducción, el uso o la explotación de la marca BANCO FALABELLA.
Los nombres de dominio en disputa <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me> se componen de la expresión “banco” que describe de manera específica a una entidad que presta servicios financieros y de la marca FALABELLA, elemento principal además de la denominación social de la Demandante. En conjunto, en ambos dominios se reproduce de manera idéntica la marca BANCO FALABELLA de la Demandante.
La Demandante se constituyó oficialmente el 10 de agosto de 1998, luego de que la junta de accionistas de ING Bank (Chile) S.A. decidiera cambiar el nombre de la empresa a Banco Falabella. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 14 de agosto del mismo año.
La Demandante perteneciente al grupo Solari, que a la vez es dueño de la cadena de tiendas departamentales identificada con la marca FALABELLA, y que le da el nombre a la institución financiera.
La Demandante está presente en las principales ciudades de Chile, especialmente en aquellas donde existen sucursales de la tienda departamental del mismo nombre, sus oficinas centrales se ubican en Santiago Centro.
La Demandante afirma que es una de las empresas más importantes de Chile y cuyo éxito empresarial permitió que la empresa S.A.C.I. FALABELLA se internacionalizara en Sudamérica en países tales como Argentina, Brasil, Perú y Colombia, donde ha tenido un éxito comercial y financiero.
La Demandante considera haber llevado una colosal inversión en los mencionados países, generando empleo, movilizando la economía y posicionándose de manera rápida como una de las empresas más renombradas en su rubro, lo cual trae aparejado que su marca BANCO FALABELLA logre un posicionamiento cada vez más alto.
La Demandante se constituyó en Perú bajo la sociedad Financiera CMR en el año 1996 lanzándose oficialmente el año 2007 cuando obtuvieron autorización por parte de la SBS para iniciar sus actividades como Banco.
El hecho de que el Demandado haya solicitado varios nombres de dominio que incluyen la marca BANCO FALABELLA no es una mera coincidencia sino que más bien se trata de alguien consciente de la fama y notoriedad de la marca BANCO FALABELLA en las actividades financieras.
El Demandado no utiliza los nombres de dominio en disputa para actividades legítimas relacionadas con el sector financiero.
El nombre de dominio en disputa <bancofalabella.me> no se encuentra activo, lo cual no obsta para que exista mala fe por parte del Demandado.
El nombre de dominio en disputa <bancofalabella.club> está asociado a una página de aterrizaje, lo cual no puede dar origen a una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con la Política, la demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El Experto procederá a analizar la presencia de dichos requisitos en el caso concreto. Se tendrá en cuenta además que el párrafo 15 del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”
El párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
El Experto además está facultado para obtener pruebas ex officio, y para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario.
La protección de la marca BANCO FALABELLA desplegada por la Demandante en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, país en el cual está domiciliado el Demandado ha sido probada de manera amplia en este proceso. Así mismo, el reconocimiento en varios países de la marca BANCO FALABELLA se evidenció como consecuencia de la actividad de la Demandante en el sector financiero.
En este caso, el Experto considera que la reproducción completa de la marca BANCO FALABELLA en <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me> genera confundibilidad entre los nombres de dominio en disputa y las marcas registradas por la Demandante.
El hecho de que en los nombres de dominio en disputa junto a la marca BANCO FALABELLA se agreguen los dominios de nivel superior “.club” y “.me” no mitiga el riesgo de confundibilidad. Es más, desde la perspectiva del consumidor, dado el renombre de la marca BANCO FALABELLA, es aún más evidente que se puede ocasionar confusión sobre el origen empresarial y el respaldo que tendrían las actividades desarrolladas eventualmente por el Demandado bajo el amparo de los nombres de dominio en disputa.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que los nombres de dominio en disputa <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me> reproducen de manera idéntica la marca registrada por la Demandante.
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado establecer derechos o intereses legítimos.
En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa en tanto que (i) los nombres de dominio en disputa no se utilizan por el Demandado para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios, ni parecen haberse efectuado preparativos en este sentido, (ii) el Demandado no posee ningún establecimiento financiero bajo la denominación “banco falabella” que pueda conducir a que se conozca al Demandado comúnmente por los nombres de dominio en disputa y (iii) del registro y uso precario de los nombres de dominio en disputa no se puede inferir un uso legítimo no comercial o un uso leal de los nombres de dominio en disputa que además reproduce íntegramente la marca de la Demandante.
La Demandante ha acreditado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Por su parte, el Demandado no contestó la Demanda en el plazo establecido por el procedimiento a la argumentación y evidencia presentadas. El Demandado no presta servicios financieros ni posee autorización o derecho alguno para hacer uso de la marca o para registrar los nombres de dominio en disputa.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el segundo requisito de la Política.
De acuerdo al párrafo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza los nombres de dominio <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me> de mala fe. El párrafo 4(b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web o sitio en línea.
Los hechos del presente caso configuran diversos supuestos de mala fe tanto en el registro como en el uso que se ha dado a los nombres de dominio en disputa de acuerdo con la Política. El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por la Demandante en las que se acredita la intención nociva que animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la ilegítima utilización que ha hecho de los nombres de dominio registrados.
En relación con la mala fe al momento del registro se toma como indicio de la misma que el Demandado muy probablemente conocía de la existencia de las marca BANCO FALABELLA. Por lo tanto, existía un ánimo de apropiarse de los nombres de dominio en disputa, impidiendo al legítimo titular de reconocidas marcas la protección de las mismas como nombres de dominio. En particular, la Demandante expone como argumentos para sustentar la mala fe del Demandado: a) que el registro del nombre de dominio bajo la extensión “.me” es muy semejante al nombre de dominio registrado por la Demandante bajo la extensión “.pe” correspondiente a Perú, lo que puede provocar confusión sobre el origen de los servicios ya que el Demandante tiene actividades mercantiles en ese país, b) en cuanto al contenido de los sitios web, si bien <bancofalabella.me> no se encuentra activo y <bancofalabella.club> está asociado a una página de aterrizaje, en opinión de la Demandante esta utilización atenta con la identidad empresarial, la propiedad intelectual, la competencia leal y la buena fe mercantil, puesto que supone la utilización en Internet de nombres de dominio prácticamente idénticos a los de un banco que opera en diversos países.
Luego de analizar los argumentos y las pruebas presentadas, así como del conjunto de circunstancias del caso, en opinión del Experto resulta que la actuación de la Demandada tanto al registrar sin justificación los nombres de dominio en disputa reproduciendo en éstos la reconocida marca BANCO FALABELLA como la espuria utilización de la manera descrita es una actuación de mala fe. En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el tercer requisito de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <bancofalabella.club> y <bancofalabella.me> sean transferidos a la Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: Febrero 11 de 2016