La Demandante es The British School of Barcelona, S.A. con domicilio en Castelldefels, Barcelona, España, representada por Baker & McKenzie Barcelona, España.
La Demandada es JL Camaleion/Education in Excellence S.L. con domicilio en Córdoba, España, representada por Rafael Valverde de Diego, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <britishschoolofbarcelona.com> (el "Nombre de Dominio")
El Registrador del Nombre de Dominio es OVH.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de diciembre de 2015. El 17 de diciembre de 2015 el Centro envió a OVH por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 17 de diciembre de 2015 OVH envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de enero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de febrero de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de enero de 2016.
El Centro nombró a Antonia Ruíz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de febrero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demanda se presentó originalmente en inglés; sin embargo, el idioma del acuerdo de registro es el español y la Demandada ha solicitado que éste sea el idioma de procedimiento. La Demandada presentó una traducción en español de la Demanda. El Escrito de Contestación a la Demanda se presentó en español. Considerando todo lo anterior, el Experto decide que el español es el idioma del procedimiento, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento.
La Demandante es titular de los registros españoles siguientes:
- Marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA con diseño, solicitado el 21 de abril de 1999 y concedido el 22 de mayo de 2000, para distinguir servicios de enseñanza, ocio, diversión, entretenimiento, culturales y deportivos; y
- Marca nº 2963866 BSB THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, solicitado el 14 de enero de 2011 y concedido el 7 de septiembre de 2011, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales y deportivas.
Los citados registros se encuentran en pleno vigor.
El Nombre de Dominio se registró el 28 de julio de 2014; consta como titular JL Camaleion y como contacto administrativo Education in Excellence S.L., sociedad que ha reconocido en el presente procedimiento ser el titular real del Nombre de Dominio, manifestando asimismo que JL Camaleion es un apodo utilizado para realizar dicho registro.
El Nombre de Dominio se utiliza actualmente como página Web para promocionar las actividades de la Demandada bajo las denominaciones "British School of Gabà", "TheBritish School of Gabà", y "BCG British College".
La Demandante, en resumen, alega:
- Que opera bajo la denominación social "The British School of Barcelona, S.A." y se dedica al sector empresarial educativo, añadiendo que tiene más de cincuenta años de experiencia y que promociona su escuela y servicios educativos a través de los sitios Web "www.britishschoolbarcelona.com" y "www.bsb.edu.es".
- Que es titular de dos registros españoles de marca, a saber: marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA y marca nº 2963866 BSB THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA; y que el Nombre de Dominio es casi idéntico a las citadas marcas, así como a su denominación social.
- Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, apoyando esta alegación en determinados motivos, a saber: i) jamás ha sido conocida la Demandada por el Nombre de Dominio ni ha adquirido derechos de marca sobre la correspondiente denominación; ii) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no existen pruebas de que haya utilizado el Nombre de Dominio o haya realizado preparativos para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; iii) la Demandada no tiene relación con la Demandante ni ésta le ha dado su autorización para que utilice su denominación social y sus marcas y/o cualquier otra palabra que se preste a confusión con las mismas; iv) la Demandante envió un correo electrónico a la Demandada el 19 de octubre de 2015 requiriéndole para que cesase en el uso del Nombre de Dominio, al cual la Demandada no se opuso formalmente ni lo discutió, si bien reaccionó desactivando el redireccionamiento automático del Nombre de Dominio al sitio Web "www.britishcollegegava.com" ; y v) la Demandada no hace un uso legítimo no-comercial ni leal del Nombre de Dominio, sino que lo utiliza de forma desleal, con ánimo de lucro comercial para desviar a los consumidores al sitio Web "www.britishcollegegava.com" operado por la administración de la Demandada, Education of Excellence SL, que gestiona la escuela "British College Gava".
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, fundamentalmente porque: i) con ello ha intentado, de manera intencionada y con ánimo de lucro, atraer usuarios de Internet al referido sitio Web "www.britishcollegegava.com" haciendo posible la confusión con la marca y denominación social de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o escuela de la Demandada; ii) para provocar tal confusión, inicialmente activó un redireccionamiento automático del Nombre de Dominio al sitio Web "www.britishcollegegava.com" y, tras recibir el citado requerimiento, lo desactivó y en su lugar empezó a utilizar el Nombre de Dominio para publicar un sitio Web con contenido de la referida escuela de la Demandada, incluyendo un enlace directo al mismo sitio Web "www.britishcollegegava.com"; y iii) la Demandada usa un servicio de privacidad en combinación con el suministro de información de contacto incompleta de dicho servicio y la ocultación continuada del verdadero titular-registrante del Nombre de Dominio.
Por todo ello, solicita le sea transferido el Nombre de Dominio.
La Demandada ha contestado a las alegaciones de la Demandante como se resume a continuación:
- En primer lugar, confirma que la parte Demandada en este procedimiento es la entidad Education in Excellence, S.L. y manifiesta que JL Camaleion es un apodo utilizado para realizar dicho registro.
- Asimismo afirma que desde agosto de 2014, fecha en que comenzó a anunciar en la localidad de Gavà (a cinco kilómetros de Casteldefells, donde se encuentra el colegio de la Demandante) la apertura de su nuevo colegio bajo la denominación THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, la Demandante no ha cesado en sus ataques y se refiere concretamente a diversos requerimientos de fechas 19 de febrero de 2015, 24 de marzo de 2015, y 18 de mayo de 2015, cuyas copias aporta.
- La Demandada llama la atención sobre el hecho de que la Demandante (a través de un tercero con quien está vinculada) se apoderó de su marca (THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ), obteniendo el registro de la misma, porque ella aun no la había registrado y, por este motivo, ha tenido que cambiar su denominación, pasando a denominarse THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ.
- Considera que la Demandante ha dejado patente una conducta de molestar, atacar, y perturbar a una nueva empresa que se posicionaba a cinco kilómetros en el ejercicio de una libre y leal competencia, arrebatándole el nombre con el que se estaba anunciando en las vallas publicitarias, papelería, correos, etc. y que lo hizo de mala fe, puesto que su colegio no está en Gavà sino en Casteldefells.
- Argumenta, por otra parte, que para darse a conocer y en su legítimo derecho a comercializar su proyecto, buscó entre los posibles nombres de dominio aquellas combinaciones que, directa o indirectamente, en español o en inglés, a través de palabras clave (british, education, college, Barcelona, Cataluña, Gavà, Colegio, etc.) pudieran redirigir las demandas de información hacia su sitito Web, si bien asegura que en modo alguno se hace pasar, suplanta o confunde a nadie con su reclamo, por considerar que la denominación THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA es una marca que posee la Demandante, pero también es un conjunto de vocablos genéricos (british, school, y Barcelona) que dan respuesta a quien busque un "British school" en la provincia de Barcelona, por lo que nadie puede confundirlo con la marca propiedad de la Demandante.
- También considera que se debe distinguir entre un nombre de dominio de Internet, una marca y la denominación jurídica de una empresa y, en definitiva, entiende que se trata de que el consumidor sepa distinguir, citando el caso de los nombres de dominio cuyo registro es posible aunque sean inicialmente parecidos a otros.
- Por último, manifiesta que el Registrador del Nombre de Dominio dio su visto bueno a la disponibilidad del mismo, puesto que nadie lo había registrado (en particular, no lo había registrado la Demandante), y ello permitió que lo registrara la Demandada, del mismo modo que sucedió en el caso de la marca THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, con la que se anunciaba ingenuamente y que fue registrada por la Demandante (a través de un tercero), tal y como se ha referido anteriormente. Asimismo afirma la Demandada que respeta la marca de la Demandante, si bien Internet funciona para dirigir y dar información, considerando que nadie se llama a engaño cuando al teclear el Nombre de Dominio se encuentra la Web de la Demandada, puesto que no suplanta a nadie y cualquiera puede comprender que se trata de una empresa diferente de la empresa de la Demandante.
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones anteriores adoptadas en el marco de aplicación de la Política y que, teniendo en cuenta que ambas Partes están domiciliadas en España, procede asimismo considerar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, podrá ser estimada la Demanda sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Para cumplir con este requisito basta con tener en consideración el registro de la marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, de la Demandante, puesto que dicha marca es prácticamente idéntica al Nombre de Dominio.
En efecto, entre la citada marca de la Demandante y el Nombre de Dominio existe una práctica identidad capaz de "causar confusión"; la única diferencia reside en haber suprimido en este último el artículo "the", diferencia que el Experto juzga insignificante.
Por otra parte, a efectos comparativos, resulta irrelevante en este caso el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD") ".com". Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (véase New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; o A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172, entre otras).
En consecuencia, se declara cumplido el primero de los requisitos de la Política.
En lo que se refiere a este segundo requisito, la Demandante únicamente está obligada a establecer prima faciela falta de derechos o legitimos intereses de la Demandada y, por otra parte, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, la Demandada puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles, a saber:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios ; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, señalando que éste no se identifica con ninguna sociedad, marca, producto, o servicio por el que pudiera ser conocida antes del registro del mismo. Por su parte, la Demandada no ha probado que ostente derecho alguno o intereses legítimos o que concurre alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4 (c) de la Política.
La Demandada tan solo señala en su defensa que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto de creación de su centro educativo en Gavà y que, aunque respeta la marca de la Demandante, entiende que la misma está formada por términos genéricos ("british", "school", y "Barcelona"). De estas manifestaciones se deduce que la Demandada considera que no ha infringido ningún derecho de la Demandante al registrar y usar el Nombre de Dominio. Sin embargo, no cabe cuestionarse aquí la validez de dicha marca y por tanto las facultades que ostenta el titular de la misma frente a quienes la imitan, fundamentalmente porque se trata de un registro válidamente concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya validez sólo podría impugnarse ante los tribunales españoles competentes. En consecuencia, en tanto no resulte anulado el registro de dicha marca por falta de distintividad (cfr. artículo 51 de la vigente Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre) la Demandante tiene el derecho de prohibir a cualquier tercero que use su marca, sin su autorización, como identificador de Internet. Concretamente y conforme al artículo 34.3.e) de la citada Ley de Marcas española, la Demandante está facultada para prohibir el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
Además se ha de tener en cuenta que, aunque la repetida Ley de Marcas española, entre las prohibiciones absolutas de registro (artículo 5), dispone que no podrán registrarse como marca, entre otros, los signos que carezcan de carácter distintivo, también prevé dos importantes excepciones, disponiendo concretamente en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo lo siguiente:
"2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma."
"3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.
Por otra parte, debe rechazarse el argumento de la Demandada indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la normativa vigente en materia de nombres de dominio y porque el Registrador le confirmó que no había impedimento. En efecto, el hecho de que, en principio, el acceso a los nombres de dominio sea libre no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de esas condiciones. Precisamente la Política nace como un instrumento esencial para corregir el registro de nombres de dominio que tengan carácter especulativo o abusivo. Y tampoco puede aceptarse el argumento de la Demandada al pretender justificar el registro del Nombre de Dominio por el hecho de que la Demandante no procedió al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptación de este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o cualquier otro confundible con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad, no un deber, para los titulares de marcas y la falta de ejercicio de dicha facultad no puede considerarse una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca.
Por todo lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la Política.
Conforme al párrafo 4(b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, de las propias alegaciones de la Demandada se desprende claramente que cuando registró el Nombre de Dominio tenía conocimiento de la existencia de la entidad Demandante (The British School of Barcelona S.A.) y del centro educativo que ésta gestiona bajo la denominación THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, desde hace más de 50 años, en Castelldefels (Barcelona), puesto que ambas pertenecen al mismo sector y, por tanto, desarrollan la misma actividad. Además, el Experto considera que la Demandada probablemente también tenía conocimiento de la marca THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, cuya prioridad se remonta al año 1999. En este punto cabe recordar que la Demandada ha manifestado expresamente que respeta la marca de la Demandante, aunque por otro lado haya cuestionado el valor de un registro de marca y el alcance de las facultades que la ley otorga al titular de tal registro.
La parte Demandada ha manifestado asimismo que la verdadera titular del Nombre de Dominio es la entidad Education in Excellence, S.L. y que la persona que figura formalmente como titular (JL Camaleion) es un apodo elegido para realizar el registro del mismo. Sin embargo, para ser un simple apodo, llama la atención que también se indicara como domicilio del titular (titular real, puesto que un apodo implica la existencia de otra persona real que es identificada con dicho apodo) una ciudad francesa (Roubaix Cedex 1), mientras que los datos de la sociedad Demandada sólo aparecían como contacto administrativo y técnico. A juicio del Experto, lo anterior más bien apunta a una maniobra o intento deliberado de confundir facilitando datos imprecisos acerca del verdadero responsable del registro del Nombre de Dominio, lo que podría implicar un reconocimiento implícito de que no se estaba actuando con la debida transparencia o ausencia de mala fe.
Otra circunstancia a tener en cuenta es el hecho de que la Demandada no haya acreditado la titularidad de derecho alguno de propiedad industrial sobre el Nombre de Dominio.
En definitiva, este Experto considera que, cuando la Demandada registró (con fecha 28 de julio de 2014) el Nombre de Dominio, consistente en una denominación prácticamente idéntica a la que viene utilizando la Demandante como marca y como razón social durante décadas, pretendía un aprovechamiento indebido de la fama o reputación de que pueda gozar dicha marca y, en definitiva, que el consumidor estableciera una asociación entre la marca de la Demandante (o su centro educativo) y el nuevo centro o escuela que había proyectado abrir en Gavà, localidad próxima a Castelldefels, donde se encuentra ubicado el centro educativo de la Demandante.
También es relevante el hecho de que, como se apunta en el párrafo 4, el Nombre de Dominio se esté utilizando como página Web para promocionar las actividades de la Demandada, bajo las denominaciones "British School of Gabà", "TheBritish School of Gabà", y "BCG British College", y ello a pesar de los diversos requerimientos recibidos de la Demandante en los que se le informa de sus derechos. Esta conducta habitualmente se considera constitutiva de un uso de mala fe, al menos en el marco de aplicación de la Política.
Por otra parte, la Demandada sostiene que la Demandante también ha actuado de mala fe, aludiendo a otros hechos relevantes que no pueden ser tenidos en cuenta para tomar una decisión en este procedimiento dado que la Demanda solo tiene como objeto al nombre de dominio en disputa. En efecto, si la Demandada considera que la Demandante le ha arrebatado la marca THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, obteniendo de forma ilegítima el registro de la misma (ante la Oficina Española de Patentes y Marcas) a nombre de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial (concretamente, al Grupo Cognita), con el consiguiente perjuicio, puede acudir a los tribunales de justicia españoles competentes para reivindicar sus derechos. En resumen, la Política no es un instrumento legal adecuado para valorar – y mucho menos para resolver— el referido conflicto paralelo planteado por la Demandada, ni el presente procedimiento, habida cuenta que este únicamente involucra al nombre de dominio en disputa.
A la vista de lo que antecede, el Experto concluye que el Nombre de Dominio fue registrado y se usa de mala fe, en particular, la Demandada, al proceder a su registro debió prever que cualquier uso de un nombre de dominio tan semejante a la marca de la Demandante podría perturbar la actividad de ésta, siendo ambas empresas competidoras. Además, el Experto considera que la Demandada ha intentado, de manera intencionada y con ánimo de lucro, atraer usuarios de Internet a su propia página Web, creando así la posibilidad de confusión con la identidad de la Demandante y/o con los servicios que ésta presta en el sector al que ambas Partes pertenecen.
En conclusión, se cumple también este tercer requisito de la Política. Sin perjuicio de ello, el Experto desea reiterar que se atiene exclusivamente a la aplicación de la Política, siendo libre la Demandada de plantear ésta y otras cuestiones ante los Tribunales ordinarios españoles competentes, invocando los fundamentos que estime oportunos.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <britishschoolofbarcelona.com> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 9 de marzo de 2016