Il Ricorrente è Sky International AG di Zurigo, Svizzera, rappresentato da NCTM, Italia.
I Resistenti sono Global Trust, rappresentato dallo Studio Legale Foglia, e Hinews Italy s.r.l., entrambi di Parma, Italia (i “Registrant”).
I nomi a dominio contestati <radiosky1.com> e <sky1radio.com> sono registrati presso la società Register.IT SPA (il “Registrar”).
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 22 febbraio 2016 via email. Il 23 febbraio 2016, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. Il 24 febbraio 2016, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta con cui sono state confermate le informazioni di contatto e con cui è stata confermata l’identità dei titolari dei nomi a dominio contestati e le loro informazioni di contatto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 2 marzo 2016, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 22 marzo 2016. Il Resistente Global Trust ha fatto pervenire una Risposta il 22 marzo 2016. Il Ricorrente ha trasmesso una comunicazione supplementare in data 4 aprile 2016.
Il Centro ha nominato, in data 8 di aprile 2016, Richard Hill quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
I due nomi a dominio disputati sono controllati dalla stessa persona.
Il Ricorrente ha registrato, inter alia, i marchi SKY, SKY RADIO, e SKY UNO, con diritti che rimontano, rispettivamente, al 1996, 1988 e 2003. I marchi sono famosi e sono utilizzati per vari servizi televisivi e radiofonici.
I nomi a dominio contestati sono stati registrati nel 2005.
Il Ricorrente non ha autorizzato il Resistente ad utilizzare i suoi marchi.
I nomi a dominio contestati sono stati utilizzati per reinidirizzare ad altri nomi a dominio, di titolarità o comunque collegati al Resistente, in modo da illegittimamente deviare su essi utenti alla ricerca dei prodotti e dei servizi del Ricorrente
Il Ricorrente dice essere l’operatore della piattaforma televisiva SKY, operativa dal 1982 nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e in Irlanda che, già nel 1988, era divenuta la piattaforma televisiva satellitare più vista d’Europa, con 10 milioni di spettatori ogni settimana in 19 territori europei (compresi Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Grecia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Ungheria e Islanda). Attualmente, la piattaforma vanta oltre 25.000.000 di abbonati in Europa: 16.029.000 in Gran Bretagna e Irlanda, 4.426.000 in Germania e Austria e 4.725.000 in Italia.
Il Ricorrente invita il Collegio, nell’esercizio della facoltà di cui alle Norme, paragrafo 10(e), ad esaminare in forma consolidata le dispute relative ai nomi a dominio contestati e in ragione del fatto che entrambi, seppur registrati a nome dei due diversi Registrant, Global Trust e Hinews Italy s.r.l., sono utilizzati e controllati da Global Trust, o comunque a beneficio della stessa. Ciò è dimostrato dai seguenti dati, evidenti già dall’esame dei dati di registrazione annotati sul WhoIs e dalle ulteriori informazioni acquisite dal Ricorrente:
- l’indirizzo fisico e email dei due Registrant coincidono;
- i nomi a dominio contestati condividono lo stesso contatto amministrativo (signor M. Gabbi), raggiungibile per email allo stesso indirizzo indicato dai Registrant Hinews Italy s.r.l. e Global Trust;
- il signor M. Gabbi è stato dal 1993 al 2012 amministratore unico della Hinews Italia s.r.l., ora in liquidazione;
- il signor M. Gabbi nel 2012 ha ceduto il 95% delle quote di Hinews Italy s.r.l. a Global Trust;
- Global Trust è titolare del 95% delle quote di Hinews Italy s.r.l.; il nome a dominio contestato <radiosky1.com> punta sul medesimo sito Internet su cui punta <sky1radio.com>.
Il Ricorrente dice essere titolare, in Italia, Regno Unito e in numerose altre giurisdizioni, di oltre 2.900 marchi incentrati sulla parola “Sky”, registrati a partire dal 1989 per attività di produzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi e servizi di telecomunicazione e in particolare per programmi radiofonici. Il marchio SKY RADIO è stato registrato nel 1989 per trasmissione e diffusione di programmi radio e⁄o televisivi e il marchio SKY UNO è stato registrato in Italia nel 2005. I marchi SKY sono dotati di una grandissima visibilità e conoscibilità da parte del pubblico, anche italiano: già dal momento del lancio dei servizi di televisione satellitare a marchio SKY nel 2003 si registravano più di 1.900.000 abbonati ai servizi DTH (oggi diventati 4.725.000). I marchi SKY sono senza dubbio marchi forti: il Ricorrente cita decisioni di giustizia e della Policy in questo senso.
I nomi a dominio contestati sono stati registrati nel novembre 2005.
Il Ricorrente sostiene che i nomi a dominio contestati incorporano il marchio SKY del Ricorrente e costituiscono una combinazione degli altri marchi della famiglia SKY, cioè SKY UNO e SKY RADIO. La circostanza che nei nomi a dominio contestati il marchio celebre SKY sia abbinato a termini (“uno” e “radio”) che, considerati singolarmente, sono generici o di uso comune non fa in alcun modo venir meno il rischio di confusione in conseguenza della somiglianza di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy. Il Ricorrente cita decisioni della Policy in questo senso.
Secondo il Ricorrente, i Resistenti non possono vantare un diritto o legittimo interesse in relazione ai nomi a dominio contestati. In primo luogo, le denominazioni dei Resistenti, “Global Trust” e “Hinews Italy s.r.l.”, non hanno alcuna attinenza con i nomi a dominio contestati che possano giustificare l’uso dei segni SKY, SKY UNO e SKY RADIO, corrispondenti ai marchi di titolarità del Ricorrente. In secondo luogo, i Resistenti non hanno alcun rapporto di associazione o affiliazione con il Ricorrente, né hanno avuto alcun consenso o licenza, espressa o tacita, né sono stati altrimenti autorizzati ad utilizzare i marchi del Ricorrente. I Resistenti non sono poi titolari di marchi registrati contenenti la dicitura SKY, anche in abbinamento con i termini “uno” e/o “radio”, né sono comunemente conosciuti con i nomi a dominio contestati.
Il Ricorrente dice che il sito ospitato su “www.sky1radio.com” è stato utilizzato esclusivamente per promuovere e convogliare traffico su tre altri siti dedicati a festival della canzone e allo sport – i cui banner pubblicitari sono posti in evidenza nella pagina d’apertura di “www.sky1radio.com” e tramite essi direttamente raggiungibili. I siti Internet menzionati sono di titolarità o comunque riconducibili ai Resistenti. Tramite i nomi a dominio contestati non sono mai stati genuinamente offerti servizi di web radio ma attirati utenti su altri servizi riconducibili ai medesimi titolari.
In ogni caso, dice il Ricorrente, ove anche vi fosse stato un uso effettivo dei servizi di web radio tramite i nomi a dominio contestati, non potrebbe configurarsi alcuna offerta di servizi in buona fede, avendo inteso i Resistenti sfruttare a proprio vantaggio il possibile rischio di confusione presso il pubblico, consistente anche nel rischio di associazione tra i propri servizi e i noti servizi offerti dal Ricorrente, derivante dall’incorporazione di un marchio ultra-celebre oggetto di precedente registrazione e uso per servizi identici o affini. Alla luce di quanto sopra, non è dunque dato rinvenire alcun “legitimate noncommercial or fair use of the domain name” in capo ai Resistenti secondo quanto previsto dal paragrafo 4(c)(i-iii) della Policy. Il Ricorrente cita decisioni della Policy in questo senso.
Secondo il Ricorrente, i Resistenti hanno registrato ed utilizzano i nomi a dominio contestati in mala fede nel senso della Policy perché, fra l’altro, i nomi a dominio contestati reindirizzavano ad altri nomi a dominio, di titolarità o comunque collegati ai Resistenti, in modo da illegittimamente deviare su di essi utenti alla ricerca dei prodotti e dei servizi a marchio SKY. Il Ricorrente cita decisioni della Policy in questo senso.
Inoltre, dice il Ricorrente, i contatti dei Registrant dei nomi a dominio contestati risultano collegati anche a numerosissimi altri nomi a dominio chiaramente registrati in spregio del diritto al nome di celebrità nel settore dello sport, o nei quali sono comunque riconoscibili marchi di terzi.
Solamente il Resistente Global Trust ha depositato una Risposta nella presente procedura.
Il Resistente Global Trust anzitutto contesta che i nomi a domino contestati <sky1radio.com> e <radiosky1.com> siano entrambi utilizzati o a beneficio di Global Trust. Tale affermazione, sostiene il Resistente Global Trust, è palesemente non rispondente al vero, dal momento che Global Trust, che il Resistente rappresenta in qualità di trustee è evidentemente soggetto giuridico diverso dalla Hinews Italy s.r.l. in liquidazione. Sarebbe come affermare che due società che hanno sede presso lo stesso indirizzo sono, unicamente per questo motivo, un unico soggetto giuridico. Pertanto la memoria difensiva riguarda unicamente il nome a dominio contestato <sky1radio.com> registrato da Global Trust.
Secondo il Resistente Global Trust, il sostantivo “sky” è palesemente generico e di uso comune e questo, come noto, non ne consentirebbe neppure la brevettabilità ed il conseguente diritto di uso esclusivo. Il Ricorrente non può arrogarsi l’esclusivo diritto non solo dell’uso del nome “sky” (il cui significato, “cielo”, è palesemente generico e di uso comune), ma anche dei termini “radio” e, addirittura “uno”, sulla cui genericità è inutile spendere parole. Inoltre, il Ricorrente non ha mai esercitato attività radiofonica limitandosi alla mera ripetizione del segnale audio di altre emittenti e, quindi, non a mezzo di vere e proprie trasmissioni radiofoniche, bensì rendendole unicamente disponibili sul canale 700 della piattaforma satellitare televisiva di sua proprietà in Italia. E’, pertanto, evidente che tale funzione non può certamente essere assimilata o anche solo paragonata ad attività radiofonica, cioè alla produzione e successiva diffusione di programmi radiofonici originali.
Il Resistente Global Trust dice che il Ricorrente ha lanciato Sky Radio solo il 15 maggio 2008 mentre il canale “Sky Uno” addirittura l’1 aprile 2009, quindi non si comprende come sia possibile che <sky1radio.com>, registrato rispettivamente ben quattro e cinque anni prima dei canali (televisivi) che Sky International AG accusa i Resistenti di aver “plagiato”, possa aver inteso porre in essere una deliberata azione in danno al Ricorrente.
Il Resistente Global Trust dice che, come è prassi comune ed universale, il nome a dominio contestato <sky1radio.com> conteneva anche link a siti esterni ma, questa era una normale attività di scambio link.
Il Resistente Global Trust nega essere un cybersquatter professionista.
Il Resistente Global Trust dice che non vi è alcun dubbio che, con la registrazione del nome a dominio contestato <sky1radio.com>, non abbia inteso, in alcun modo e men che meno deliberatamente, arrecare danno e/o pregiudizio al Ricorrente e, d’altra parte, il Ricorrente non ha prodotto alcun elemento a riprova di eventuali danni e/o ripercussioni di alcun genere a sostegno delle sue recriminazioni. Al contrario, proprio a dimostrazione della pacifica convivenza del nome dominio contestato <sky1radio.com> e le attività della Ricorrente, vi sono le stesse dichiarazioni del legale di controparte il quale, nel presente Ricorso, elenca i grandi successi commerciali e di pubblico dell’attività del Ricorrente, soprattutto in Italia, che si sommano al tempo trascorso (ben 10 anni) tra la registrazione del nome a dominio contestato e la pretesa tutela richiesta dal Ricorrente, a dimostrazione che, evidentemente, il nome a dominio contestato <sky1radio.com> non ha prodotto alcun danno, o anche solo limitazione o problema, all’intera attività del Ricorrente.
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti e in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio contestati debbano essere cancellati o trasferiti al Ricorrente:
(i) i nomi a dominio contestati sono identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; e
(ii) i Resistenti non hanno alcun diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati; e
(iii) i nomi a dominio contestati sono stati registrati e vengono usati in malafede.
Prima di esaminare i tre elementi della Policy, il Collegio deve decidere se si possono considerare i due nomi a dominio contestati in forma consolidata in un unico procedimento.
Il Collegio ha notato che il Ricorrente ha depositato ulteriori argomenti in data 4 aprile 2016 a favore della sua richiesta di procedere in forma consolidata. Tuttavia il Collegio ha deciso di non tenerne conto perché depositati tardivamente e, ad ogni modo, non incidenti in maniera sostanziale sulla determinazione finale del Collegio.
Secondo il paragrafo 4.16 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), è possibile procedere con un unico ricorso nei confronti di una pluralità di resistenti in tutti i casi in cui (i) i nomi a dominio contestati o i relativi siti Internet sono soggetti al medesimo controllo e (ii) l’esame consolidato delle dispute risulta giusto ed equo.
Nel presente caso, l’indirizzo fisico ed email dei due Registrant coincidono; i nomi a dominio contestati condividono lo stesso contatto amministrativo; il signor M. Gabbi è stato amministratore unico della Hinews Italy s.r.l. e a ha ceduto il 95% delle quote di Hinews Italy s.r.l. a Global Trust; e i due nomi a dominio contestati puntano sul medesimo sito Internet.
Quindi il Collegio decide di accettare il Ricorso unico per i due nomi a dominio contestati. Vedi Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281: Archipelago Holdings LLC, v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a/ Creative Genius Domain Name Sales, Caso OMPI No. D2001-0729; ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Caso OMPI No. D2000-0034; Caesars World, Inc. v. Starnet Communications and Atlantic West Gaming Entertainment, Ltd., Caso OMPI No. D2002-0066; CSA International (a.k.a. Canadian Standards Association) v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., Caso OMPI No. D2000-0071; Sharman License Holdings, Limited v. Dustin Dorrance/Dave Shullick/Euclid Investments, Caso OMPI No. D2004-0659.
Pertanto, di seguito i Registrant verranno denominati al singolare “il Resistente”.
I nomi a dominio contestati incorporano il marchio SKY del Ricorrente ed inoltre incorporano altri marchi del Ricorrente, cioè SKY UNO e SKY RADIO. La circostanza che nei nomi a dominio contestati il marchio celebre SKY sia abbinato a termini generici (“uno” e “radio”) non impedisce il rischio di confusione del paragrafo 4(a)(i) della Policy.
Il Collegio considera che i nomi a dominio contestati sono simili al punto tale da indurre a confusione con i marchi del Ricorrente. Vedi Sky International AG, British Sky Broadcasting Group plc v. Rafael Rodrigo do Nascimento / Privacy Protection Service Inc d/b/a PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2014-2043; Sky International AG and British Sky Broadcasting Group Plc v. Chodhry Umar Hayat Sandha (MFCGB), Caso OMPI No. D2014-0097.
Il fatto che il Ricorrente abbia o no offerto servizi radiofonici non è pertinente, secondo il Collegio, né per questo elemento della Policy, né per gli altri elementi.
Il Collegio ritiene che, considerata la notorietà dei marchi del Ricorrente, il Resistente, all’epoca della registrazione dei nomi a dominio contestati, non potesse non sapere o quantomeno immaginare che i nomi a dominio contestati corrispondessero ad uno dei marchi della Ricorrente.
Ad ogni modo, il Collegio rileva che i nomi a dominio contestati non corrispondono alla denominazione del Resistente, né quest’ultimo ha dato prova alcuna di essere titolare di diritti di privativa industriale o altro titolo su tali denominazioni.
Il Resistente ha utilizzato i nomi a dominio contestati per reindirizzare ad altri nomi a dominio, di titolarità o comunque collegati al Resistente, in modo da illegittimamente deviare su di essi utenti alla ricerca dei prodotti e dei servizi del Ricorrente. Questo non è un uso in buona fede secondo la Policy.
Infatti, secondo quanto indicato nella WIPO Overview 2.0, paragrafo 2.2, la registrazione come nome a dominio di un “termine di vocabolario” corrispondente ad un marchio altrui può determinare la presenza di un interesse in capo al Resistente solo se rigorosamente utilizzato con una stretta ed univoca relazione con il significato della parola, e solo nei casi in cui sia da escludersi un approfittamento del marchio anteriore. Questo non è il caso qui.
Il Collegio considera che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi nei nomi a dominio contestati. Vedi The PNC Financial Services Group, Inc. and PNC Bank, N.A. v. Azra Khan, Caso OMPI No. D2002-0701; ed anche AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937.
Come già detto sopra, il Collegio non crede che il Resistente potesse ignorare i marchi del Ricorrente quando ha registrato i nomi a dominio contestati, e risulta difficile credere che il Resistente non abbia scelto ed utilizzato questi nomi per attirare intenzionalmente, per scopi commerciali, gli utenti Internet, creando così una probabilità di confusione con i marchi del Ricorrente, il che è contrario alla Policy, si veda il paragrafo 4(b)(iv).
Infatti, come già detto sopra, il Resistente ha utilizzato i nomi a dominio contestati per reindirizzare ad altri nomi a dominio, di titolarità o comunque collegati al Resistente, in modo da illegittimamente deviare su di essi utenti alla ricerca dei prodotti e dei servizi del Ricorrente.
Il Resistente ha dunque inteso sfruttare a proprio vantaggio il possibile rischio di confusione presso il pubblico, consistente anche nel rischio di associazione tra i propri servizi e i noti servizi offerti dal Ricorrente, derivante dall’incorporazione di un marchio celebre oggetto di precedente registrazione e uso per servizi identici o affini, il che è contrario alla Policy.
Il Resistente dice che non vi è alcun dubbio che non abbia inteso arrecare danno e/o pregiudizio al Ricorrente e che il Ricorrente non ha prodotto alcun elemento a riprova di eventuali danni e/o ripercussioni di alcun genere a sostegno delle sue recriminazioni.
Il Collegio non accetta queste spiegazioni. I marchi del Ricorrente sono famosi, ed è ovvio che l’utilizzazione fatta dal Resistente crea un rischio di confusione per gli utilizzatori Internet, il che è contrario alla Policy, paragrafo 4(b)(iv). Il Ricorrente non ha bisogno di provare danni: il rischio di confusione è sufficiente secondo la Policy.
Quindi il Collegio considera che il Resistente ha registrato ed usato i nomi a dominio contestati in malafede nel senso della Policy. Vedi PRL USA Holdings, Inc. v. Ron Lee, Caso OMPI No. D2009-0269; Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M, Caso OMPI No. D2003-0159; British Sky Broadcasting Group plc, v. Mr. Pablo Merino and Sky Services S.A., Caso OMPI No. D2004-0131; Sky International AG and British Sky Broadcasting Group Plc v. Chodhry Umar Hayat Sandha (MFCGB), Caso OMPI No. D2014-0097; Sky International AG, British Sky Broadcasting Group plc v. Rafael Rodrigo do Nascimento / Privacy Protection Service Inc d/b/a PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2014-2043.
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente dei nomi a dominio contestati <radiosky1.com> e <sky1radio.com>.
Richard Hill
Membro Unico del Collegio
Data: 22 aprile 2016