신청인: 닛뽕도구슈도오교오가부시끼가이샤, 나고야, 일본
신청인의 대리인: Soei Patent & Law Firm, 일본
피신청인: Yoon Jinsoo, 서울, 대한민국
분쟁도메인이름 <ngkntk.com>은 Inames Co., Ltd. 에 등록되어 있다.
신청인은 분쟁해결신청서를 2016년 3월 21일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2016년 3월 21일 Inames Co., Ltd.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2016년 3월 22일 Inames Co., Ltd.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다. 신청인은 2016년 4월 4일에 분쟁해결신청서의 수정본을 센터에 제출하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 분쟁해결신청서의 수정본과 함께 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 및 제4조에 따라 2016년 4월 7일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2016년 4월 27일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고 이에 따라 센터는2016년 4월 28일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2016년 6월 10일 센터는 Nahm, Ho-Hyun, Lee, Ilhyung, Seo, Ik-Hyun를 본 건의 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.
2016년 6월 22일, 예외적인 상황으로 인하여 패널은 결정문 제출 기한을 2016년 7월 8일로 연기하였다.
신청인은 1936년에 설립된 일본회사로서, 자동차 관련 제품, 세라믹 관련 제품 등의 제조, 판매를 주된 사업으로 영위해 왔으며, 2015년도 매출액은 3,476억 3,600만엔에 달하고, 내연기관의 스파크 플러그, 배기산소 센서 등에서는 세계적으로 높은 점유율을 보유하고 있다.
신청인은 스파크 플러그의 브랜드로서 NGK를, 세라믹 등의 브랜드로서 NTK를 수십년간 사용해 왔으며, 또한 하우스 마크로서 하단에 작은 글씨로 SPARK PLUGS가 함께 표기된 NGK와 하단에 작은 글씨로 TECHNICAL CERAMICS가 함께 표기된 NTK를 좌우로 나열한 표장을 오랜 기간 동안 사용해 왔다. 그리고, 신청인은 NGK 및 NTK에 대하여 일본을 포함한 세계 여러나라에 상표등록들(일본 상표등록 제253441호 (1934년 5월 8일 등록) 및 제394728호 (1950년 12월 12일 등록)포함)을 보유하고 있으며, NGK SPARK PLUGS와 NTK TECHNICAL CERAMICS를 좌우로 나열한 표장에 대하여 중화인민공화국 상표등록 제10293651호 (2014년 3월 28일 등록)를 보유하고 있다.
나아가, 신청인의 해외 관련회사, 판매법인 중 17개사가 "ngkntk"에 지역 속성을 조합한 도메인이름을 사용하고 있으며, 그 중 11개의 도메인이름은 본 건 분쟁도메인이름의 등록일인 2004년 5월 12일 이전에 등록되었다.
분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표들인 NGK, NTK 및 그것들을 좌우로 나열한 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
그리고 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 구체적으로 피신청인이 주소지를 가지고 있는 대한민국에서는 NGK 또는 NTK를 포함한 상표 중에 피신청인과 관련된 상표는 발견되지 않는다. 또한, 피신청인은 개인으로서, 분쟁도메인이름의 요부인 "ngkntk" 또는 그와 유사한 명칭을 이용해 영업활동 또는 사적활동을 영위한 사실이 발견되지 않고, 일반적으로 그러한 명칭으로 인식되고 있지도 않다. 신청인이 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록을 허락한 사실도 없다.
마지막으로, 피신청인은 신청인 상표를 존재를 알면서 분쟁도메인이름의 판매에 의한 부당한 이익을 얻기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록했다.
피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였다.
상술한 바에 의하면, 신청인이 NGK, NTK 및 그것들을 좌우로 나열한 표장에 관해 권리를 가지고 있음은 명백하다. 그리고 분쟁도메인이름은 "ngk"와 "ntk"를 포함하고 있어 신청인의 표장들과 혼동할 정도로 유사하다. 특히, 신청인이 "ngkntk"에 지역속성을 조합한 도메인이름들을 여러나라에서 영업을 위해 사용하고 있어, 분쟁도메인이름은 명백히 혼동을 야기할 우려가 있다. 따라서, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표들과 혼동할 정도로 유사하여, 규정 제4(a)(i)조의 요건이 충족된 것으로 인정된다.
신청인은 일응 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 반증이 없는 한 충분할 정도로 증명(a prima facie case)하였다. 피신청인은 그에 대하여 반론을 제기하지 아니하였고, 본 건의 정황에 비추어 볼 때 피신청인이 그러한 권리나 이익을 입증할 수 있는 가능성은 거의 없다. 이러한 점들에 기하여, 규정 제4(a)(ii)조의 요건도 충족된 것으로 인정한다.
분쟁도메인이름의 요부인 "ngkntk"는 신청인과의 관계를 떠나서는 아무런 의미도 없는 문자들의 독특한 결합이고, 따라서 피신청인이 신청인의 상표들에 관해 알지 못한 상태에서 분쟁도메인이름을 창작해 등록했을 가능성은 없는 것으로 보인다. 그리고 분쟁도메인이름은 2004년 5월 12일 최초 등록된 이래 선의나 적법한 목적으로 사용되지 않은 것으로 보이고, 오히려 기록에 의하면 분쟁도메인이름은 수년동안 스폰서 링크가 포함된 도메인이름 파킹 서비스들에 링크되어 있으면서 판매용으로 광고되었으며, 판매가격이 미화 59,800달러로 제시된 적도 있었다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 규정 제4(a)(iii)조도 충족된 것으로 판단된다.
앞에서 검토한 바에 따라, 본 패널은 규정 제4조 제(i)항 및 절차규칙 제15조에 기하여, 분쟁도메인이름 <ngkntk.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Ik-Hyun Seo
패널위원장
Ho-Hyun Nahm
패널위원
Ilhyung Lee
패널위원
일자: 2016년 7월 12일