Il Ricorrente è Fiera Milano S.P.A. di Milano, Italia, rappresentato da Studio Legale Trigari, Italia.
Il Resistente è Mirco Semproli di Rimini, Italia, rappresentato da Ufficio Veneto Brevetti Srl, Italia.
Il nome a dominio contestato <tuttofood.bio> è registrato presso la società eNom, Inc. (il “Registrar”).
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 18 maggio 2016 via email. Il 18 maggio 2016, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 18 maggio 2016, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
In data 23 maggio 2016, il Centro ha notificato un’irregolarità del Ricorso al Ricorrente. Lo stesso giorno, il Centro ha inviato alle parti una comunicazione a mezzo email sia in lingua inglese sia in lingua italiana riguardo alla lingua della procedura. In data 23 maggio 2016 il Ricorrente ha trasmesso al Centro una comunicazione via email integrando il proprio Ricorso e richiedendo che la procedura fosse condotta in lingua italiana. In data 31 maggio 2016, il Resistente ha inviato una comunicazione a mezzo email al Centro indicando il proprio assenso allo svolgimento della procedura in lingua italiana.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 2 giugno 2016, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 22 giugno 2016. Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale in data 21 giugno 2016. Il 22 giugno 2016 il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 1 luglio 2016, Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
In merito alla questione preliminare della lingua della procedura, il Collegio ritiene che la procedura debba svolgersi e, quindi, la decisione debba essere resa, in lingua italiana ai sensi del paragrafo 11 lett. a) delle Norme, in quanto, come evidenziato nei paragrafi precedenti, le parti hanno concordato sull’adozione di tale lingua.
Il Ricorrente cura l’organizzazione della fiera internazionale TUTTOFOOD, una fiera riservata agli imprenditori del settore agroalimentare che si tiene a Milano con cadenza biennale. Tale fiera ospita prodotti di diversi settori, compresi prodotti macrobiotici, erboristici e prodotti vegani da agricoltura biologica.
Il Ricorrente è titolare di numerosi marchi registrati comprendenti le diciture “tutto food” o “tuttofood”, inclusi i seguenti marchi dell’Unione Europea: n. 004983466 TUTTO FOOD (denominativo), registrato il 20 febbraio 2007 nelle classi 16, 35, 41, 42 e 43; n. 004983912 TUTTOFOOD (figurativo), registrato il 20 febbraio 2007 nelle classi 16, 35, 41, 42 e 43; e n. 010748986 TUTTOFOOD (figurativo), registrato il 20 agosto 2012 nella classe 43. Il Ricorrente è anche titolare di ulteriori registrazioni nazionali per TUTTOFOOD (figurativo) in vari Paesi al di fuori dell’Unione Europea, inclusi Cina, India, Turchia e Sudafrica.
Il Ricorrente è inoltre titolare, tra gli altri, dei nomi a dominio <tuttofood.com>, registrato il 22 novembre 2005, <tuttofood.it>, registrato il 23 novembre 2005 e <tutto-food.it>, registrato il 27 agosto 2015, ed utilizza attivamente il sito “www.tuttofood.it” per promuovere l’evento fieristico TUTTOFOOD.
Il nome a dominio contestato <tuttofood.bio> è stato registrato il 23 settembre 2015 e punta su un sito in costruzione.
Il Ricorrente afferma che i propri marchi sono pienamente dotati di capacità distintiva, in quanto costituiti da un abbinamento originale e privo di significato tra parole di lingue diverse (italiano e inglese), e che gli stessi abbiano rinforzato ulteriormente la loro capacità distintiva in virtù dell’uso fattone nel tempo, sino a divenire marchi notori.
In relazione al primo requisito sostanziale previsto dalla Policy, il Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico o simile ai propri marchi registrati.
Il Ricorrente indica che il Resistente non ha alcun legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato in quanto:
- non vi sono prove che il Resistente abbia fatto uso del nome a dominio contestato né evidenze sul fatto che si stia preparando ad usarlo per offrire in buona fede prodotti o servizi e non risulta che il Resistente stia usando legittimamente il nome a dominio per fini commerciali, né che ne stia facendo un uso corretto, in quanto l’unico “uso” che il Resistente ne sta facendo è tentare di venderlo al Ricorrente ad un prezzo di gran lunga eccedente il valore di mercato;
- il Resistente non si chiama “Tuttofood”, non è comunemente conosciuto nel commercio con il nome “Tuttofood” e non opera nel commercio con tale nome; né è proprietario, socio o legale rappresentante di società comunemente conosciute nel commercio con il nome Tuttofood;
- Il Ricorrente non ha mai autorizzato in alcun modo il Resistente a registrare il nome a dominio contestato e con esso non sussiste alcun rapporto di agenzia, di lavoro e/ovvero di collaborazione di qualsiasi tipo o rappresentanza tra il Ricorrente e il Resistente.
Il Ricorrente indica, inoltre, che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede dal Resistente per le seguenti ragioni:
- Il marchio TUTTOFOOD del Ricorrente è usato intensivamente sin dal 2007 e gode di notorietà in Italia;
- La fiera TUTTOFOOD, come si evince anche dalle rassegne stampe allegate al Ricorso, si è tenuta anche nel mese di maggio 2015, alcuni mesi prima che il Resistente registrasse il nome a dominio contestato;
- Il socio del Resistente, P. Di Lella, ha partecipato alla Fiera TUTTOFOOD nel 2013 e nel 2015;
- La registrazione è avvenuta esclusivamente allo scopo di offrire il nome a dominio contestato in vendita al Ricorrente ad un prezzo che supera di gran lunga il valore di mercato, in quanto il Resistente, attraverso il suo socio P. Di Lella, ha contattato direttamente il Ricorrente via email in data 21 ottobre 2015 proponendo “di rilevare il dominio se di interesse” alla cifra di EUR 30.000;
- Il Resistente non usa il nome a dominio contestato e, secondo la giurisprudenza dell’OMPI, la presunzione di malafede è supportata dal mancato sviluppo o dal mancato uso del nome a dominio e del sito Internet;
- L’eventuale uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente non sarebbe altro se non un agganciamento parassitario alla notorietà dei marchi del Ricorrente, poiché il Resistente dirotterebbe illegittimamente il traffico Internet sul proprio sito, traendo vantaggio dal rischio di confusione rispetto ai marchi e ai nomi di dominio del Ricorrente;
- Il Resistente ha registrato a proprio nome anche altri nomi a dominio identici a segni distintivi di società terze, tra i quali <fertitecnicacolfiorito.com> e <fertitecnica.com>, corrispondenti rispettivamente al nome a dominio <fertitecnicacolfiorito.it> ed alla denominazione sociale della Fertitecnica snc - società leader nel settore dei Legumi e Cereali -, e <naturaverde.bio>, identico al marchio dell’Unione Europea NATURA VERDE della SO.DI.CO. S.r.l.
Il Resistente sostiene che i marchi elencati dal Ricorrente presentano una certa genericità e mancanza di capacità distintiva, in quanto la parola “tutto” indica banalmente la totalità di un qualcosa mentre la parola “food” coincide con il noto termine inglese che esprime l’italiano “cibo”. Ritiene pertanto che tali marchi potrebbero essere oggetto di apposite azioni di invalidazione per mancanza dei presupposti di registrabilità e che il Ricorrente non possa precludere a terzi la possibilità di utilizzare parole tanto generiche, soprattutto in riferimento alla registrazione di nomi a dominio per i quali non è richiesta alcuna capacità distintiva.
Il Resistente contesta la notorietà del marchio TUTTOFOOD del Ricorrente presso il consumatore medio e sottolinea che su Internet sono presenti diversi nomi a dominio contenenti le parole “tutto” e “food” relativi principalmente alla vendita ed al commercio di beni alimentari. Afferma anche che il Resistente, attraverso la registrazione del nome a dominio contestato, si prefigge di trattare il commercio online di prodotti alimentari biologici, e che, non essendovi identità fra i servizi offerti dal Ricorrente con i propri marchi e quelli che il Resistente e il suo socio P. Di Lella intendono fornire, non vi è effettiva confondibilità dei segni impiegati.
In relazione al mancato uso del nome a dominio contestato, il Resistente indica che, pur avendo ideato un progetto di impiego dello stesso, il Resistente e il suo socio non ne hanno fatto uso finora unicamente in quanto su di esso pende una disputa di cui attendono l’esito.
Il Resistente informa il Collegio che, nel settembre 2015, il signor Di Lella, attivo da circa dieci anni nel settore alimentare, direttore generale della Suba Alimentari Srl nonché socio della società Suba Seeds Company S.p.a. che la controlla, aveva proposto alla società di cui è parte di registrare alcuni nomi a dominio con il suffisso “.bio”. Tuttavia, tale proposta non aveva trovato grande favore all’interno delle società, e il signor Di Lella, convinto dell’opportunità commerciale da cogliere, aveva iniziato ad elaborare insieme al Resistente il progetto di una start-up a marchio proprio per il commercio online di prodotti alimentari e segnatamente di prodotti biologici.
In accordo con il signor Di Lella (come da scrittura privata allegata alla Risposta), il Resistente - che al progetto apporta le proprie conoscenze tecnico-informatiche e di web designer - aveva registrato a nome proprio, in data 23 settembre 2016, una serie di nomi a dominio “.bio” che includono nomi di uso comune, tra i quali <fruttafresca.bio>, <germoglifreschi.bio>, <legumitalia.bio>, <naturaverde.bio> e il nome a dominio contestato.
A seguito della registrazione di tali nomi a dominio, nei mesi successivi, il socio del Resistente avrebbe iniziato a prendere contatti e a muoversi alla ricerca di persone ed aziende che potessero efficacemente collaborare al progetto dell’offerta online di prodotti biologici.
Il Resistente asserisce che fra la start-up del Resistente e del suo socio, che si prefigge di fornire prodotti biologici online, e il Ricorrente non sussiste in astratto un rapporto di concorrenza, trattandosi nel secondo caso di un ente che organizza eventi e non di un produttore o rivenditore di prodotti alimentari.
Il Resistente sostiene che la registrazione del nome a dominio contestato non sia stata finalizzata con l’intenzione di rivenderlo al Ricorrente in quanto il contatto con il Ricorrente è avvenuto solo in un secondo momento, a distanza di un mese, ed è avvenuto a titolo precauzionale e non a scopo di lucro.
Il Resistente indica, inoltre, che il suo socio non ha partecipato alla Fiera TUTTOFOOD nel 2015 ma che la società Suba Alimentari Srl di cui il signor Di Lella è direttore generale ha partecipato a tale fiera nel 2013, all’interno di un consorzio di cui fa parte, con un proprio spazio espositivo.
In relazione alla somma di EUR 30.000 menzionata nel messaggio inviato dal signor Di Lella al Ricorrente, il Resistente sostiene che tale cifra non è stata avanzata a titolo di prezzo per la cessione del nome a dominio contestato ma con riferimento ad una possibile collaborazione con due società francesi operanti nel settore biologico.
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca i tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.
Il Ricorrente ha fornito prova della titolarità di numerosi marchi dell’Unione Europea, tra i quali si segnalano in particolare un marchio registrato TUTTO FOOD denominativo e numerose registrazioni per marchi complessi costituiti dalla componente verbale “tuttofood” ed elementi figurativi.
Come evidenziato in precedenti decisioni rese da Collegi OMPI, il test di confondibilità ai sensi dell’articolo 4(a)(i) della Policy prevede un confronto tra i marchi del Ricorrente ed il nome a dominio contestato al fine di determinare il rischio di confusione per gli utenti di Internet. Tale test tipicamente consiste in un confronto visivo o fonetico tra il marchio e la stringa alfanumerica compresa nel nome a dominio contestato, tenendo presente che gli elementi figurativi compresi nei marchi del Ricorrente possono non essere considerati in quanto non sono suscettibili di riproduzione all’interno dei nomi a dominio. Si vedano, in tal senso, i paragrafi 1.2 e 1.11 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”).
Occorre inoltre tenere presente che i domini di primo livello, come in questo caso il “.bio” possono essere ignorati nel giudizio di identità o confondibilità tra i marchi e i nomi a dominio (si vedano, tra le altre, le decisioni Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, Caso OMPI No. D2000-1770; e Consorzio del Prosciutto di Parma v. Site Internet Solutions / Fausto Cocchi, Caso OMPI No. D2010-1561).
Nel caso di specie, il marchio registrato TUTTO FOOD del Ricorrente è interamente riprodotto nel nome a dominio contestato, con il quale risulta pertanto essere identico. Si rileva, inoltre, una confondibilità con gli ulteriori marchi registrati figurativi del Ricorrente, in quanto tutti contengono la componente denominativa “tuttofood”.
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui all’articolo 4(a)(i) della Policy.
Il Ricorrente deve provare che il Resistente non ha alcun diritto, titolo o legittimo interesse in riferimento al nome a dominio contestato. Il Resistente può provare di avere un titolo o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato dimostrando una delle circostanze di cui al paragrafo 4(c) della Policy.
In considerazione della particolare difficoltà di provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi, molti Collegi in precedenti decisioni rese secondo la Policy hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal resistente.
In primo luogo, è pacifico che il Resistente non abbia ricevuto alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi del Ricorrente e che non sia comunemente conosciuto con il nome a dominio contestato o con altri segni distintivi ad essi corrispondenti.
In secondo luogo, il nome a dominio contestato non è utilizzato dal Resistente per alcuna offerta di beni o servizi in buona fede in quanto è oggetto di detenzione passiva e, al di là delle mere asserzioni del Resistente, non sono state prodotte prove dell’effettiva preparazione all’uso del nome a dominio contestato in relazione ad un’offerta in buona fede di prodotti o servizi. Come indicato, inter alia, in Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Caso OMPI No. D2006-0483, in assenza di sufficienti prove in senso contrario prodotte dalla parte resistente, e in base alle circostanze di questo caso, la detenzione passiva non costituisce un uso equo o un legittimo uso non commerciale del nome a dominio.
Il Collegio ritiene pertanto che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in riferimento al nome a dominio contestato, ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
E’ principio consolidato tra i Collegi constituiti secondo la Policy che tale elenco debba essere considerato esemplificativo e che ulteriori circostanze possano essere invocate a prova della malafede del resistente.
Nel caso in esame, a prescindere dalla notorietà in Italia – dove è basato il Resistente – dei marchi del Ricorrente, il Collegio ritiene molto probabile che il Resistente fosse a conoscenza dei diritti esclusivi di marchio del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato.
Infatti, come espressamente indicato nella Risposta, la registrazione del nome a dominio contestato è scaturita da un’idea sorta nel socio del Resistente P. Di Lella, che opera nel settore agroalimentare da molti anni, e la società di cui il signor Di Lella è direttore generale ha partecipato alla fiera TUTTOFOOD del Ricorrente nel 2013, due anni prima della registrazione del nome a dominio contestato.
Si ritiene pertanto probabile che la registrazione del nome a dominio contestato, avvenuta nel settembre 2015 a nome del Resistente previo accordo tra il Resistente e il signor Di Lella, sia stata effettuata con la conoscenza del marchio del Ricorrente.
La circostanza che, a meno di un mese dalla registrazione, il socio del Resistente abbia contattato direttamente il Ricorrente al fine di accertare il suo interesse per il nome a dominio contestato e, a fronte della richiesta del Ricorrente di indicare il corrispettivo desiderato per la cessione dello stesso, abbia comunicato di essere in contatto con due aziende francesi operanti nel settore biologico, menzionando un importo di EUR 30.000 (“Stiamo ragionando su un importo di 30.000Euro”) e chiedendo di presentare una proposta “incentivante”, suggerisce che il nome a dominio contestato sia stato invero registrato dal Resistente – di concerto con il suo socio – con la volontà di trasferirlo al Ricorrente a titolo oneroso, per un importo superiore alle mere spese di registrazione.
Con riferimento alla malafede nell’uso del nome a dominio contestato, il Collegio osserva che è principio costantemente affermato dai Collegi costituti secondo la Policy, a partire dalla decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, che anche la mera detenzione passiva (c.d. “passive holding”) di un nome a dominio può costituire, in presenza di ulteriori circostanze a prova della malafede del registrante – che nella fattispecie in esame si ravvisano –, un utilizzo in malafade ai sensi della Policy.
Il Collegio ritiene quindi di poter pacificamente concludere che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede.
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <tuttofood.bio>.
Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 15 luglio 2016