WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
Swarovski Aktiengesellschaft v. Aprensa UG haftungsbeschraenkt, Mike Koefer
Verfahren Nr. D2016-2036
1. Die Parteien
Beschwerdeführerin ist Aktiengesellschaft aus Triesen, Liechtenstein vertreten durch Lorenz Seidler Gossel, Deutschland.
Beschwerdegegnerin ist Aprensa UG haftungsbeschraenkt, Mike Koefer aus Leipzig, Deutschland.
2. Domainname und Domainvergabestelle
Der strittige Domainname <swarov.ski> (der „strittige Domainname“) ist bei Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (die „Domainvergabestelle“) registriert.
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) auf Englisch am 6. Oktober 2016 per E-Mail ein. Am 6. Oktober 2016 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des strittigen Domainnamen an Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg. Am 14. Oktober 2016, übermittelte Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin des und administrative Kontaktperson für den strittigen Domainnamen/s ist, stellte deren Kontaktdaten zur Verfügung und bestätigte, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch ist. Am 17. Oktober 2016 reichte die Beschwerdeführerin die Beschwerde auf Deutsch ein und am 19. Oktober 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin Deutsch als Verfahrenssprache.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde auf Englisch und die Beschwerde auf Deutsch den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügen.
Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 20. Oktober 2016 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 9. November 2016. Am 9.
November 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin die Verlängerung der Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung, welche folglich gemäss Paragraph 5(b) der Verfahrensordnung bis zum 13. November 2016 verlängert wurde. Am 13. November 2016 brachte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung ein.
Die Beschwerdeführerin übermittelte am 15. November 2016 eine zusätzliche Eingabe. Eine zusätzliche Eingabe der Beschwerdegegnerin ging am 1. Dezember 2016 beim Zentrum ein.
Das Zentrum bestellte Peter Wild am 18. November 2016 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist ein weltweit tätiger Produzent von geschliffenen Kristallen, echten und künstlichen Edelsteinen, die für Schmuck und des Weiteren in verschiedensten Branchen verwendet werden. Sie hat Produktionsstätten in 18 Ländern und weltweite Präsenz. Sie verfügt über Markenrechte an der Marke SWAROVSKI in unzähligen Rechtsordnungen und besitzt ,u.a. die Unionsmarke SWAROVSKI, Registrierungsnummer 000120576, Anmeldedatum 1. April 1996, Registrierungsdatum 15. Oktober 1998. In einer großen Anzahl von Entscheidungen wurde sie als sehr bekannte oder berühmte Marke definiert. (u.a.: Swarovski Aktiengesellschaft v. Hao Li, WIPO Verfahren Nr. D2015-0250).
Die Beschwerdegegnerin ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Leipzig und hat den strittigen Domainnamen am 8. September 2015 registriert. Der Domainname wird nicht aktiv benutzt, sondern verweist auf eine inaktive Platzhalterseite.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass Ihre Marke SWAROVSKI weltberühmt sei. Der weitreichende Schutz durch das Markenrecht, wie auch die Registrierung des Domainnamens <swarovski.com> durch die Beschwerdeführerin seien deutlich vor der Hinterlegung des strittigen Domainnamens erfolgt. Die Marke SWAROVSKI sei omnipräsent. Der strittige Domainname sei mit der berühmten Marke SWAROVSKI identisch. Die Tatsache, dass ein Teil der Marke als neue generische Top-Level Domain („gTLD“) im strittigen Domainnamen erscheine, habe auf dem Gesamteindruck keinen Einfluss. Vielmehr sei die vorliegende Identität des strittigen Domainnamens mit der berühmten Marke der Beschwerdeführerin offensichtlich. Die Beschwerdeführerin reicht eine umfangreiche Liste von Domainnamen-Entscheidungen betreffend die Marke SWAROVSKI ein, in denen regelmäßig entschieden wurde, dass SWAROVSKI eine berühmte Marke sei und die Domainnamen jeweils auf die Beschwerdeführerin übertragen wurden.
Die Beschwerdegegnerin habe keine legitimen Interessen in Bezug auf den strittigen Domainnamen, da weder Markenrechte noch Firmenrechte der Beschwerdegegnerin, bestehend aus oder mit dem Element „Swarovski“, bekannt seien. Die Beschwerdegegnerin sei in keiner Weise mit der Beschwerdeführerin, deren Vertriebsnetz oder Waren verbunden.
Die Beschwerdegegnerin habe den strittigen Domainnamen bösgläubig registriert, da davon auszugehen sei, dass sie die Markenrechte der Beschwerdeführerin kannte oder kennen musste. Die Beschwerdeführerin nutze den strittigen Domainnamen nicht auf eine legitime Art, sondern in Verbindung mit einer Platzhalter-Seite und der strittige Domainname erscheine auf einschlägigen Webseiten, wo er zum Verkauf ausgeschrieben sei. Die Beschwerdegegnerin habe nichts anderes im Sinn, als aus der Berühmtheit der Marke SWAROVSKI durch die Registrierung des strittigen Domainnamens Kapital zu schlagen.
Die Beschwerdeführerin reichte am 15. November 2016 unaufgefordert einen weiteren Schriftsatz ein, der im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleibt.
B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdegegnerin reichte nach der gewährten Fristerstreckung eine Beschwerdeerwiderung ein. Sie macht geltend, sie sei ein Unternehmen, das sich unter anderem mit Komplexen IT Entwicklungen in Funk- und Kabelbereich beschäftige. In diesem Zusammenhang habe sie den strittigen Domainnamen registriert, da eines ihrer vielen Projekte unter dem Namen „swaROV” laufe. Aufgrund vertraglicher Geheimhaltungspflicht sei sie nicht in der Lage, weitere Erklärungen dazu abzugeben. Sie führt einzig aus, die Bezeichnung leite sich aus den Begriffen „swa” für „snow water aggregation“ und der Abkürzung “ROV” welche für “Remotely Operated Vehicle” stehe, ab. Das Projekt beziehe sich auf die Entwicklung eines ferngesteuerten Fahrzeuges in Schneegebieten, wobei eine Fortbewegung auf Skiern vorgesehen sei, weshalb auch die Domainendung „.ski“ „genau richtig” sei. Belege für diesen Behauptungen reichte die Beschwerdegegnerin nicht ein. Sie führte weiter aus, dass sie auf die Verwendung des streitigen Domainnamens auf Webseiten von Drittparteien keinen Einfluss habe.
Die Beschwerdegegnerin reichte am 1. Dezember 2016 unaufgefordert einen weiteren Schriftsatz ein, welcher im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleibt.
6. Entscheidungsgründe
6.1. Verfahrenssprache
Die Beschwerdeführerin reichte die Beschwerde ursprünglich in Englisch ein. Das Zentrum forderte die Beschwerdeführerin am 10. Oktober 2016 aufgefordert, entweder eine deutsche Übersetzung, Gründe für die Verfahrenssprache Englisch oder Nachweise eines Abkommens zwischen den Parteien einzureichen, da nach Auskunft der betreffenden Domainvergabestelle die Sprache der Registrierungsvereinbarung für den strittigen Domainnamen Deutsch sei. Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin eine deutsche Übersetzung der Beschwerde ein und die Beschwerdegegnerin beantragte infolge ebenso Deutsch als Verfahrenssprache. Das Beschwerdepanel entscheidet in diesem Sinne, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist.
6.2. Zusätzliche Eingaben der Parteien
In Übereinstimmung mit Paragraph 10 und 12 der Verfahrensordnung liegt es im Ermessen des Beschwerdepanels, zusätzliche Eingaben der Parteien zu berücksichtigen. Da die zusätzlichen Vorbringen in diesem Fall zu keiner anderen Entscheidung des Beschwerdepanels geführt hätten, bleiben diese unberücksichtigt, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
6.3. Entscheidung in der Sache
A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Die Beschwerdeführerin hat belegt, dass sie über Markenrechte am Zeichen „Swarovski“ verfügt und dass es sich um eine berühmte Marke handelt. Der strittige Domainname <swarov.ski> ist phonetisch mit der Marke SWAROVSKI identisch. Der gTLD-Zusatz des strittigen Domainnamens, das Element “.ski” muss für Vergleichszwecke mit der Marke berücksichtigt werden, wie bereits in Tesco Stores Limited v. M.F., WIPO Verfahren Nr. DCO2013-0017 TES.CO entschieden wurde. Der strittige Domainname ist somit phonetisch identisch mit der Marke der Beschwerdeführerin und das Beschwerdepanel hält fest, dass das erste Kriterium der UDRP Richtlinie erfüllt ist.
B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen
Die Beschwerdegegnerin behauptet, der strittige Domainname setze sich zusammen aus den Abkürzungen „swa” und „ROV” und deren Verwendung im Zuge eines Projekts geplant sei, das der Geheimhaltungspflicht unterliege, weshalb keine weiteren Angaben dazu gemacht werden können. Aus mehreren Gründen hält das Beschwerdepanel diese Behauptungen für unglaubwürdig. Zunächst hat die Beschwerdegegnerin keinerlei Belege eingereicht. Selbst unter Geheimhaltungsvorschriften wäre es möglich gewesen, Entwürfe, anonymisierte Vertragsauszüge oder Projektpläne einzureichen. Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin nichts derartiges eingereicht hat, führt das Beschwerdepanel zur Annahme, dass keine derartigen Unterlagen und kein entsprechendes Projekt bestehen. Zum zweiten hat die Beschwerdegegnerin keinerlei Vorbereitungshandlungen zur Benutzung des strittigen Domainnames belegt. Vgl. Pepperdine University v. BDC Partners, Inc., WIPO Verfahren Nr. D2006-1003. Und zum dritten besteht auch keine vertragliche Verbindung oder Ermächtigung der Beschwerdegegnerin durch die Beschwerdeführerin. Das Verbindung eines Domainnames mit einer inaktiven Platzhalterseite begründet kein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin.
Das Beschwerdepanel kommt damit zum Schluss, das das zweite Kriterium der UDRP Richtlinie erfüllt ist und die Beschwerdegegnerin kein Recht und keine berechtigten Interessen am strittigen Domainnamen demonstriert hat.
C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Die Beschwerdeführerin hat belegt, dass die Marke SWAROVSKI international geschützt und bekannt ist. In einer Vielzahl von Entscheidungen haben frühere Beschwerdepanels dies bestätigt und die Übertragung von verwechselbar ähnlichen Domainnamen angeordnet. Die Registrierung einer bekannten Marke in einem Domainnamen wird regelmäßig aus klarer Hinweis auf die Bösgläubigkeit im Zuge der
Domainnamen- Registrierung angesehen. Z.B.: Swarovski Aktiengesellschaft v. Hao Li, supra . Das Beschwerdepanel geht davon aus, dass die Beschwerdegegnerin die Marke SWAROVSKI kannte oder kennen müsste. Die Registrierung des strittigen Domainnamens, der phonetisch mit dieser berühmten Marke übereinstimmt, wird deshalb vom Beschwerdepanel als bösgläubig klassifiziert.
Die Beschwerdegegnerin benutzt den Domainnamen in Verbindung mit einer Platzhalterseite. Viele UDRP Beschwerdepanels haben festgehalten, dass auch im Falle einer Nichtbenutzung des strittigen Domainnamens bzw. dessen Benutzung in Verbindung mit einer deartigen Platzhalterseite eine bösgläubige Benutzung angenommen werden kann. Dies trifft besonders dann zu, wenn die gesamte Umstände für eine Bösgläubigkeit sprechen. Vgl. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Verfahren Nr. D2000-0003; Pepperdine University v. BDC Partners, Inc., supra. Nach Ansicht des Beschwerdepanels liegen diese Umstände hier vor. Die Marke der Beschwerdeführerin ist bekannt und vollständig und ohne weitere Zusätze im strittigen Domainnamen integriert und es bestehen keinerlei Anzeichen für eine gutgläubige Benutzung. Die Behauptungen der Beschwerdegegnerin dazu sind unglaubwürdig und bleiben unbelegt. Das Beschwerdepanel kommt somit zum Schluss, dass das dritte Kriterium der UDRP Richtlinie - das Kriterium der bösgläubigen Registrierung und Benutzung des strittigen Domainnamens - erfüllt ist.
7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraph 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der strittige Domainname <swarov.ski> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.
Peter Wild
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 2. Dezember 2016