La Demandante es Gesdocument y Gestión S.A. con domicilio en Barcelona, España, representada por Auris Advocats, España.
Los Demandados son Lidia Segura y Miguel Ángel Bonfill Segura con domicilio en Tarragona, España, auto-representados.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gestoria.online>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC (el “Registrador”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2016. El 7 de octubre de 2016 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de octubre de 2016 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada Lidia Segura es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro solicitando una aclaración de la Demanda, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 21 de octubre de 2016. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 15 de octubre de 2016 Miguel Ángel Bonfill Segura remitió un correo electrónico al Centro en relación a este procedimiento, contestando el Centro el 17 de octubre de 2016, con copia para la Demandante, que el mismo sería emplazado para contestar a la Demanda en su debido tiempo.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada y a Miguel Ángel Bonfill Segura, dando comienzo al procedimiento el 21 de octubre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de noviembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de noviembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español por ser el idioma del acuerdo de registro, siendo también el idioma que las partes han elegido para presentar sus respectivos escritos de Demanda y Contestación a la Demanda, así como sus comunicaciones con el Centro.
La Demandante es una mercantil española dedicada a la prestación de servicios de gestoría y asesoramiento administrativo a través de Internet u “online”, dirigidos tanto a empresas como a particulares. A través de sus servicios facilita a sus usuarios la realización de los trámites administrativos ante las Administraciones nacionales españolas, de forma online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
La Demandante es titular de un registro de marca español relativo al distintivo ONLINE GESTORIA BY GESDOCUMENT, que cubre los mencionados servicios de gestoría administrativa y financiera, así como otros servicios de gestión empresarial, de contabilidad y fiscales, servicios de telecomunicación y acceso a bases de datos. En concreto, la Demandante es titular de la Marca Española No. 3.549.827 ONLINE GESTORIA BY GESDOCUMENT (mixta), solicitada el 24 de febrero de 2015 y registrada el 19 de junio de 2015, en las clases 35, 36 y 38.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <onlinegestoria.com>, registrado el 4 de abril de 2013, que alberga una página Web a través de la cual oferta y presta sus servicios.
El nombre de dominio en disputa <gestoría.online> fue registrado el 23 de agosto de 2015 en favor de Lidia Segura, que figura en los datos públicos disponibles de WhoIs como titular, contacto administrativo y técnico.
El nombre de dominio en disputa alberga una página Web que contiene información y presta servicios de gestoría administrativa, específicamente destinada y especializa en empresarios autónomos de cualquier actividad, ofertando servicios de alta o inicio de actividad profesional, así como gestión de contabilidad y fiscalidad mediante una tarifa plana mensual. El aviso legal de esta página Web atribuye su titularidad a Miguel Ángel Bonfill Segura, quien se identifica como “Economista colegiado, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Diplomado en Ciencias Empresariales, postgrado en Derecho Local, miembro numerario de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas”.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que su marca y página Web tiene un posicionamiento notable en buscadores de Internet, así como en redes sociales, habiendo comenzado su actividad y siendo conocida dentro de su sector, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa y a la utilización del mismo.
- Que una vez conocido el registro del nombre de dominio en disputa, antes de que éste albergara contenido alguno, remitió un requerimiento a la Demandada informando a ésta de sus derechos de propiedad industrial y marca registrada.
- Que la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, ni tiene derechos de marca anteriores sobre la denominación contenida en el mismo. Además, no es prácticamente conocida en redes sociales ni se encuentra posicionada en buscadores de Internet.
-Que la página Web contenida en el nombre de dominio en disputa presta servicios similares a los prestados por la Demandante, por lo que, dado el conocimiento y fuerte presencia en Internet de la Demandante, así como su presencia también en medios de comunicación, la Demandada debía conocer su existencia antes de proceder al registro del nombre de dominio en disputa, habiéndose efectuado dicho registro con el ánimo de aprovecharse de la notoriedad de su marca, para atraer a usuarios de Internet al sitio Web de la Demandada.
El Escrito de Contestación a la Demanda, presentado por Miguel Ángel Bonfill Segura, sostiene:
- Que a pesar de figurar registrado el nombre de dominio en disputa, por error, a nombre de su madre, él es el verdadero titular del nombre de dominio en disputa, acreditando documentalmente esta circunstancia.
- Que el nombre de dominio en disputa consiste en la denominación “gestoría”, siendo “online” solo la extensión del mismo y siendo, en cualquier caso, diferente de la marca registrada de la Demandante.
- Que la palabra “gestoría” es genérica, de forma que el nombre de dominio en disputa describe únicamente actividad desarrollada y la extensión define la forma en que se lleva a cabo dicha actividad, a través de Internet.
- Que el titular del nombre de dominio en disputa es economista colegiado y presta sus servicios desde el año 2013, con anterioridad al registro del nombre de domino en disputa, mediante otros nombres de dominio como <gestoriaporinternet.es>, siendo en 2015 uno de los gestores que más altas de autónomos realizó en España.
- Que el registro de marca de la Demandante no puede permitirle monopolizar términos genéricos como “gestoría” u “online”, pues no es la única empresa o único empresario autorizado para desarrollar la actividad que tales términos describen, siendo numerosos los nombres de dominio registrados y usados en Internet que contienen estos mismos términos y no pertenecen a la Demandante, como <gestoriaonline.com>, <gestoriaonline.es>, <gestoriaonline.net>, <gestoriaonline.info>, <gestoriaonline.online>, <gestoriaonline.com.es> y <gestoriaonline.eu>.
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia de las Partes en España, así como los derechos de propiedad industrial de la Demandante, que funda su Demanda en una marca española, se considera de especial aplicación, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español. Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar, hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Cuestión preliminar: consideración de Miguel Ángel Bonfill Segura como parte Codemandada
El Experto considera que tanto Lidia Segura como Miguel Ángel Bonfill Segura han de ser considerados como Demandados en el presente procedimiento. Ello es así ya que, si bien Lidia Segura consta como registrante del nombre de dominio en disputa tanto en el WhoIs como en la información facilitada al Centro por el Registrador, ha quedado acreditado documentalmente cómo el nombre de dominio en disputa fue registrado, pertenece y es utilizado por Miguel Ángel Bonfill Segura.
Se considera acreditada la titularidad por parte de la Demandante de la Marca Española No. 3.549.827 ONLINE GESTORIA BY GESDOCUMENT (mixta), que cubre servicios de gestoría administrativa y financiera, así como otros servicios de gestión empresarial, de contabilidad y fiscales, servicios de telecomunicación y acceso a bases de datos, en las clases 35, 36 y 38.
Sin perjuicio de lo anterior, este Experto tiene dudas acerca de si el nombre de dominio en disputa alcanza un grado de similitud con la marca de la Demandante que pueda causar confusión con arreglo a lo preceptuado en el párrafo 4(a)(i) de la Política. No obstante, dado el análisis y conclusión expuestos en el apartado siguiente, este Experto no considera necesario pronunciarse sobre este primer elemento.
La Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por OMPI 2.0”), párrafo 2.2, ha concluido que incluso cuando el nombre de dominio está compuesto por palabras genéricas incluidas en diccionarios, ello no determina que el demandando tenga derechos o intereses legítimos, si no se acredita la concurrencia de alguna de las circunstancias incluidas en el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra circunstancia que permita acreditar tales derechos o intereses legítimos.
En el caso que nos ocupa, el nombre de domino en disputa solo incluye parcialmente la marca de la Demandante, reproduciendo únicamente los términos de la misma “gestoría” y “online”, siendo este último el dominio de nivel superior genérico (“gTLD”) del nombre de dominio en disputa. Estos términos “gestoría” y “.online” presentan, en opinión del Experto, un carácter genérico en relación a los servicios identificados por la marca de la Demandante.
Como se refiere en los antecedentes de hecho del caso y ha quedado acreditado, el nombre de dominio en disputa alberga una página Web que contiene información y presta servicios de gestoría administrativa, ofertando servicios de alta o inicio de actividad profesional, así como gestión de contabilidad y fiscalidad mediante una tarifa plana mensual, específicamente destinados a empresarios autónomos. La titularidad del nombre de dominio en disputa y de esta página Web pertenece a un profesional que presta sus servicios directamente y ostenta la titulación necesaria para ello.
Si bien la Demandante argumenta que en la fecha en que requirió al titular del nombre de dominio en disputa, éste no albergaba contenido alguno, el Experto considera que existen suficientes evidencias para concluir que antes de haber recibido la notificación de la Demanda, los Demandados habían iniciado las actividades que motivaron el registro del nombre de dominio en disputa.
El uso del nombre de dominio en disputa por parte de los Demandados puede calificarse como un uso meramente descriptivo de su propio significado, que simplemente utiliza el nombre de dominio en disputa para referirse a la actividad profesional que se ofrece y presta (servicios de gestoría administrativa en línea). No existe ningún elemento en la página Web de los Demandados que permita conectar ésta con la marca de la Demandante ni con la propia Demandante. Es más, el aviso legal de la página Web alojada bajo el nombre de dominio en disputa informa claramente a los usuarios sobre la titularidad, titulación profesional y datos de contacto del profesional que presta los servicios ofertados a través de la página.
Todas estas circunstancias permiten considerar que los Demandados ostentan derechos o intereses legítimos para el registro y uso del nombre de dominio en disputa, concurriendo la circunstancia del párrafo 4(c)(i) de la Política, pues antes de recibir la notificación de la Demanda, los Demandados habían utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de servicios.
En consecuencia, este Experto considera que los Demandados ostentan derechos o intereses legítimos para el registro y uso del nombre de dominio en disputa, no concurriendo, por tanto, el segundo requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
Dado que no concurre el segundo de los requisitos exigidos por la Política, no procedería examinar la concurrencia del tercer requisito exigido por la misma. En todo caso, de las manifestaciones de las Partes y la documentación disponible en el expediente, se desprende que los Demandados ya prestaban con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa servicios de gestoría administrativa en línea, hasta el extremo de ser en el año 2015 uno de los gestores que más altas de autónomos realizó en España. Por ello, teniendo en cuenta que el uso del nombre de dominio en disputa por parte de los Demandados se dirige precisamente a la prestación de servicios de gestoría administrativa en línea, este Experto considera que el nombre de dominio disputa no ha sido registrado y ni está siendo utilizado de mala fe, no concurriendo, por tanto, el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 9 de diciembre de 2016