La Demandante es Discovery Communications LLC., con domicilio en Maryland, Estados Unidos de América, representada por Abril Abogados, España.
Los Demandados son Giovanni Santi, Erotikax.com, con domicilio en Tarragona, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv>.
El Registrador de los nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2016. El 14 de noviembre de 2016 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de noviembre de 2016 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 22 de noviembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de diciembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es Discovery Communications LLC., una empresa estadounidense, dedicada a la televisión de no ficción. Cuenta con 3.000 millones de clientes en más de 220 países y territorios mediante 329 señales distribuidas en todo el mundo.
La Demandante cuenta con más de 130 canales en el mundo, entre los que se encuentran: Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science y Discovery HD.
La Demandante es propietaria de las siguientes marcas registradas, entre otras:
|
Marca |
No. De Registro |
Fecha de Registro |
Jurisdicción |
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THE DISCOVERY CHANNEL |
1920061 |
24 de enero de 1997 |
España |
|
THE DISCOVERY CHANNEL |
1920062 |
24 de enero de 1997 |
España |
|
DISCOVERY MAX |
2987040 |
19 de octubre de 2011 |
España |
|
DISCOVERY MAX |
3515213 |
19 de enero de 2015 |
España |
|
DISCOVERY CHANNEL |
000153403 |
2 de febrero de 1999 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY |
001369263 |
3 de enero de 2001 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY CHANNEL STORE |
001487875 |
26 de marzo de 2008 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY |
001487982 |
13 de febrero de 2009 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY CHANNEL |
001988773 |
10 de julio de 2002 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY |
004079191 |
10 de enero de 2006 |
Unión Europea |
|
DISCOVERY CHANNEL |
007011075 |
2 de abril de 2009 |
Unión Europea |
Los Demandados son, Erotikax.com, una entidad relacionada con páginas web de contenido pornográfico, y Giovanni Santi, productor de cine pornográfico.
El nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> fue registrado por el Demandado Giovanni Santi el 26 de septiembre de 2015. Conforme a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> dirige a una página web de contenido pornográfico.
El nombre de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, fue registrado por el Demandado Giovanni Santi el 14 de agosto de 2015. El Experto ha visitado el nombre de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y ha comprobado que no resuelve a una página web activa.
El nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>, fue registrado por la Demandada Erotikax.com el 21 de octubre de 2015. Conforme a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv> dirigía a una página web de contenido pornográfico, si bien el Experto ha comprobado que en la actualidad no resuelve a una página web activa.
La Demandante sostiene lo siguiente:
Que el canal Discovery Channel es el canal líder de contenidos de no-ficción en la televisión de pago.
Que el canal de la Demandante está disponible en España a través de las plataformas ONO, Euskaltel, R, Telecable y Movistar.
Que los nombres de dominio en disputa incorporan en su totalidad a las marcas DISCOVERY de la Demandante.
Que el término “fuck” no es distintivo y por tanto no distingue los nombres de dominio en disputa de las marcas DISCOVERY.
Que las marcas DISCOVERY tienen gran renombre, mismo que ha sido reconocido en diversas decisiones previas.
Que la reproducción de las marcas DISCOVERY en los nombres de dominio en disputa genera un alto riesgo de confusión y tiene un efecto negativo en la reputación de la marca de la Demandante.
Que los nombres de dominio en disputa se vinculan con páginas pornográficas que incluyen expresamente el término “fuck” en su composición.
Que el dominio genérico de primer nivel “.com” y el dominio de nivel superior de código de país “.tv” no diferencian a los nombres de dominio en disputa respecto de las marcas de la Demandante.
Que los Demandados no tienen relación de ningún tipo con la Demandante.
Que los nombres de dominio en disputa resuelven a una página que contiene una supuesta parodia de los contenidos de la Demandante, lo cual no constituye más que una intención para atraer a usuarios de Internet a contenidos pornográficos y lucrarse del prestigio de la marca renombrada de la Demandante. Señala que dicha conducta constituye una ventaja desleal, misma que se conoce como parasitismo, respecto del carácter distintivo y/o renombre de la marca DISCOVERY.
Que los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Que los Demandados no hacen una oferta de productos o servicios de la Demandante en las páginas web a las que resuelven los nombres de dominio en disputa.
Que los Demandados utilizan las marcas de la Demandante con el propósito de atraer usuarios a su contenido pornográfico.
Que los Demandados no son conocidos por los nombres de dominio en disputa.
Que los Demandados no realizan una oferta de productos o servicios de buena fe, o sin ánimos de lucro.
Que el registro de un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una marca notoria constituye un registro de mala fe.
Que los nombres de dominio en disputa han sido utilizados de mala fe, debido a que se utilizan para ofrecer contenido pornográfico a expensas del renombre de la marca DISCOVERY.
Que los Demandados hacen uso de los slogans utilizados por la Demandante para generar la idea de un vínculo y desprestigiar la imagen de la marca DISCOVERY, al vincularse con productos pornográficos.
Que los Demandados ocultaron su verdadera identidad como titulares de los nombres de dominio en disputa.
Que los Demandados utilizan el fichero “robots.txt.” para no ser indexados por sitios como Archive.org.
Que los Demandados no se pueden escudar en la libertad de expresión, al resultar evidente que no hay una intención de crítica sino de obtención de ganancias económicas.
La Demandada, Erotikax.com, no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al contacto administrativo para el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv> (tal y como aparece en la base de datos WhoIs), un supuesto representante de la empresa Shibari Productions, S.L.U., envió un correo electrónico al Centro el 22 de noviembre de 2016, señalando que había registrado el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv> por instrucciones de un cliente. Asimismo, indicó que dicho cliente ya había sido contactado por el Centro a través de correo electrónico (a través de la dirección de correo electrónico que conforme al WhoIs corresponde al registrante de los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.com>, dirección de correo electrónico a través del cual el Demandado Giovanni Santi envió sus distintas comunicaciones al Centro).
El Demandado Giovanni Santi presentó diversos argumentos y exhibió pruebas en relación con las alegaciones de la Demandante a través de su comunicación remitida al Centro el 25 de noviembre de 2016. El Demandado Giovanni Santi sostiene lo siguiente:
Que es conocido por el nombre “Discoveryfuck”.
Que tiene presencia en los eventos más importantes de Europa.
Que no existe riesgo de confusión por parte del público sobre los productos y servicios que ofrecen ambas marcas.
Que produce cine para adultos, el cual incluye a la parodia adulta.
Que ha realizado diversas películas de parodia adulta, mismas que, en la práctica, cumplen con la ley y el sentido común.
Que las marcas de agua y los logotipos que menciona la Demandante, forman parte decorativa de las parodias que produce.
Que el término “discovery” sólo tiene fama gracias a un transbordador espacial.
Que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa se encontraba en modo “no índex” o invisible para los motores de búsqueda, porque la página en cuestión se encontraba en construcción.
Que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa se utiliza exclusivamente para vender sus películas.
Que no realiza conductas de asociación con otras marcas, ni vende productos utilizando las técnicas de llamamiento.
Que los términos “discovery” y “fuck” son palabras de uso corriente.
Que existen muchos nombres de dominio que incorporan la palabra “discovery” en relación con páginas pornográficas, mismos que nunca han sido atacados con base en el buen nombre de las marcas de la Demandante. Que este hecho le hace pensar que la Demandante tiene planeado introducirse en el mercado del cine pornográfico, buscando apoderarse del nombre que él ha construido en su página web.
La Demandante señaló dos distintos Demandados en la Demanda y solicitó la consolidación del presente procedimiento. En virtud de lo anterior, este Experto atenderá a la posibilidad de sustanciar este procedimiento consolidando la Demanda en contra de diversos Demandados.
Algunos expertos han dispuesto ciertos principios y supuestos en relación con la posibilidad de múltiples Demandantes o Demandados en un procedimiento conforme a la Política (en este sentido la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 4.16). Estos supuestos refieren a: (i) que los nombres de dominio o sitios web a que resuelven los nombres de dominio se encuentren sujetos a un control común; y (ii) que la consolidación sea justa y equitativa para las partes (ver Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281).
La Demandante ha propuesto la consolidación del presente procedimiento, en relación con los nombres de dominio en disputa, atendiendo a la aparente relación entre los registrantes de los nombres de dominio en disputa <discoveryfuck.com>, <discovery-fuck.com> (esto es Giovanni Santi) y el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv> (siendo el registrante Erotikax.com).
La solicitud de consolidación se soporta en el Anexo 2 de la Demanda. Este contiene las impresiones de los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv>. Las impresiones muestran que, dentro de las páginas web a que resuelven los nombres de dominio en disputa, se menciona a la empresa Shibari Productions, S.L.U. junto con una leyenda referente a los derechos de autor relacionados con las páginas web. Lo planteado por la Demandante se ve reforzado por el correo electrónico enviado al Centro del día 22 de noviembre de 2016 por un supuesto representante de Shibari Productions, S.L.U. En el correo mencionado, la persona que se manifestó como representante de Shibari Productions, S.L.U., afirmó “…El otro dominio, discoveryfuck.com, lo tiene en propiedad este mismo cliente registrado en Arsys y nos encargó el desarrollo de la web hace unos tres meses, pero es un proyecto parado desde entonces. Aparecen nuestros datos en la web en construcción que hay ahora online porque íbamos a proceder a solicitar un método de pago, pero tampoco ha sido el caso, no se ha realizado. Ya os habéis puesto en contacto con dicho cliente a través del correo...”. El citado correo electrónico se envió desde la dirección de correo electrónico que aparece en la base de datos WhoIs como la dirección de contacto administrativo para el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>.
De la evidencia y comunicaciones encontradas en el expediente, se advierte que el Demandado Giovanni Santi envió su contestación y demás comunicaciones al Centro desde la misma dirección de correo electrónico que la señalada como contacto del cliente por parte del supuesto representante de Shibari Productions, S.L.U.
El Demandado Giovanni Santi no negó ni contradijo lo planteado por la Demandante respecto de la consolidación. Tampoco refutó lo manifestado por el supuesto representante de Shibari Productions, S.L.U., en cuanto a su relación con el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>.
En complemento, los datos de la base de datos WhoIs de los nombres de dominio en disputa <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv>, señalan los mismos servidores DNS para ambos nombres de dominio, situación que ha sido considerada como evidencia de control común por otros expertos (ver Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L., Caso OMPI No. D2004-0735).
Tomando en cuenta los hechos descritos, este Experto considera que el responsable del registro y uso del nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv> es Giovanni Santi, o que al menos los nombres de dominio en disputa comparten un interés y control común por los Demandados.
Aunado a lo anterior, se considera que la consolidación es justa y equitativa para las Partes en este procedimiento. Ambos Demandados fueron debidamente notificados y tuvieron la oportunidad de manifestarse respecto a la Demanda instaurada en su contra.
Por lo expuesto se procede a consolidar la Demanda en relación con los nombres de dominio en disputa.
En su escrito inicial, la Demandante solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv>.
Los nombres de dominio en disputa <discoveryfuck.com> y <discovery-fuck.com>, fueron registrados con el dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, sujetos a la Política.
Por su parte, el nombre de dominio <discoveryfuck.tv> fue registrado con el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.tv”, que corresponde a Tuvalu. Las controversias en relación con dicho ccTLD se encuentran sujetas a la Política, adoptada por la autoridad de registro “Registry” para “.tv”.
Al igual que expertos anteriores, este Experto entiende que es posible sustanciar este caso bajo un único procedimiento al resultar de aplicación la Política a los tres nombres de dominio en disputa (ver Aktiebolaget Trav och Galopp v. Martin Vindheim / VisitEurope, Caso OMPI No. D2013-1469, en el cual el experto resolvió respecto a los nombres de dominio <v64.tv>, <v65.tv>, <v75.biz>, <v75.mobi>, <v75.pw> y <v75.tv>; y 323.TV LLC v. Oneandone, Private Registration, Joshua Schade, Caso OMPI No. D2012-1084, resuelta respecto a los nombres de dominio <h323.tv> y <323tv.com>).
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv> son similares en grado de confusión a las marcas de la Demandante, al contener la marca DISCOVERY en su totalidad.
De acuerdo con la opinión de expertos anteriores, cuando el nombre de dominio en disputa contiene la marca del demandante en conjunto con palabras peyorativas, dicho nombre de dominio es similar en grado de confusión a la marca de la Demandante para los propósitos del primer elemento de la Política (Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, párrafo 1.3).
En el caso de los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.com>, la presencia del “gTLD” “.com” carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede constituir en el presente caso un elemento diferenciador (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300; y J. P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
En cuanto al nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>, el Experto considera que en el presente procedimiento la presencia del ccTLD “.tv”, no reduce la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, por lo que en este caso no se toma en cuenta el ccTLD “.tv” (ver Automobili Lamborghini Holding S.p.A. v. Unity 4 Humanity, Inc., Caso OMPI No. DTV2008-0010).
A la luz de lo anterior, se concluye que los nombres de dominio en disputa <discoveryfuck.com>, <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.tv> son semejantes en grado de confusión a la marca DISCOVERY de la Demandante. Por tanto, se actualiza el primer requisito de la Política.
El párrafo 4 (c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde el demandado pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) El demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) El demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante ha probado, con base en el Anexo 5 de su Demanda, ser propietaria de registros de la marca DISCOVERY alrededor del mundo, incluyendo España en donde el Demandado Giovanni Santi tiene su domicilio. La Demandante asegura que la marca DISCOVERY es renombrada o notoria.
DISCOVERY tiene gran presencia en canales de televisión, además de que otros expertos le han otorgado el carácter de marca notoria (ver Discovery Communications Inc. c. Domainprojects S.L., Caso OMPI No. DES2015-0012; y Discovery Communications, LLC. c. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2008-0011).
Por su parte, el Demandado Giovanni Santi asegura ser conocido por el nombre “DiscoveryFuck”. Sin embargo, las pruebas ofrecidas por el Demandado Giovanni Santi no resultan suficientes en opinión del Experto para soportar dicha afirmación a los efectos de la Política.
De las pruebas contenidas en el expediente, no se advierte que el Demando Giovanni Santi, ni la Demandada Erotikax.com hayan sido conocidos como “DiscoveryFuck” o por los nombres de dominio en disputa. Además, el mero registro y uso de los nombres de dominio en disputa en si mismos tampoco se pueden considerar como prueba de lo anterior (ver Yakka Pty Ltd v. Mr. Paul Steinberg, Caso OMPI No. D2004-0502).
En tal razón, no se actualiza el supuesto previsto en el párrafo 4(c)(ii) de la Política.
En su escrito de contestación, el Demandado Giovanni Santi argumenta que las palabras “discovery” y “fuck” son palabras de uso corriente y que esto desvirtúa las pretensiones de la Demandante.
No obstante, el mismo Demandado Giovanni Santi señaló tener conocimiento de la marca DISCOVERY de la Demandante y hacer una supuesta parodia a algunos de los programas de la cadena DiscoveryMax de la Demandante.
Diversos expertos han tomado en cuenta determinados factores al analizar si el Demandado tiene derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio conformado por términos de diccionario o de uso corriente. Estos factores incluyen la consideración del estatus o fama de la marca, el registro por parte del demandado de otros nombres de dominio con palabras de diccionario y el uso del nombre de dominio en conexión con el significado genérico o descriptivo de las palabras que lo componen (Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, párrafo 2.2).
Teniendo en cuenta lo anterior, para este Experto no resultan suficientes las alegaciones del Demandado Giovanni Santi a efectos del análisis bajo la Política en virtud de las siguientes circunstancias:
- La marca DISCOVERY está presente en los tres nombres de dominio en disputa. El Demandado aceptó haber hecho uso de la marca DISCOVERY a manera de supuesta parodia del contenido ofrecido por la Demandante. Esto prueba que el Demandado Giovanni Santi tenía pleno conocimiento de la marca DISCOVERY.
- De la evidencia exhibida por la Demandante y el Demandado Giovanni Santi no se advierte un uso de la palabra “discovery” conforme a su significado genérico en las páginas web relacionadas con los nombres de dominio en disputa (ni tampoco en relación con el transbordador Discovery al que hace referencia el Demandado), por lo que no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial o de buena fe. Especialmente cuando de las evidencias aportadas por las Partes se desprende que el Demandado Giovanni Santi habría registrado los nombres de dominio en disputa por su similitud con la marca DISCOVERY de la Demandante (ver Philip Morris USA Inc. v. Prophet Partners Inc., Caso OMPI No. D2007-1614; y The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien Enterprises v. CheapYellowPages.com / Brian Wick, Caso OMPI No. D2008-0021).
- El uso que el Demandado Giovanni Santi ha hecho de la palabra “discovery” está claramente relacionado con los servicios y productos protegidos por la marca DISCOVERY de la Demandante, y no con el significado de uso corriente de la palabra misma. Una marca compuesta por palabras de diccionario o de uso corriente puede ser usada por su valor descriptivo, pero en este caso la denominación “discovery” no se ha usado como un término genérico, sino como referencia a la marca de la Demandante (ver Gibson, LLC v. Jeanette Valencia, Caso OMPI No. D2010-0490; y HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, Caso OMPI No. D2007-0062).
- De la evidencia ofrecida por la Demandante, se advierte que los Demandados eligieron los nombres de dominio en disputa como parte de un esfuerzo por beneficiarse del reconocimiento de las marcas DISCOVERY. En específico, el Demandado Giovanni Santi utiliza parte de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> para promocionar eventos y presentaciones de su empresa.
Por otro lado, el Demandado Giovanni Santi alega que su uso de la marca DISCOVERY en los nombres de dominio en disputa es a manera de parodia respecto de los programas de televisión y contenidos de la Demandante. El objeto de la Política es claro: combatir el registro abusivo de nombres de dominio. El papel del Experto no es el de pronunciarse sobre si el Demandado tiene o no derecho a parodiar a la Demandante, o a sus programas de televisión, mediante contenidos pornográfícos. Sin embargo, el Experto sí es competente para dilucidar casos de ciberocupación a los que está destinada la Política.
El nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> resuelve a un sitio web de contenido pornográfico, en el cual se reproducen las marcas DISCOVERY, estilizadas en una fuente idéntica o altamente similar a la comúnmente utilizada por la Demandante, seguida por el término peyorativo “fuck” y, en una fuente significativamente más pequeña, la frase “las parodias porno mas divertidas”.
Es claro que el Demandado Giovanni Santi ha utilizado las marcas de la Demandante como el principal elemento identificador de su sitio web y como el vehículo publicitario para atraer usuarios de Internet a las páginas web relacionadas con los nombres de dominio en disputa.
A pesar de las manifestaciones del Demandado Giovanni Santi, el Experto considera que no se ha soportado una sola razón para incorporar la marca DISCOVERY en los nombres de dominio en disputa que otorgue derechos o intereses legítimos a los Demandados. No se ha logrado demostrar que el uso de los nombres de dominio en disputa sea legítimo y leal o no comercial, como parodia de la marca de la Demandante a efectos de la Política (mutatis mutandi Microsoft Corporation v. Paul Horner, Caso OMPI No. D2002-0029).
De acuerdo con A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen, Caso OMPI No. D2001-0900, parodiar la marca de un tercero con la intención de promover bienes o servicios distintos a la parodia misma, supone una apreciación negativa del actuar del demandado. De la evidencia exhibida por la Demandante (que no fue desvirtuada ni objetada por el Demandado Giovanni Santi) se advierte que el sitio web al cual ha resuelto el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com>, ha contenido referencias promocionales. En las mismas, el Demandado Giovanni Santi ha informado sobre su presencia y participación en ciertos eventos. Dichos actos constituyen un uso comercial a efectos de la Política, incluso aunque dicho uso sea únicamente a efectos publicitarios de los eventos.
Los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.tv> actualmente se encuentran inactivos. Atendiendo a la evidencia y alegaciones de las partes, así como al uso actual del nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> y al uso dado anteriormente al nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>, este Experto considera que los Demandados no han utilizado ni han efectuado preparativos demostrables para utilizar los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv> de buena fe a los efectos de la Política.
Asimismo, el hecho de que los Demandados hayan registrado tres nombres de dominio en disputa, en los que se incluye de manera íntegra la marca DISCOVERY de la Demandante, y atendiendo al uso dado a dos de los nombres de de dominio en disputa (susceptible de causar un daño o perjuicio a la reputación o imagen de la marca DISCOVERY) y a la inactividad en el tercer nombre de dominio en disputa, el Experto considera que de dicha actuación de los Demandados no se pueden desprender derechos o intereses legítimos para los Demandados en los nombres de dominio en disputa a efectos de la Política.
En virtud de lo expuesto, este Experto concluye que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Se actualiza el segundo elemento de la Política
De acuerdo con el párrafo 4(b) de la Política, las siguientes circunstancias en particular, sin ser limitativas, pueden evidenciar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) El demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) Al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.
En opinión del Experto, la Demandante ha demostrado la notoriedad de su marca DISCOVERY.
De la evidencia presentada por las Partes se advierte que el Demandado Giovanni Santi tenía pleno conocimiento de la marca de la Demandante (pues se advierte la reproducción de logotipos semejantes a los de la Demandante, con mínimas modificaciones ortográficas) y se desprende que el Demandado Giovanni Santi habría registrado los nombres de dominio en disputa precisamente por la presencia en los mismos de la marca DISCOVERY de la Demandante.
Analizando la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> y teniendo en cuenta el reconocimiento que el mismo Demandado Giovanni Santi ha hecho respecto de la marca de la Demandante, es dable presumir que el Demandado Giovanni Santi ha buscado obtener un beneficio a costa del renombre que acompaña a la marca de la Demandante (ver A & F Trademark, Inc. supra).
Otros expertos han subrayado el potencial perjuicio que puede ocasionar un nombre de dominio que incorpore la marca de un tercero, relacionándola con videos pornográficos (ver ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. Quicknet, Caso OMPI No. D2003-0215; America Online, Inc. v. Viper, Caso OMPI No. D2000-1198; y MatchNet plc. v. MAC Trading, Caso OMPI No. D2000-0205).
De las pruebas exhibidas, se advierte que el Demandado Giovanni Santi utiliza la página web a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> para hacer promoción de sus producciones y de su presencia y participación en ciertos eventos. Esto implica obtener un beneficio que deriva de intentar atraer usuarios de Internet aprovechándose de la reputación y reconocimiento que tienen las marcas DISCOVERY.
De acuerdo con el experto en el caso CHRISTIAN DIOR COUTURE v. Paul Farley, Caso OMPI No. D2008-0008, la similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa con la marca de un demandante, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa que potencialmente pueda causar desprestigio a dicha marca (“tarnishment”), y el conocimiento previo de la marca por parte de un Demandado (que tendría al demandante en su mente en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa) son suficientes para concluir que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y están siendo utilizados de mala fe. En el presente caso, el potencial que tienen los nombres de dominio en disputa de empañar o perjudicar la imagen de la Demandante y sus marcas (máxime cuando los logotipos que se reproducen en la página web guardan una alta similitud con la marca mixta DISCOVERY MAX de la Demandante), así como la desviación de usuarios de Internet con el fin de obtener un beneficio aprovechándose de la marca de la Demandante, constituyen mala fe.
Los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.tv>, no resuelven actualmente a una página web activa. No obstante, en razón de que estos nombres de dominio se encuentran sujetos a un control común y atendiendo a las evidencias presentadas respecto del uso para el que se habría utilizado el nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.tv>, el Experto considera que en el balance de las probabilidades los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.tv> han sido registrados con el mismo o similar propósito que el relativo al nombre de dominio en disputa <discoveryfuck.com> (ver TAG HEUER S.A. v. JBlumers Inc./Jerald Blume, Caso OMPI No. D2004-0871).
Por lo tanto, no es posible en opinión del Experto a la vista de las circunstancias anteriormente analizadas concebir un escenario en el cual los Demandados pudieran usar los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com> y <discoveryfuck.tv> de buena fe (ver Nike, Inc. v. Azumano Travel, Caso OMPI No. D2000-1598; y Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
Asimismo, el hecho de que los Demandados hayan registrado tres nombres de dominio en disputa, en los que se incluye de manera íntegra la marca DISCOVERY de la Demandante, y atendiendo al uso dado a dos de los nombres de de dominio en disputa (susceptible de causar un daño o perjuicio a la reputación o imagen de la marca DISCOVERY) y a la inactividad en el tercer nombre de dominio en disputa, el Experto considera que dicha actuación de los Demandados debe calificarse a efectos de la Política como de mala fe.
Los planteamientos de las Partes en sus respectivos escritos han llevado a este Experto a concluir que los Demandados tenían pleno conocimiento de la marca de la Demandante al momento de registrar los nombres de dominio en disputa y los habrían registrado precisamente por ello, con la finalidad de aprovecharse de la marca DISCOVERY de la Demandante para obtener un beneficio a favor de sus películas, producciones y eventos de terceros, lo que a efectos de la Política supone mala fe.
Se actualiza por ende el tercer elemento de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <discovery-fuck.com>, <discoveryfuck.com> y <discoveryfuck.tv> sean transferidos a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 13 de Enero de 2017