Beschwerdeführerin ist Fon Wireless Limited aus London, Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland („Vereinigtes Königreich“ oder „UK“), vertreten durch PONS IP, Spanien.
Beschwerdegegner ist Michael Deppe, EDV-Beratung, aus Münster, Deutschland, selbstvertreten.
Der streitige Domainname <fon.app> (der „Domainname“) ist bei der united-domains AG (die „Domainvergabestelle“) registriert.
Die Beschwerde ging auf Englisch beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 13. Juni 2018 per E-Mail ein. Am 13. Juni 2018 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 15. Juni 2018 übermittelte die Domainvergabestelle die Prüfungsergebnisse per E-Mail an das Zentrum und legte die Identität des Domaininhabers und dessen Kontaktangaben offen. Diese wurden am 18. Juni 2018 der Beschwerdeführerin mitgeteilt, und die Beschwerdeführerin wurde eingeladen, ihre Beschwerde zu ergänzen. Am selben Tag sandte das Center eine E-Mail auf Deutsch und Englisch bezüglich der Verfahrenssprache an die Parteien. Die Beschwerdeführerin reichte am 19. Juni 2018 eine Ergänzung zur Beschwerde auf Englisch (mit Kopie an den Beschwerdegegner) ein und beantragte Englisch als Verfahrenssprache. Mit E-Mail vom 20. Juni 2018 beantragte der Beschwerdegegner, dass das Verfahren in der Sprache der Registrierungsvereinbarung (Deutsch) geführt werde.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäss Paragraf 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 21. Juni 2018 eingeleitet.
Am 22. Juni 2018 reichte die Beschwerdeführerin eine deutsche Übersetzung der ergänzten Beschwerde ein.
Gemäss Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 11. Juli 2018. Die Beschwerdeerwiderung traf am 9. Juli 2018 beim Zentrum fristgerecht ein.
Das Zentrum bestellte Tobias Zuberbühler am 16. Juli 2018 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Die Beschwerdeführerin ist eine Gesellschaft englischen Rechts, welche 2005 gegründet wurde und in den Bereichen Telekommunikation, Software- und Hardwareentwicklung tätig ist. Sie begann ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2006 mit dem Angebot von Wireless-Dienstleistungen, namentlich mit dem Ausbau und Betrieb eines weltweiten Netzes von WLAN-Hotspots über spezielle Router (sog. „foneras“), welche ihren Mitgliedern erlauben, einen Teil ihrer Bandbreite als WLAN-Signal mit anderen Mitgliedern zu teilen. Zu ihren Produkten gehören auch mehrere Apps, z.B. die „Fon Wi-Fi App“ und die „Fon Utility App“. Die Beschwerdeführerin bietet ihre Produkte und Dienstleistungen in zahlreichen Ländern weltweit an, u.a. im Vereinigten Königreich, Frankreich, Portugal, Deutschland, Japan, Brasilien, Australien, Südafrika. Sie geniesst einen internationalen Ruf und wurde durch diverse Preise und Auszeichnungen in der Branche anerkannt.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin von über 70 verschiedenen Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken, welche das Zeichen FON beinhalten. Erwähnt seien hier beispielsweise die UK Wortmarke Nr. 2421827 FON, eingetragen am 18. Mai 2007, und die Unionsmarke Nr. 003867736 FON, eingetragen am 10. November 2005. Beide Marken sind für die Nizza-Klassen 9, 38 und 42 geschützt. Ausserdem ist die Beschwerdeführerin Inhaberin mehrerer Domainnamen, welche den Bestandteil FON enthalten, z.B. „www.fon.com“, „www.fon.com.es“, „www.fon.tel“, „www.fontech.app“, „www.fonwifi.app“.
Der Beschwerdegegner ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in Münster, Deutschland.
Der streitige Domainname wurde am 7. Mai 2018 von dem Beschwerdegegner registriert. Die entsprechende Website wies ursprünglich darauf hin, dass der Domainname zum Verkauf steht („This Domain is FOR SALE. Press here to buy on Sedo.com“). Derzeit wird man beim Eingeben des streitigen Domainnamens auf die Homepage der Domain-Handelsplattform Sedo umgeleitet, auf welcher der streitige Domainname für EUR 50‘000 zum Verkauf angeboten wird.
Die Beschwerdeführerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Abgesehen von der generischen Top-Level-Domain („gTLD“) „.app“ ist der streitige Domainname identisch mit der eingetragenen Marke FON der Beschwerdeführerin. Diese hat einen distinktiven Charakter und ist aufgrund ihrer Registrierungsdauer, der geografischen Verbreitung und der Intensität der Nutzung der Marke weltweit bekannt und sogar berühmt, und zwar auch ausserhalb des Kerngeschäftsfelds der Beschwerdeführerin. Somit ist der Schutzumfang der Marke auf alle Arten von Gütern oder Dienstleistungen auszuweiten.
Der Beschwerdegegner hat kein Recht oder berechtigtes Interesse am streitigen Domainnamen. Der Beschwerdegegner ist im Geschäftsverkehr nicht unter dem streitigen Domainnamen bekannt. Im Gegensatz zur Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegner keine eingetragenen Kennzeichenrechte am Zeichen FON. Auch steht er in keinerlei Beziehung zu der Beschwerdeführerin; insbesondere hat diese ihm keine Lizenz oder sonstiges Recht zur Nutzung ihrer Marke eingeräumt. Der Beschwerdegegner ist bereit, den streitigen Domainnamen im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Durch die Registrierung des streitigen Domainnamens möchte der Beschwerdegegner nur vom Ruf der Beschwerdeführerin profitieren.
Der streitige Domainname wurde bösgläubig registriert und verwendet, da der Beschwerdegegner die Rechte der Beschwerdeführerin an der Marke FON kannte oder hätte kennen müssen. Die Beschwerdeführerin hat ihre FON Marke beim Trademark Clearinghouse, der zentralisierten Datenbank der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN“) für Inhaber eingetragener Marken, angemeldet. Infolgedessen wurde der Beschwerdegegner bei der Registrierung des streitigen Domainnamens vom Trademark Clearinghouse vor einem potenziellen Konflikt mit der Marke der Beschwerdeführerin gewarnt. Dennoch entschied sich der Beschwerdegegner, den Registrierungsprozess fortzusetzen. Der Beschwerdeführer hat den streitigen Domainnamen nur registriert, um die Beschwerdeführerin an der Registrierung desselben zu hindern. Er beabsichtigt, diesen an die Beschwerdeführerin für einen hohen Preis zu verkaufen, der die eigenen Registrierungskosten des Beschwerdegegners deutlich übersteigt.
Der Beschwerdegegner hat zusammengefasst Folgendes erwidert:
Der Beschwerdegegner bestreitet, dass die Beschwerdeführerin ein exklusives Recht am streitigen Domainnamen mit Geltung für das relevante Gebiet (Deutschland bzw. Europäische Union) besitzt. Bei den von der Beschwerdeführerin eingetragenen Unionsmarken handelt es sich ausschliesslich um Bild- oder kombinierte Wort-/Bildmarken, sodass sich die Rechte der Beschwerdeführerin lediglich auf die grafische Darstellung des Wortes „Fon“ beschränken. Das alleinstehende Wort „Fon“ wird jedoch nicht geschützt. Zudem ist „Fon“ ein beschreibender Begriff für Waren und Dienstleistungen rund um Telefonie. Mangels Kennzeichnungskraft ist dieser daher als reine Wortmarke gar nicht schutzfähig. Entsprechend wurde auch die Anmeldung der Beschwerdeführerin zur Eintragung der Wortmarke FON (Anmeldung Nr. 5343892) vom Europäischen Amt für geistiges Eigentum („EUIPO“) zurückgewiesen.
Ferner hat die Marke FON insbesondere in Deutschland keine hinreichende Bekanntheit erlangt. Sie wird von den relevanten Verkehrskreisen nicht automatisch und primär mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht, da auch andere Anbieter ähnliche Marken verwenden. „Fon“ wird in deutschen Wörterbüchern als Kurzform für „Telefon“ definiert. Der Begriff hat auch weitere Wörterbuchbedeutungen: Er bezeichnet in der Physik eine Masseinheit für die Tonstärke (alternative Rechtschreibung: „Phon“) und in der Sprachwissenschaft eine Sprache.
Der Beschwerdegegner hat eigene Rechte an dem streitigen Domainnamen. Als Diplomingenieur arbeitet er an der Entwicklung einer Smartphone-App zur Messung der Lautstärke, welche – in Anlehnung an die Bedeutung des Begriffs „Fon/Phon“ – „FON.APP“ genannt werden soll. Auf der Website des Beschwerdegegners hätten Informationen über die App bereitgestellt werden sollen. Da der Beschwerdegegner jedoch inzwischen schwer erkrankt ist, entschied er sich stattdessen für den Verkauf des Domainnamens. Dies stellt keine Markenrechtsverletzung dar. Da die Parteien in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind, besteht auch keine Verwechslungsgefahr.
Der Beschwerdegegner hat den streitigen Domainnamen gutgläubig im Rahmen einer holländischen Auktion in der sog. Vorzugsphase erworben, mit der ursprünglichen Absicht, diesen für seine App zu verwenden. Es stand der Beschwerdeführerin frei, den streitigen Domainnamen zu einem früheren Zeitpunkt in der Auktion für einen höheren Preis zu kaufen. Beim Vorgehen der Beschwerdeführerin handelt es sich um einen Fall von Reverse Domain Name Hijacking, um die hohen Registrierungsgebühren zu umgehen.
Grundsätzlich ist die Verfahrenssprache diejenige der Registrierungsvereinbarung (Paragraf 11(a) der Verfahrensordnung), welche im vorliegenden Fall in deutscher Sprache abgeschlossen wurde. Das Beschwerdepanel hat jedoch die Möglichkeit, eine andere Verfahrenssprache festzulegen, unter Berücksichtigung der Umstände des Verfahrens.
Vorliegend beantragt die Beschwerdeführerin, das Verfahren auf Englisch durchzuführen, weil sie eine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich ist und beide Parteien im Administrativverfahren die englische Sprache verwendet haben. Der Beschwerdegegner beantragt, dass die Verfahrenssprache Deutsch sein soll, weil dies die Sprache der Registrierungsvereinbarung sei und er der englischen Rechtssprache nicht mächtig sei. Die Beschwerdeführerin hat nachträglich eine deutsche Übersetzung der Beschwerde eingereicht, womit die Fortführung des Verfahrens auf Deutsch als zumutbar erscheint. Nach Ansicht des Beschwerdepanels bestehen vorliegend keine zwingenden Gründe, die Entscheidung auf Englisch zu verfassen.
Zur Erfüllung des ersten Elements der Richtlinie hat die Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass sie Rechte an einer Handels- oder Dienstleistungsmarke hat und dass der streitige Domainname mit dieser Marke identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist (Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie). Nach ständiger Entscheidungspraxis der Beschwerdepanels genügt es prima facie, wenn die Beschwerdeführerin nachweist, dass sie eine eingetragene nationale oder regionale Marke innehat (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Dritte Auflage („WIPO Overview 3.0“), Ziffer 1.2.1 mit weiteren Nachweisen).
Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nachgewiesen, dass sie, unter anderen, die eingetragene UK-Wortmarke FON besitzt. Damit ist die Beschwerdeführerin gemäss Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert. Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners spielt der geografische Schutzbereich der Marke – angesichts des globalen Charakters des Internets und des Systems der Domainnamen – keine relevante Rolle für die Beurteilung des ersten Elements der Richtlinie (WIPO Overview 3.0, Ziffer 1.1.2). Die Ausführungen des Beschwerdegegners bezüglich des beschreibenden Charakters der Marke wurden jedoch im Hinblick auf das zweite und dritte Element berücksichtigt.
Der streitige Domainname ist mit der FON Marke der Beschwerdeführerin identisch, da der Domainname das Zeichen „fon“ vollständig enthält und die gTLD „.app“ bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleibt (WIPO Overview 3.0, Ziffer 1.11 mit weiteren Nachweisen). Betrachtet man den Domainnamen in seiner Gesamtheit, d.h. einschliesslich der gTLD „.app“, suggeriert dies möglicherweise eine weitere Assoziation mit der Beschwerdeführerin (bzw. mit ihren Apps), welche unter dem zweiten und dritten Element relevant sein könnten (vgl. Statoil ASA v. Daniel MacIntyre, Ethical Island, WIPO Verfahren Nr. D2014-0369).
Das Beschwerdepanel geht daher davon aus, dass die Tatbestandsvoraussetzung gemäss Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt ist.
Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie setzt voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen berufen kann. Grundsätzlich liegt die Beweislast dafür bei der Beschwerdeführerin. Wenn diese allerdings Tatsachen vorträgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen zusteht, liegt es wiederum bei dem Beschwerdegegner, Umstände nachzuweisen, aus denen sich sein Recht oder berechtigtes Interesse ergeben.
Gemäss Paragraf 4(c) der Richtlinie kann der Beschwerdegegner seine Rechte oder ein berechtigtes Interesse am Domainnamen begründen, z.B. wenn er (i) den Domainnamen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat oder (ii) unter dem Domainnamen bekannt war, selbst wenn er eine Marke nicht erworben hat oder (iii) den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu beeinträchtigen, verwendet.
Das Beschwerdepanel ist der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin dem ersten Anschein nach glaubhaft gemacht hat, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen am Domainnamen zustehen. Es liegt also beim Beschwerdegegner, das Gegenteil zu beweisen.
Gegen das Vorbringen der Beschwerdeführerin wendet der Beschwerdegegner hauptsächlich ein, dass der Begriff „Fon“ ein beschreibender Begriff sei, dessen Verwendung nicht von der Beschwerdeführerin monopolisiert werden dürfe. Entsprechend stehe ihm frei, diesen Begriff im Zusammenhang mit einer seiner Wörterbuchbedeutungen (namentlich „Masseinheit der Tonstärke“) zu verwenden. Der Beschwerdegegner behauptet, er habe den Domainnamen für eine Website verwenden wollen, welche Informationen über eine von ihm entwickelte App zur Messung der Tonstärke enthalten sollte, er habe sich aber nachträglich entschieden, den Domainnamen zu verkaufen. Zu diesen Behauptungen hat der Beschwerdegegner jedoch keine Beweismittel vorgelegt.
Das Beschwerdepanel teilt die Auffassung, dass die Marke der Beschwerdeführerin eine geringe Kennzeichnungskraft besitzt, da der Begriff „Fon“ insbesondere im deutschsprachigen Raum als Kurzform des Wortes „Telefon“ bzw. (seltener) als „Masseinheit für die Tonstärke“ oder als „Fon-Sprache“ verstanden wird. Daher kann die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner den Gebrauch des Begriffs „Fon“ grundsätzlich nicht untersagen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Beschwerdegegner den Begriff tatsächlich im Sinne seiner Wörterbuchbedeutung und nicht in Anlehnung an die FON Marke der Beschwerdeführerin verwendet. Mit anderen Worten darf ein markenrechtlich geschützter beschreibender Begriff in seiner beschreibenden Funktion verwendet werden, es ist aber nicht zulässig, den Begriff „wegen seines Wertes als Marke“ zu verwenden (vgl. Gibson, LLC v. Jeanette Valencia, WIPO Verfahren Nr. D2010-0490; HSBC Finance. Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, WIPO Verfahren Nr. D2007-0062).
Vorliegend hat der Beschwerdegegner nicht bewiesen, dass er den streitigen Domainnamen in der behaupteten Weise verwendet oder eine solche Verwendung vorbereitet hätte. Vielmehr dient die Website des Beschwerdegegners seit der Registrierung allein dem Zweck, den streitigen Domainnamen zu verkaufen. Die Verbindung des Zeichens FON mit der neuen gTLD „.app“ könnte als Anspielung auf die Apps der Beschwerdeführerin (z.B. „Fon Wi-Fi App“) verstanden werden, zumal nicht nachgewiesen wurde, dass eine App des Beschwerdegegners mit diesem Namen existiert. In Anbetracht der Gesamtumstände dieses Falles drängt sich für das Panel die Vermutung auf, dass der streitige Domainname in der Absicht registriert wurde, diesen an die Beschwerdeführerin teuer zu verkaufen, womit kein Recht oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners am streitigen Domainnamen besteht. Diesbezüglich wird auf die nachfolgenden Ausführungen zur bösgläubigen Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens verwiesen.
Damit hat der Beschwerdegegner den Gegenbeweis zu den Behauptungen der Beschwerdeführerin nicht erbracht, und die Beschwerdeführerin hat ihrerseits das Erfordernis des Paragrafen 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt.
Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und verwendet wird, wobei die Voraussetzungen der bösgläubigen Registrierung und Verwendung kumulativ vorliegen müssen.
Im Hinblick auf die Registrierung hat der Beschwerdegegner nicht bestritten, dass er – infolge der Mitteilung des Trademark Clearinghouse – die Marken der Beschwerdeführerin kannte. Er wendet aber ein, dass er bei der Registrierung die Rechtslage hinsichtlich des Wortbestandteils „Fon“ geprüft habe und zum Ergebnis gekommen sei, dass dieser aufgrund seines beschreibenden Charakters in Deutschland bzw. in der Europäischen Union gemeinfrei und damit nicht schutzfähig sei. Selbst wenn man dieses Argument dem Beschwerdegegner zugutehalten wollte, fehlt es an einem legitimen Grund für die Registrierung des streitigen Domainnamens. Die unbewiesene Behauptung, wonach der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen für seine App zu verwenden plante, überzeugt nicht.
Seit der Registrierung verwendet der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen, um diesen via der Plattform Sedo zu einem Preis von EUR 50‘000 zum Verkauf anzubieten. Gemäss den vom Beschwerdegegner eingereichten Unterlagen „Informationen zum Start der .app Domain“ (Anlage 10 der Beschwerdeerwiderung, S. 3) betrugen die Gebühren für die Registrierung des streitigen Domainnamens am Tag der Registrierung insgesamt EUR 228 inkl. MwSt. (bestehend aus einer sog. Vorzugsphasengebühr von EUR 199 und einer Registrierungsgebühr von EUR 29). Im Vergleich dazu erscheint der Verkaufspreis von EUR 50‘000 unangemessen hoch.
Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens international eine gewisse Bekanntheit genoss. Da sie mehrere Apps betreibt, welche ihre Marke FON tragen (z.B. „Fon Wi-Fi App“), war zu erwarten, dass die Beschwerdeführerin an einem Domainnamen wie <fon.app> interessiert sein könnte. Der Beschwerdegegner kannte die Marken der Beschwerdeführerin und – selbst wenn er diesen keine Schutzwirkung zuerkannte – musste er auch gewusst haben, dass die Beschwerdeführerin zumindest ein Interesse an dem streitigen Domainnamen haben würde. Somit liegt die Vermutung nahe, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen hauptsächlich registriert hat, um diesen an die Beschwerdeführerin für einen unangemessen hohen Preis zu verkaufen. Dies stellt ein Fall von bösgläubiger Registrierung und Verwendung gemäss Paragraf 4(b)(i) der Richtlinie dar. Dabei ist unerheblich, dass der Beschwerdegegner sein Verkaufsangebot nicht direkt an die Beschwerdeführerin richtete, da er nach eigenen Angaben von ihren Markenrechten Kenntnis hatte (und diese auch recherchiert hatte) und daher auch erwarten durfte, dass die Beschwerdeführerin sich für den Kauf interessiert.
Für die Annahme eines Reverse Domain Hijacking bestehen nach Ansicht des Beschwerdepanels im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte.
Das Beschwerdepanel kommt daher zu dem Ergebnis, dass der streitige Domainname durch den Beschwerdegegner gemäss Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bösgläubig registriert und verwendet wurde.
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäss Paragraf 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der streitige Domainname <fon.app> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.
Tobias Zuberbühler
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 25. Juli 2017