Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Google LLC c. Ulises García García
Caso No. D2018-1428
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Ulises García García, con domicilio en Monzón, España, representándose a sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <googlœ.com> (<xn--googl-Ibb.com>) (el “nombre de dominio en disputa”). El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet SE.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de junio de 2018. El 29 de junio de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de junio de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro recibió cinco comunicaciones informales del Demandado los días 4 y 5 de julio de 2018.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de julio de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2018.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de agosto de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa multinacional estadounidense, perteneciente al sector tecnológico y desarrolladora del motor de búsqueda en Internet que lleva su nombre. La Demandante es titular de una significativa cantidad de registros de la marca GOOGLE, que incluye marcas de la Unión Europea (“MUE”) y marcas internacionales; entre otras, las siguientes:
- Registro MUE No. 1104306 GOOGLE en clases 9, 35, 38 y 42. Fecha de solicitud: 12 de marzo de 1999. Fecha de registro: 7 de octubre de 2005.
Registro MUE No. 4316642 GOOGLE en clases 16, 25 y 35. Fecha de solicitud: 29 de marzo de 2005. Fecha de registro: 18 de abril de 2006.
Marca internacional (designando España y la Unión Europea, entre otras jurisdicciones) No. 881006 GOOGLE (figurativa) en clases 9, 38 y 42. Fecha de solicitud/registro: 12 de enero de 2006.
- Marca internacional (designando la Unión Europea, entre otros) No. 1103415 GOOGLE+ en clases 9, 38, 41, 42 y 45. Fecha de solicitud/registro: 17 de noviembre de 2011.
La Demandante también es propietaria de múltiples nombres de dominio que consisten en o contienen la palabra “google”. Su nombre de dominio <google.com> fue registrado el 15 de septiembre de 1997.
El presente conflicto se vincula a un conflicto anterior entre las partes, originado en el intento por parte del Demandado de registrar en España el nombre comercial “GOOGLŒ.COM” en las clases 35 y 42 y luego la marca “GOOGLŒ A1 Click Activa tu Empresa”. En ambos casos los intentos fueron rechazados por la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de las oposiciones deducidas por la Demandante sobre la base de sus registros de marcas anteriores GOOGLE.
El nombre de dominio en disputa <googlœ.com> (<xn--googl-Ibb.com>) fue registrado el 26 de mayo de 2017 y está asociado al sitio web “www.googlœ.com” que parece ofrecer, entre otros, servicios de búsqueda similares a los de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de sus registros de marca GOOGLE mencionados en el punto 4 y el en el enorme prestigio internacional adquirido por la misma.
Señala que el Demandado utiliza en su sitio web y en las páginas de redes sociales el signo “googlœ” y otras imágenes corporativas con la misma combinación de colores que la Demandante.
Que antes de la iniciación de este procedimiento administrativo envió al Demandado una carta certificada, confirmada luego mediante un correo electrónico solicitándole, entre otras cosas, que cesara y renunciara a todo uso de la marca GooglŒ.com, a las que el Demandado no respondió.
En síntesis, sostiene que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico y confusamente similar con su famosa marca y nombre GOOGLE; que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo ha sido registrado y es usado de mala fe.
Por ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado, con anterioridad a la presentación de su contestación a la Demanda, envió cinco comunicaciones al Centro el 4 y 5 de julio de 2018. En dichas comunicaciones, el Demandado señala al Centro cómo ha registrado varios nombres de dominio compuestos por el término “googlœ”, uno de ellos a través del Agente Registrador Google, lo que considera una autorización del Demandante a la utilización de los mismos (“Google me ha permitido por escrito y por su departamento de marcas usar GOOGLŒ como les demuestro y además me ha vendido un dominio con el mismo nombre”). Asimismo, en dichas comunicaciones el Demandado manifiesta su voluntad de no querer vender, entre otros, el nombre de dominio en disputa.
En su escrito de contestación a la Demanda, el Demandado afirma que la Demandante, a través de su web de permisos de marcas, le ha dado su consentimiento explícito para usar el denominativo Googlœ siempre que no se haga referencia a que es un producto o servicio vinculado con Google.
Agrega que en ningún momento su página web o en ninguna red social se hace referencia a la marca GOOGLE, es más, “que se prioriza y matiza que NO SOMOS GOOGLE por lo que no hay ninguna forma sostenible de poder engañar a la gente con algo que no es”.
Y continúa sosteniendo:
Que su sitio web “www.googlœ.com” no muestra ninguna marca comercial de Google ni dice que es un proyecto que forma parte del mismo.
Que su formulario de contacto en su sitio web hace referencia a su email [xxx]@1click.info cuya “URL” “https://www.a1click.info” difiere total y absolutamente de <google.com> o <google.es>.
Que su marca “A1Click” o el nombre de dominio en disputa <googlœ.com> (<xn-googl-lbb.com>) nada tienen que ver con <google.com> o <google.es>.
Que en castellano no existe la vocal “œ” (con ambas letras ligeramente superpuestas), como aparece en el nombre de dominio en disputa, ni en los teclados ni en el vocabulario es conocida.
Que en Instagram, en su perfil hay publicaciones múltiples donde se especifica claramente que “NO SOMOS GOOGLE”, incluso en la primera publicación donde aparece la palabra Googlœ.
Que nada hace confundir a la gente sus “Aplicaciones A1 Click” con el formato que tiene Google.
Que incluso en las mismas publicaciones ponen su “URL” de referencia que es “A1Click.info”, “ya que la gente no sabe escribir la OE –superpuestas- y se lee claramente en la publicación que Googlœ si
Google no”
Que incluso el propio departamento de empresas Google les reconoce como tal en su asignación de ubicación y donde se vuelve a insistir que son GOOGLŒ A1Click y que “obviamente se deja en claro que si Google nos manda la carta es porque nosotros NO somos Google”.
Que en ningún momento se ha intentado vender el dominio <googlœ.com> a Google.
Que en la propia página de “www.googlœ.com” hay 3 enlaces a las distintas redes sociales donde siempre se especifica que “NO SOMOS GOOGLE” y además se matiza que es Googlœ A1Click By A1 Click.info.
Que en su página de fan Facebook “www.facebook.comGoogl.A1Click” la gente puede ver claramente que su “URL” es “https://xn-googl-lbb.com” ya que ni el propio Facebook reconoce la OE – superpuestas – como vocal para poder identificar su propia web y obviamente cualquiera que vea dicha “URL” sabe de sobras que nada tiene que ver con Google.
Que en una de las imágenes que se aportan como prueba de la Demandante se puede leer al pie de la misma que Google no está afiliado (“Google isn’t affiliated”) y que estas publicaciones se hicieron tras haber conseguido el permiso de Google a través de su departamento de marcas.
Que para poder usar Googlœ accedió al sitio web de la Demandante (“Permisos de Marca de Google”) rellenando el formulario de contacto donde escribió como descripción de la solicitud: “hi, I’m the owner of the domain googlœ.services and I buy this at google domains. I have any problem to use this for my project?” y haciendo mención a que todo va vinculado a su proyecto “A1Click”.
Que el 8 de marzo de 2018 le enviaron un email que dice “Its fine that you use this domain but please understand that Google can take legal action if there is reference to Google been affiliated”.
Que traducido por Google Translator es “Está bien que use este dominio, pero tenga en cuenta que Google puede emprender acciones legales si se hace referencia a que Google está afiliado”.
Que Google, anteriormente, a través de su departamento de marcas, le indicó lo siguiente:
“We have no general objection to sites that uses words similar to our Brand. Our priority is simply making sure that users are not confused as to our involvement with any such sites, so we reserve the right to take actions if this occurs”. Lo cual significa “no tenemos objeciones generales a los sitios que usan palabras similares a nuestra marca…”
Que en ningún momento dice que Google esté afiliado a su proyecto A1Click ni lo pretende.
Que de lo mencionado concluye que tiene permiso para usar GOOGLŒ, “por lo que ¿qué es lo que le molesta a Google ahora? ¿Que usemos lo que nos ha dado permiso para usar o no ser él el vendedor del dominio en cuestión?” (sic).
Que lo que no puede hacer Google es por un lado darnos permiso para su uso a través de su departamento legal de marcas y por otro lado intentar quitarnos dicho permiso en un nombre dominio que él no nos ha vendido.
No niega que la Demandante le haya enviado cartas certificadas y correos electrónicos, pero sostiene que no las ha recibido, sino las hubiera respondido, “igual que he intentado hablar yo con ellos por activa y por pasiva hasta que conseguí con su departamento de marcas el poder usar Googlœ siempre que Google no apareciese afiliado y así dejamos constancia como he demostrado.”
Afirma que compró el nombre de dominio en disputa con la intencionalidad de unirlo al proyecto A1Click que existe y se comercializa a través de las aplicaciones A1Click que no incluyen nada que las pueda identificar con un producto o servicio de Google ya que Google no tiene nada parecido en el mercado.
Que el nombre de dominio en disputa y la marca GOOGLŒ o de A1Click jamás se ha hecho con la intencionalidad de perjudicar a Google.
Que su proyecto, tanto las aplicaciones A1Click como su buscador exclusivo de aquellos que están registrados en sus aplicaciones difiere en su totalidad de los servicios que da Google.
Finalmente, niega que los usuarios puedan confundirse con su web “ya que no se parece en nada a Google.es o Google.com y nuestras redes sociales no se parecen en nada a sus redes sociales, ni en contenido ni en diseño”.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4 de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que los nombres de dominio sean idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca GOOGLE.
El test de confundibilidad implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso ambos son prácticamente idénticos, ya que en el nombre de dominio en disputa la voz principal y característica “googlœ” está constituida por la marca GOOGLE a la cual se le ha intercalado la vocal “o” a continuación de la letra “l” en forma parcialmente superpuesta a la letra “e” con que finaliza la marca GOOGLE (es decir, la letra “œ”). Esa mínima diferencia está muy lejos de evitar una conclusión de similitud confusa entre ambos.
Siguiendo la tradicional costumbre de los expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no tomará en cuenta el “.com” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
La Demandante, pues, ha cumplido con el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de demostrar un hecho negativo, al requerir información que está generalmente en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante demuestre que prima facie el demandado no posee o no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez alegada tal circunstancia, es el demandado quien debe aportar prueba de que sí posee derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no aportara prueba relevante de tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a)ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisión del suscripto Ronaldo de Assis Mareira v. Goldmark – Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 entre muchos otros).
Entiende el Experto que la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde al Demandado establecer sus derechos o intereses legítimos.
La marca GOOGLE de la Demandante es probablemente una de las marcas más famosas y valiosas del mundo. Además de ser este un hecho notorio, la Demandante ha acompañado abundante prueba que lo corrobora.
Está claro que el Demandado carece de derechos sobre la marca GOGLŒ que, como hemos visto, intentó registrar en España sin éxito, debido a la oposición de la Demandante por ser confundible con su marca anterior GOOGLE.
Ambas partes manifiestan que no existe ninguna afiliación entre ellas.
En cambio, el Demandado afirma que la Demandante por intermedio de su departamento legal de marcas le ha autorizado el uso de “googlœ”, hecho que la Demandante niega absolutamente.
Más allá de los correos que supuestamente se enviaron del departamento de marcas de la Demandante, que el Demandado invoca para sostener que cuenta con la autorización de la Demandante para usar “googlœ”, ante la negativa terminante de la Demandante, y en ausencia de otras evidencias el Experto acepta que el Demandado no cuenta con tal autorización.
Si bien el Demandado pretende fundar en los correos del departamento de marcas de la Demandante una supuesta autorización de la Demandante para que el Demandado pueda usar “googlœ”, lo cierto es que la solicitud que cursa el Demandado es en relación con el nombre de dominio <googlœ.services> y no con el nombre de dominio en disputa <googlœ.com> (<xn--googl-Ibb.com>). Asimismo, el Experto nota que el formulario de solicitud del Demandado tiene fecha 28 de febrero de 2018, es decir, dicho formulario es posterior al registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto considera que no es posible entender dicha comunicación del departamento de marcas de la Demandante como una autorización que otorgue derechos o intereses legítimos al Demandado en el nombre de dominio en disputa. El Experto nota que no se pronuncia sobre la existencia o no de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio <googlœ.services> pues el mismo no es objeto del presente procedimiento.
Además, sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que en cualquier caso en uno de los correos la Demandante habría expresado que su prioridad es evitar que los usuarios incurran en confusión con respecto a su involucramiento en sitios con nombres similares y formulando expresa reserva de accionar legalmente en tales casos. (“Our priority is simply making sure that users are not confused as to our involvement with any such sites, so we reserve the right to take actions if this occurs”).
Es evidente que dada la confundibilidad que existe entre la marca GOOGLE y el nombre de dominio en disputa <googlœ.com> lo más probable es que los usuarios de Internet sean inducidos a confusión y a pensar que existe una vinculación o patrocinio por parte de Google con relación al sitio al que remite el nombre de dominio en disputa, lo cual justifica plenamente que la Demandante haya iniciado el presente procedimiento administrativo.
Además, el Experto nota que al tratarse de un nombre de dominio en disputa casi idéntico a la marca, la naturaleza de este nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito elevado de confusión por asociación con la Demandante.
En una de las imágenes que aporta la Demandante y que el Demandado reproduce en su Contestación, se lee lo siguiente: “MAS GOOGLŒ QUE NUNCA” y debajo “Somos Googlœ A1Click”. Al pie derecho de la imagen y en letras prácticamente imperceptibles dice: “Google isn’t affiliated”, lo cual el Demandado se ve precisado de resaltar al costado de la imagen con la expresión “Ahí al pie lo veis”. De lo contrario, ese disclaimer pasaría totalmente desapercibido. Además parece que dicho disclaimer es utilizado en las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter del Demandado, por lo que tampoco serviría para descartar el riesgo de confusión por asociación con el nombre de dominio en disputa.
Para desarrollar sus actividades comerciales, el Demandado no requería del uso de un nombre de dominio confundible con la famosa marca GOOGLE, salvo, como ocurre en este caso, que quisiera aprovecharse del enorme prestigio de la marca de la Demandante con el propósito de generar confusión en el público consumidor de Internet generando así un posible beneficio económico ilícito a su favor.
Asimismo, es evidente que el uso del nombre de dominio en disputa no elimina cualquier posible riesgo de confusión del Demandado con la marca de la Demandante. Por el contrario, el Experto considera que es susceptible de crear confusión con la Demandante, de modo que no puede considerarse la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web donde se reproduce el término “Googlœ A1Click” y en particular el término “A1Click” con una combinación y secuencia de colores rojo, negro, azul, amarillo, verde, azul y rojo con parecido a los colores que utiliza la Demandante en numerosas de sus marcas GOOGLE (si bien la secuencia de colores es distinta, el parecido en el uso de los colores es evidente). Asimismo, en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se incluye un cuadro de búsqueda con una lupa y las frases “¿Qué buscas? ¿Dónde quieres buscar?”.
El Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa es un uso de mala fe.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el segundo requisito requerido en la Política, párrafo 4.a)ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dada la notoriedad de la marca GOOGLE y su buscador de Internet a nivel mundial, incluyendo España, y la alta similitud entre la marca GOOGLE y el nombre de dominio en disputa es impensable que el Demandado no tuviera a la Demandante en mente cuando adquirió el nombre de dominio en disputa que fue registrado el 26 de mayo de 2017.
El Demandado ha intentado demostrar que cuenta con la autorización de la Demandante para usar “Googlœ”, lo cual ha sido terminantemente negado por la Demandante, como se reafirma por el hecho de haber iniciado el presente procedimiento administrativo (a este respecto, el Experto se remite a su análisis en esta decisión del segundo elemento de la Política a este respecto).
Por otra parte, el Demandado no ha dado ninguna explicación plausible o creíble de por qué eligió el nombre de dominio en disputa prácticamente idéntico a la famosa marca GOOGLE de la Demandante para desarrollar sus actividades comerciales.
Este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa que realiza el Demandado es un uso de mala fe (tal y como se ha analizado en el apartado “B. Derechos o intereses legítimos” respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado).
El Experto además nota que un disclaimer es usado por el Demandado en distintos lugares pero no de manera preponderante en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, en virtud de las circunstancias particulares del caso, el Experto considera que es insuficiente para remediar su mala fe. (Ver sección 3.7, segundo párrafo de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En vista de ello y, teniendo en cuenta lo manifestado en el punto anterior respecto a la falta de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, el Experto considera que hay suficientes elementos en la causa para concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe.
De tal forma, la Demandante ha dado cumplimiento al tercer requisito previsto en la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <googlœ.com> (xn--googl-Ibb.com) sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O’'Farrell
Experto Único
Fecha: 20 de Agosto de 2018