WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Educational Testing Service v. Furkan Harmankaya

Dava No. D2018-2439

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Princeton, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik, Dış Patent Ltd. Co., Türkiye tarafından temsil edilen, Educational Testing Service’dir.

Şikâyet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Furkan Harmankaya’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <toeflistanbul.net>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet, 26 Ekim 2018 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 26 Ekim 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Ekim 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 30 Ekim 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 19 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 20 Kasım 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 27 Kasım 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak, Selma Ünlü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Kurallar’ın 11. Maddesi uyarınca, idari işlemler, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, Tescil Sözleşmesi’nin dili ile yürütülür. Şikâyet Eden’in bilgisine göre, Tescil Sözleşmesi Türkçe dilince yapılmıştır. Buna ek olarak, Şikâyet, Tükçe olarak sunulmuştur ve ihtilaflı alan adına ait WhoIs bilgilerinde, tescil ettiren kişinin ikametgahı, Türkiye olarak görünmektedir. Açıklanan sebeplerle, idari işlemlerin dili Türkçe’dir.

4. Vakıalar

Şikâyet’te aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Educational Testing Service, 1947 yılından bugüne dünyanın çok sayıdaki noktasında teknik ve profesyonel yeterliliğin ölçülmesine yönelik TOEFL, TOEIC, PRAXIS ve GRE gibi testlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi alanında faaliyet göstermektedir. Şikâyet Eden, 180’den fazla ülkedeki 4,500’den fazla merkezde yılda 50 milyondan fazla testi geliştirmekte, yönetmekte ve skorlamaktadır.

(2) İhtilaflı alan adının içerisinde Şikâyet Eden’in yürütmekte olduğu İngilizce yeterlilik sınavının ismi olan “TOEFL” ifadesi yer almaktadır.

(3) Şikâyet Eden’in TOEFL markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tanınmış marka olarak tescil edilmiştir.

(4) Şikâyet Eden’in yürüttüğü İngilizce yeterlilik sınavının ismi, aynı zamanda ABD ve Türkiye de dâhil olmak üzere çok sayıda ülkede marka tescilleri ile koruma altındadır. Bunlardan bir tanesi, TÜRKPATENT nezdinde tescilli, 2006 28369 numaralı ve 11 Mayıs 2009 tarihli TOEFL markası olup, söz konusu marka aynı zamanda T/02103 tescil numarası ile tanınmış marka olarak da tescillidir.

(5) İhtilaflı alan adı Şikâyet Eden’in TOEFL markasını içermektedir.

Hakem, dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikâyet Edilen’in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen bilgiler ile isim ve adresi doğrultusunda Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adı kaydına ilişkin Tescil Sözleşmesi’nin Türkçe dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

(2) Hakemin, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 29 Kasım 2018 tarihinde, söz konusu alan adı aktif olmayıp herhangi bir içerik mevcut değildir.

(3) Şikâyet Eden’in ticari ünvanı ve tescilli markalarında yer alan “TOEFL” ifadesi ihtilaflı alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir.

(4) Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen ile herhangi bir yol ile iletişime geçmemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya iltibas düzeyinde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmamaktadır;

(iii) Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmiştir ve kullanmaktadır.

(i) Ayniyet veya İltibas Düzeyinde Benzerlik

Şikâyet Eden, TOEFL markası ve “TOEFL” ibareli markadan türeyen çeşitli markalarının TÜRKPATENT ve yurtdışındaki birçok ülke ofisi nezdinde tescilli olmasına ek olarak, Şikâyet Eden adına kayıtlı <istanbultoefl.com>, <toeflturkiye.com>, <toefl.com>, <toefl.net> gibi alan adlarının da sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Şikâyet Edilen tarafından <toeflistanbul.net> alan adının tescil ettirildiğini ve “İstanbul” kelimesi ve “.net” eki haricinde, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden adına tescil edilmiş olan, tanınmış TOEFL markasını içerdiğini ifa edilmektedir.

Şikâyet Eden, tescilli markasının, ihtilaflı alan adı içerisinde kullanılmasının; tüketici kitlesi tarafından, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinin, Şikâyet Eden tarafından yetkilendirilmiş bir kurs ya da kuruma ait olduğu yanılgısını yaratacağını iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden adına tescilli olan TOEFL tanınmış markasını kapsaması sebebiyle, Şikâyet Eden’ne ait olan markalara iltibas yaratacak derece benzer olduğunu savunmaktadır.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(c) maddesinde sayılan ve hak veya meşru menfaat oluşturabilecek üç durumdan hiçbirinin ihtilafa konu olayda mevcut olmadığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adını fark ettiğinde, Şikâyet Edilen’e bir bildirim göndererek, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e uzlaşma yoluyla devredilmesini talep ettiğini; ancak Şikâyet Edilen’in kendisine yapılan hatırlatmalara rağmen, Şikâyet Eden’e herhangi bir yazılı cevap vermediğini iddia etmektedir. Ayrıca, Şikâyet Edilen’in söz konusu alan adını, yasal ad veya şirket adı olarak kullandığının bilinmediği, Şikâyet Edilen’in söz konusu kelimeler ile biliniyor olması gibi bir durumun da olmadığı ve taraflar arasında bilinen herhangi bir bağın bulunmadığı da belirtilmektedir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmesinin ve kullanmasının, Politika’nın 4(b) maddesinde sayılan koşullar çerçevesinde kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.

Bu kapsamda Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanmadığını; bilâkis, söz konusu internet sitesinde daha önce yer alan “Sitemiz Yapım aşamasındadır..” ifadesinin kötü niyeti ortadan kaldırmadığını iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, TOEFL markasının Türkiye’deki tanınmışlığına ve geniş çaplı kullanımına dayanarak, Şikâyet Edilen’in söz konusu markadan haberdar olmamasının mümkün olmadığını ve herhangi bir meşru menfaat olmadan ihtilaflı alan adını kendi adına kaydettirmesinin açıkça kötü niyet teşkil ettiğini belirtmektedir. Şikâyet Eden, bu iddialarına dayanak olarak, Educational Testing Service. v. Mohamed Ahmed Aljarwa, WIPO Dava No. D2008-1073; Maori Television Service v. Damien Sampat, WIPO Dava No. D2005-05234; Eurail Group GIE v. DOTrader, WIPO Dava No. D2003-0422 kararlarına atıfta bulunmuştur.

Ayrıca, Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının pasif olarak elde tutuluyor olmasının da, kötü niyeti önlemek için yeterli olmadığını belirtilmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına yönelik olarak herhangi bir Cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet Eden, Şikâyet dilekçesini Merkez’e Türkçe dilinde sunmuştur ve Tescil Eden Kuruluş’un beyanlarından da, ihtilaflı alan adına ait Tescil Sözleşmesi’nin Türkçe olduğu anlaşılmıştır. Kurallar’ın 11 no’lu maddesi uyarınca da, Hakem, Tescil Sözleşmesi’nin dili olan Türkçe’nin, idari işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen’e, Merkez tarafından Şikayet Bildirimi gönderilmiş olmasına rağmen, Şikayet Edilen tarafından herhangi bir Cevap sunulmamıştır. Şikâyet’in esasına gelindiğinde, Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, resmi Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikâyet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden 1994 yılından beri “TOEFL” ifadesi üzerindeki TÜRKPATENT nezdinde tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Hakem, ihtilaflı alan adında, Şikâyet Eden’in tescilli TOEFL markasının tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikâyet Eden’in ilgili marka haklarına sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

İhtilaflı alan adında yer alan “İstanbul” ifadesi Türkiye’de yer alan bir şehir ismidir. Buna göre Şikâyet Edilen’in internet sitesi çıktıları ile karşılaştırıldığında, “İstanbul” ifadesi, ihtilaflı alan adında ayırt edici nitelik göstermemektedir; zira “İstanbul” gibi coğrafi konum belirten ifadeler, ticari yaşantı içerisinde, tescilli markalar altında sunulan mal ve hizmetlerin o şehirdeki varlığını ifade etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim, Şikâyet Eden, dünyanın birçok şehrinde hizmet sunmakta olup, Şikâyet Eden’in tescilli markasının yanında bu şekilde bir kullanım, üçüncü kişiler tarafından, Şikâyet Eden’in İstanbul’da sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak anlaşılmaya müsait bir kullanım teşkil etmektedir.

Benzer davalar olan Educational Testing Service v. Ken Gardner, WIPO Dava No. D2018-1118; Educational Testing Service v. Kendal Square ve Sira Sudhikam, WIPO Dava No. D2009-0035; ve Educational Testing Service v. Park Jeong Foreign Laguage Institute, WIPO Dava No. D2001-1064 davalarında, hakemler, şehir ya da ülke isimleri eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasında karıştırılma ihtimali oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Somut olayda da, eklenen ifadenin “İstanbul” ifadesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda; internet kullanucılarının, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinden, Şikâyet Eden tarafından İstanbul’da sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hizmet alabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Benzer dosyalarda, Hakemler URL başlangıçlarının ya da genel üst seviye alan adı uzantılarının da önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Hakem, “.net” son ekinin, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markası arasındaki ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerlik bulunup bulunmadığı hususunda, herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Sonuç olarak Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika‘nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

“(i) Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta (prima facie) kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden’de bulunmaktadır. Şikâyet Eden’in, Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine; Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem Şikâyet Eden’in TOEFL markası üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu da yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e, TOEFL markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in “toeflistanbul” ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adına yönelik herhangi bir hak veya hukuki menfaati kanıtlanamamış olduğundan; Hakem, Şikâyet Eden’in, Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, varlığının Hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

“(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.”

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Şikâyet Eden’in markasının tanınmışlığı nedeniyle; Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in, bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Keza, Şikâyet Eden’in markası, Türkiye’de tanınmış marka olarak da tescillidir. Bkz. Educational Testing Service. v.Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Educational Testing Service v. Mohamed Ahmedd Aljarwan, WIPO Dava No. D2008-1073.

Dosyada sunulan delillerde de görüldüğü üzere ihtilaflı alan adı altında, alan adı altında hizmete sunulacak internet sitesinin “yapım aşamasında” olduğuna dair bir not bulunmaktadır. Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısının (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) 3.3 no’lu bölümünde de belirtildiği gibi, böylesi bir notun kötü niyeti ortadan kaldırmayacağı kanaatindedir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğuna ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <toeflistanbul.net> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 17 Aralık 2018