WIPO Arbitration and Mediation Center
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Google LLC c. Javier Bardají Bofill, Googling BCN, S.L.
Caso No. D2018-2484
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América (“EE.UU.”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Javier Bardají Bofill, Googling BCN, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representado por Joan Mur Castro, España.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <googling.barcelona>, <googlingbcn.com>, <googling.cat>, <googling.info>, <googling.net>, <googling.pro> y <googling.tech> (los “Nombres de Dominio en Disputa”).
El Registrador de los Nombres de Dominio en Disputa <googling.info>, <googling.pro> y <googling.tech> es Soluciones Corporativas IP, LLC.
El Registrador de los Nombres de Dominio en Disputa <googlingbcn.com>, <googling.cat> y <googling.net> es Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com.
El Registrador del Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona> es Nominalia Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de octubre de 2018. El 1 de noviembre de 2018 el Centro envió a los Registradores por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en Disputa. El 2 de noviembre de 2018 Nominalia Internet S.L. y Soluciones Corporativas IP, LLC enviaron al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 5 de noviembre de 2018 Arsys Internet, S.L. dba Nicline.com envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de noviembre de 2018. El Demandado remitió comunicaciones por correo electrónico al Centro los días 1, 4, 10, 11 y 12 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a un experto como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de diciembre de 2018. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2018 el Centro notificó a las Partes que el experto se ha recusado a sí mismo debido a un potencial conflicto con una de las Partes.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de diciembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
En 1998, Larry Page y Sergey Brin desarrollaron un motor (search engine) para mejorar la búsqueda en Internet, fundaron Google. Ese mismo año comenzaron a usar ese nombre en relación con el motor de búsqueda.
La Demandante es una empresa multinacional de los EE.UU. La compañía se incorporó por primera vez en el estado de Delaware (EE.UU.) el 22 de octubre de 2002. A partir del 30 de septiembre de 2017 la Demandante cambió su denominación de Google Inc. a Google LLC, que es su actual nombre comercial y como se identifica en el mercado.
La Demandante es propietaria, entre muchas otras, de las siguientes marcas GOOGLE:
Marca de la Unión Europea GOOGLE, Registro No. 1104306, fecha de registro 7 de octubre de 2005, solicitada el 12 de marzo de 1999, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 35, 38 y 42. Prioridad EE.UU., 16 de septiembre de 1998.
Marca internacional GOOGLE (y diseño), Registro No. 881006, fecha de registro: 12 de enero de 2006, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 38 y 42.
Marca de la Unión Europea GOOGLE, Registro No. 10081073, fecha de registro 16 de diciembre de 2011, fecha de solicitud 28 de junio de 2011, cubre productos y servicios de las clases internacionales 9, 35, 36 y 42. Prioridad: EE.UU., 20 de enero de 2011.
Marca Internacional GOOGLE, Registro No. 1145934, fecha de registro 1 de agosto de 2012, cubre servicios de la clase internacional 42. Prioridad: EE.UU., 14 de marzo de 2012.
Marca Internacional GOOGLE+, Registro No. 1103415, fecha de registro 17 de noviembre de 2011, protege productos y servicios de las clases internacionales 9, 38, 41, 42 y 45.
La Demandante también es propietaria de la marca española GOOGLE, Registro No. M2748749, registrada el 26 de octubre de 2007, solicitada el 10 de enero de 2007, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 9, 16, 25, 35, 36, 38 y 42.
La Demandante es propietaria del nombre de dominio <google.com>, registrado el 15 de septiembre de 1997, bajo el que opera su sitio web oficial “www.google.com”.
El 1 de junio de 2011 el Demandado Javier Bardají Bofill junto con terceras personas procedieron constituir de conformidad a las leyes de España la compañía mercantil Googling Spain S.L. ante el Notario de Barcelona, Eugenio Corell Sancho, número 887 de su protocolo. La sociedad fue inscrita y registrada en el Registro Mercantil de Barcelona. El 15 de enero de 2013, el Demandado con la participación de terceros procedió a la constitución de una nueva compañía mercantil, Googling BCN S.L., ante el mismo Notario, número 56 de su protocolo, la compañía fue igualmente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
El Nombre de Dominio en Disputa <googling.cat> fue registrado el 19 de febrero de 2015. El Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona> fue registrado el 22 de marzo de 2016. El Nombre de Dominio en Disputa <googling.net> fue registrado el 25 de enero de 2018. Los Nombres de Dominio en Disputa <googling.info> y <googling.pro> fueron registrados el 14 de junio de 2018. El Nombre de Dominio en Disputa <googling.tech> fue registrado el 16 de junio de 2018. El Nombre de Dominio en Disputa <googlingbcn.com> fue registrado el 29 de agosto de 2018.
Los Nombres de Dominio en Disputa <googling.barcelona>y <googling.cat> remiten al sitio web “www.googling.barcelona”, en el que, bajo el título “GooglingBCN Consultoría Informática www.googlingbcn.com”, se informa sobre servicios de outsourcing, consultoría, dirección de proyectos, relaciones humanas y head hunting, coaching directivo, y analista TIC.
El Nombre de Dominio en Disputa <googling.info>, remite a una página web de “parking” aparentemente suministrada por DonDominio, en la que se informa sobre registro de nombres de dominio, alojamiento web, certificados SSL y EhpIs privado. Los Nombres de Dominio en Disputa <googling.pro> y <googling.tech> remiten a sendas páginas similares.
El Nombre de Dominio en Disputa <googlingbcn.com> no remite a un sitio web activo (se obtiene mensaje de error al intentar conectar el navegador Firefox). El Nombre de Dominio en Disputa <googling.net> tampoco remite a sitio web alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
Los Nombres de Dominio en Disputa son idénticos o confusamente similares con la marca GOOGLE, sobre la que tiene derechos. La Demandante posee numerosas marcas que consisten en o que contienen GOOGLE con efectos en España, registradas para una amplia gama de productos y servicios, incluidos, entre otros, productos y servicios informáticos, incluyendo consultoría informática en clases 9 y 42 y servicios de telecomunicaciones en clase 38. Los Nombres de Dominio en Disputa incorporan casi por completo las marcas anteriores GOOGLE, añadiendo únicamente el sufijo “-ing”, la conocida forma verbal del gerundio en inglés. Por lo tanto, los Nombres de Dominio en Disputa se asociarán a la Demandante y a sus renombradas marcas GOOGLE y se considerará que derivan de la misma, ya que significan “Googleando” o “buscando en Google”. La alta similitud no queda desvirtuada por la mera adición del término geográfico “bcn” en <googlingbcn.com>, a saber, las siglas por las que se conoce a la ciudad de Barcelona. Dicha adición incita directamente a suponer que la Demandante, titular de la marca, ha concedido una autorización a la entidad que la utiliza y/o a suponer que se trata de un nombre de dominio oficial de la Demandante que se refiere a sus actividades en Barcelona. La referida alta similitud tampoco queda enervada por la adición de “.net”, “.pro”, “.com”, “info”, “tech” o “.com”.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio en Disputa. La reputación mundial del signo GOOGLE de la Demandante es, de acuerdo con la doctrina constante de las decisiones adoptadas bajo la UDRP, evidencia inequívoca de la ausencia de derechos por parte del Demandado al registrar los Nombres de Dominio en Disputa.
Asimismo, el Demandado no tiene derecho sobre el signo “Googling” para identificar sus servicios en el mercado. De hecho, el Demandado solicitó el registro de la marca GOOGLING para, entre otros, servicios informáticos. La Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) rechazó su registro, como consecuencia de la oposición presentada por la Demandante, considerando que existe riesgo de confusión y asociación con las marcas anteriores de la Demandante y que, dado que las marcas GOOGLE registradas anteriores poseen notoriedad, el uso de “Googling” para tales servicios implica un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o notoriedad de dichas marcas. El Demandado no recurrió la decisión de la OEPM. Anexo 20 a la Demanda.
Señala asimismo la Demandante que en la fecha de incorporación de Googling BCN S.L. y en las posteriores fechas de registro de los Nombres de Dominio en Disputa, el Demandado, compañía que declara prestar servicios en el sector informático, no podía ignorar la existencia de la Demandante y sus productos y servicios informáticos y de Internet proporcionados bajo la mundialmente renombrada marca GOOGLE. Por lo tanto, el Demandado conocía los derechos de la Demandante sobre GOOGLE y eligió intencionadamente nombres de dominio altamente similares a las marcas GOOGLE de la Demandante. Tales actos no pueden constituir un uso legítimo no comercial o justo. No existe una razón creíble o legítima para que el Demandado haya elegido adquirir los Nombres de Dominio en Disputa. La evidencia sugiere claramente que el Demandado obtuvo los nombres de dominio en disputa sólo porque son muy similares a las marcas notoriamente conocidas de la Demandante, y porque debido a la confusión del consumidor, pueden generar tráfico y beneficios.
La Demandante sostiene que el Demandado no puede ser legítimamente conocido por “Googling” con el fin de identificar servicios en el mercado. De hecho, el Demandado ya intentó registrar en España una marca GOOGLING y tal intento resultó infructuoso. La resolución que deniega la solicitud de marca no. 3572487 GOOGLING del Demandado y las demás pruebas adjuntadas a la Demanda demuestran que es la Demandante quien es conocida mundialmente por su nombre y por los productos y servicios GOOGLE y quien posee las marcas GOOGLE y que el Demandado no puede usar “Googling” para identificar sus servicios en el mercado, debido al riesgo de confusión con las marcas registradas GOOGLE y porque tal uso implica un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y la notoriedad de tales marcas.
No hay ni ha habido ninguna relación entre la Demandante y Googling BCN S.L. o su administrador, Javier Bardaji Bofill. La Demandante no le ha otorgado al Demandado ninguna licencia o autorización para usar o registrar “Googling”. La correspondencia intercambiada entre las Partes y el conflicto en relación con la solicitud de marca denegada del Demandado confirman esta afirmación.
El Demandado no puede argumentar que ha hecho preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en relación con una oferta de servicios de buena fe. El Demandado establece en su sitio web “www.googling.barcelona” (al que están vinculados los nombres de dominio <googling.barcelona> y <googling.cat>), que proporciona servicios informáticos y de TIC identificados bajo “Googling”, es decir, servicios que, según lo confirmado por la decisión emitida por la OEPM que deniega la marca registrada GOOGLING, son idénticos o están claramente relacionados con los servicios para los cuales el Demandante ha registrado y utiliza sus marcas. Por lo tanto, el uso por parte del Demandado de “Googling” puede causar confusión, aprovechamiento indebido y/o daño a las famosas marcas GOOGLE, tal y como señala la OEPM. Es del todo probable que los consumidores concluyan erróneamente que los servicios del Demandado se ofrecen o están respaldados por, o asociados a, Google, cuando este no es el caso. Estos hechos son suficientes para demostrar, prima facie, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los Nombresde Dominio en Disputa.
Los Nombres de Dominio en Disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. Teniendo en cuenta las claras coincidencias visuales y fonéticas mencionadas, GOOGLE y “Googling / Googlingbcn” son similares en un grado alto. Las marcas GOOGLE de la Demandante gozan de una enorme reputación. Al adoptar un nombre de dominio que incorpora casi por completo las marcas registradas GOOGLE, y que proporciona la misma impresión fonética y visual general que las mismas, el Demandado está creando confusión, pretendiendo así inducir a error a los consumidores para hacerles creer que el nombre de dominio y/o su titular se encuentran afiliados a la Demandante o que tienen algún tipo de relación comercial con la misma. Ver Microsoft Corporation v. Microsof.com aka Tarek Ahmed, Caso OMPI No. D2000-0548. Dada la enorme popularidad y fama de los productos y servicios GOOGLE de la Demandante, es evidente que la intención del Demandado ha sido y es beneficiarse indebidamente de la reputación adquirida por la Demandante.
Uno de los factores a tener en cuenta al determinar mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar es el conocimiento previo por parte del Demandado de dicho derecho.
Por lo tanto, la importante difusión de las marcas GOOGLE de la Demandante en España, en la Unión Europea y en todo el mundo constituye una indicación clara de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrar los Nombres de Dominio en Disputa, que se derivan claramente de las mismas. Dicha evidencia no ha sido discutida por el Demandado, quien fue informado de la existencia de los derechos anteriores de la Demandante, pero que no ha proporcionado ninguna respuesta que explique las razones que la llevaron a elegir el término “Googling” para formar sus Nombres de Dominio en Disputa, demostrando así su total falta de voluntad para evitar este procedimiento, circunstancia que demuestra la ausencia de buena fe de su parte. La Demandante presenta una amplia evidencia que demuestra la reputación de las marcas anteriores GOOGLE, y este tipo de marcas gozan de una protección especial.
Dada la importancia global de la Demandante, el Demandado registró los Nombres de Dominio en Disputa de mala fe, con pleno conocimiento de que, incluir un signo que es extremadamente similar a marcas anteriores GOOGLE como parte de sus nombres de dominio, implicará que los usuarios de Internet visiten la web “www.googling.barcelona” asumiendo que el nombre de dominio está patrocinado por la Demandante o relacionado con la misma. Véase, por ejemplo, el caso, eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo, Caso OMPI No. D2006-1307; Guinness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services, Caso OMPI No. D2001-1055 (“El registro de un nombre de dominio que contiene una marca famosa es una fuerte evidencia de mala fe”).
La mala fe del Demandado es también evidente porque los Nombres de Dominio en Disputa se registraron mucho después que los derechos de la Demandante sobre su nombre de dominio <google.com> y sus marcas.
Como se ha señalado, la reputación de la marca GOOGLE es indiscutible. El registro de nombres de dominio equivalentes/altamente similares a una marca renombrada es constitutivo de mala fe (Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018 y Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L., Caso OMPI No. D2001-0496).
Teniendo en cuenta dicha notoriedad y renombre, no hay una explicación plausible para la cual el Demandado decidiera adoptar “Googling” como nombre de dominio, que no sea precisamente por la expectativa de obtener algún tipo de beneficio, tratando de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado o sus servicios. Véase, por ejemplo, el caso eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo, Caso OMPI No. D2006-1307; Guinness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services, Caso OMPI No. D2001-1055 (“El registro de un nombre de dominio que contenga una marca famosa constituye una prueba sólida de mala fe”).
El uso prominente de “Googling” en el sitio web asociado a dos de los Nombres de Dominio en Disputa, “www.googling.barcelona”, en relación con servicios informáticos y de TIC, es decir, servicios para los que se han registrado y utilizado las marcas renombradas GOOGLE, demuestra que los Nombres de Dominio en Disputa se registraron y se utilizan de mala fe, para atraer a los usuarios de Internet a dicho sitio web, lo que crea un claro riesgo de confusión con la marca de la Demandante con respecto al origen, patrocinio, afiliación o asociación del sitio web del Demandado y de los servicios ofrecidos en el mismo.
El 8 de febrero de 2016, la OEPM publicó su decisión denegando el registro de la ya mencionada solicitud de marca GOOGLING del Demandado, concluyendo que la misma era “incompatible con las marcas oponentes A-1104306 GOOGLE (y otras que figuran en la invocadas en la misma oposición), puesto que su semejanza denominativa, similar ámbito de aplicación, y notoriedad de aquellas, puede generar confusión y asociación en el mercado, implicando además un aprovechamiento indebido o menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad (art. 6.1.b) y 8.1 de la Ley 17/2001, de Marcas)” y el Demandado no recurrió esta decisión. El uso en la web es por lo tanto uso de mala fe. El Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona>, y que soporta la web “www.googling.barcelona” (a la que está redirigido <googling.es> objeto de una demanda paralela) se registró el 22 de marzo de 2018, es decir, después de que el Demandado supiera que su solicitud de marca 3572487 GOOGLING se denegó debido al riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas GOOGLE del Demandante.
Los Nombres de Dominio en Disputa <googling.net>, <googling.pro>, <googling.info>, <googling.tech> y <googlingbcn.com> resuelven a sitios web de “estacionamiento/parking”, por lo que su registro constituye una “tenencia pasiva”, que no impide un hallazgo de mala fe. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 y sección 3.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
El Demandado no respondió a los correos electrónicos que la Demandante le envió el 22 de abril de 2016 y 10 de junio de 2016, solicitándole que cesara en el uso del nombre de dominio relacionado <googling.es> y lo cancelara. El Demandado no proporcionó ninguna explicación lógica, en sus respuestas a la correspondencia enviada por la Demandante, acerca de las razones por las que eligió el término de fantasía “Googling” para identificar sus servicios, incluidos los servicios informáticos y de TIC, y promoverlos en su web “www.googling.barcelona”. Es obvio que eligió dicho término precisamente por su gran similitud con las marcas renombradas GOOGLE y su poder de atracción. A pesar de las comunicaciones enviadas por la Demandante, el Demandado continúa utilizando los nombres de dominio <googling.barcelona> y <googling.cat>.
No hay ninguna indicación de que el Demandado tenga un derecho legítimo de registrar y/o usar los Nombres de Dominio en Disputa. La Demandante concluye que el Demandado intencionalmente intentó atraer, con fines comerciales, a los usuarios de Internet a su sitio web creando riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la afiliación/relación de sus productos o servicios.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la única posibilidad de explicar el registro y uso de los Nombres de Dominio en Disputa por parte del Demandado es que responda a criterios de mala fe, que han sido suficientemente acreditados por la Demandante.
B. Demandado
El Demandado solicita se rechace la solicitud de transferencia de los Nombres de Dominio en Disputa por las siguientes razones:
El 1 de junio de 2011 el Demandado Javier Bardají Bofill procedió, junto con terceras personas, ante el Notario de Barcelona, Eugenio Corell Sancho, al otorgamiento de la escritura pública de constitución, de conformidad a las leyes de España, de la compañía mercantil Googling Spain S.L., número 887 de su protocolo, sociedad que fue oportunamente inscrita y registrada en el Registro Mercantil de Barcelona. Posteriormente, el 15 de enero de 2013, el Demandado igualmente con la participación de terceros procedió a la constitución de una nueva compañía mercantil, Googling BCN S.L., mediante escritura pública ante el mismo Notario, número 56 de su protocolo, también inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
Con relación a la denominación social de las referidas entidades, el Registro Mercantil de Barcelona procedió a la calificación de la procedencia o no de dicha inscripción, teniendo en cuenta la Ley de Sociedades de Capital, artículos 6 y siguientes, y el Reglamento del Registro Mercantil, artículos 405 y siguientes, que prohíben no sólo la identidad total sino incluso la similitud con nombres preexistentes, resultando que el Registro no observó incumplimiento alguno de dichos preceptos, por lo que se procedió al registro e inscripción de ambas mercantiles.
El objeto social de ambas mercantiles era y es absolutamente discordante con el objeto que constituye la actividad y fin social de la mercantil Demandante. En idéntico sentido, la mercantil Googling BCN S.L. en su página web explicita que es totalmente ajena a la Demandante con la siguiente mención:
“Google ™ no respalda ni patrocina este sitio y de ninguna manera está afiliada, asociada o participada con Googling.barcelona, Googling.es, Googling.com.es, Googling.net, Googling.pro, Googling.info, Googling.tech, Googlingbcn.com, Googlingbcn.es o Googling.cat. 2011 Googling BCN, S.L. con CIF B65950461, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.”
Una vez inscrita Googling Spain S.L., el Sr. Bardají procedió al Registro del nombre de dominio <googling.es> el cual se ha venido utilizando y utiliza normalmente hasta hoy. Sorprendentemente la Demandante no hace referencia a dicho nombre de dominio, evidenciando lo incongruente y subjetivo de su actuación.
Posteriormente, una vez constituida la mercantil Googling BCN S.L., por parte de Javier Bardají Bofill efectivamente se procedió al registro del Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona>.
En cuanto a los Nombres de Dominio en Disputa <googlingbcn.com>, <googling.cat>, <googling.info>, <googling.net>, <googling.pro> y <googling.tech>, los mismos se han solicitado para un mejor posicionamiento en los buscadores de Internet (SEO “Search Engine Optimization”), sin interferir con la marca GOOGLE, sino sólo para potenciar “Googling” en las exploraciones que se realicen en los diferentes portales de búsquedas.
No existe confusión o identidad alguna entre la denominación de la Demandante y los Nombres de Dominio en Disputa, por lo siguiente.
1º) La misma Demandante indica en la Demanda que tiene por objeto y constituye su actividad principal el desarrollo de “un motor para mejorar la búsqueda en Internet”.
2º) Por el contrario la mercantil Googling BCN S.L. tiene por objeto principal, como se deduce de la propia documentación acompañada por la Demandante, la prestación a favor de las empresas de los servicios de outsourcing, o externalización de las actividades que llevaban a cabo algunos de los departamentos o equipos internos de sus clientes y además con un ámbito de actuación territorial muy limitado, concretamente el área metropolitana Barcelona.
3º) Existen en Internet nombres de dominio similares o, en este caso, idénticos a <googling.barcelona>. Se ha constatado la existencia del nombre de dominio <googling.com> registrado a favor de una tercera persona o entidad, diversa al Demandado y a la Demandante. Anexo III al Escrito de Contestación.
4º) La denominación de los Nombres de Dominio en Disputa, “Googling”, deriva no de la marca GOOGLE, tal y como sostiene la Demandante, sino del nombre del número “Googol”, el cual fue introducido en 1920 por Milton Sirotta y se utiliza para manifestar la diferencia entre un número inimaginablemente grande e infinito también a la propia Demandante según resulta del análisis y examen de la propia página web de la citada, y evidentemente es de dominio público.
Por todo lo cual el Sr. Bardají Bofill, socio constituyente y legal representante de la mercantil constituida e inscrita bajo la legislación española, Googling BCN S.L. legítimamente podía solicitar la inscripción a su favor del Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona>, haciendo un uso legítimo, siendo manifiestamente conocido y asociado dicho nombre de dominio en el mercado español con la mercantil Googling BCN S.L.
No es verdad que el Demandado haya actuado de mala fe, ya que tiene derecho a utilizar dicho Nombre de Dominio en Disputa, no sólo por los hechos mencionados indicados, sino porque:
1º) El Sr. Bardají y la mercantil Googling BCN S.L constituida de acuerdo al derecho español e inscrita en los Registros correspondientes, tenía y tiene todo el derecho para registrar el Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona> ya que el derecho español le da derecho a ello.
2º) No hay confusión alguna dadas las diferentes actividades de Demandante y Demandado, no suponiendo su denominación beneficio alguno para el Demandado directa o indirectamente.
3º) La única entidad que actúa con mala fe es la Demandante por cuanto en la Demanda cita de forma malintencionada y manipuladora al Demandado como GOOGLE en vez de usar su denominación “Googling”, tratando de confundir al Experto.
De todo lo anterior - concluye el Demandado - se desprende su derecho para poder seguir utilizando el Nombre de Dominio en Disputa <googling.barcelona>.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante, mediante impresiones de registros de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”) ha probado a satisfacción del Experto que es propietaria de numerosos registros de la marca GOOGLE. Asimismo, la Demandante ha probado ser titular de la marca GOOGLE en España, indicando los correspondientes detalles de registro, que se corresponden con los datos existentes en la base de datos de la OEPM, como lo ha comprobado este Experto. Ver sección 4 supra. De tal modo, la Demandante ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos sobre la marca GOOGLE a los fines del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El Experto nota que en los Nombres de Dominio en Disputa se incorpora casi íntegramente como prefijo la marca GOOGLE de la Demandante – salvo por la letra “e”. Es decir, se incorporan cinco de las seis letras que constituyen la marca de la Demandante. A ese prefijo se agrega, como sufijo, la partícula “ing”, formando el gerundio que se utiliza en el tiempo verbal llamado present continuous en inglés. El resultado de ese agregado provoca una impresión de similitud en grado de confusión con la marca GOOGLE de la Demandante. No alteran esa impresión ni la adición del término “bcn” (abreviatura de Barcelona) en uno de los Nombres de Dominio en Disputa, ni el agregado de los respectivos dominios del nivel superior: “.com”, “.info”, “.net”, “.pro”, “.tech”, “.barcelona” y “.cat”.
Por ello, el Experto determina que los Nombres de Dominio en Disputa son confusamente similares con la marca GOOGLE de la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio en Disputa. En primer término, menciona la reputación mundial de su marca GOOGLE es evidencia de la ausencia de derechos por parte del Demandado para registrar los Nombres de Dominio en Disputa. En segundo término, cuando el Demandado intentó registrar “Googling” como marca ante la OEPM mediante solicitud de marca 3572487 GOOGLING, la Demandante interpuso su oposición, y la OEPM rechazó el registro por existir riesgo de confusión y asociación con las marcas GOOGLE anteriores de la Demandante, las que son notorias, y que, el uso de “Googling” para los servicios solicitados implicaba un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o notoriedad de dichas marcas. El Demandado no recurrió la decisión de la OEPM. Anexo 20 a la Demanda.
Agrega la Demandante que a la fecha de incorporación de Googling BCN S.L. y en las posteriores fechas de registro de los Nombres de Dominio en Disputa, el Demandado, compañía que declara prestar servicios en el sector informático, no podía ignorar la existencia de la Demandante y sus productos y servicios informáticos y de Internet proporcionados bajo la mundialmente renombrada marca GOOGLE. De aquí se desprende que el Demandado conocía los derechos de la Demandante sobre GOOGLE y eligió intencionadamente nombres de dominio altamente similares a las marcas GOOGLE de la Demandante. Concluye la Demandante que esto no puede constituir un uso legítimo no comercial o justo. La evidencia sugiere que el Demandado sólo registró los Nombres de Dominio en Disputa porque son muy similares a las marcas notorias GOOGLE de la Demandante, y porque pueden generar tráfico y beneficios sobre la base de la confusión del consumidor,
En opinión del Experto, la evidencia disponible respalda las alegaciones de la Demandante. En primer término, la marca GOOGLE de la Demandante goza de reconocimiento y notoriedad mundial, y varios expertos así lo han establecido en casos anteriores. Ver, por ejemplo, Google LLC v. Francesc Calderita, Caso OMPI No. D2018-1223 (considerando que la marca GOOGLE es un término de fantasía, y que esa marca es famosa y conocida); Google Inc. v. none, Software LLC, Caso OMPI No. D2009-1757 (considerando que la marca GOOGLE es famosa); Google Inc. v. Tran Anh Huy, Caso OMPI No. D2009-1542 (considerando que GOOGLE es marca famosa); Google LLC v. Ulises García García, Caso OMPI No. D2018-1428 (“La marca GOOGLE de la Demandante es probablemente una de las marcas más famosas y valiosas del mundo.”) Por otra parte, el Demandado no niega la condición de famosa de la marca GOOGLE.
La Demandante sostiene que el Demandado no puede ser legítimamente conocido por “Googling” con el fin de identificar servicios en el mercado. Al respecto, el Experto nota que el Demandado ya intentó registrar en España una marca GOOGLING y tal intento resultó infructuoso, por la oposición de la Demandante y la decisión no impugnada de la OEPM.
El Experto considera que no asiste razón al Demandado cuando afirma, mencionando la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil de España, que conforme al derecho español el haber constituido e inscrito en Barcelona las mercantiles Googling BCN S.L. y Googling Spain S.L. le da derecho a mantener el registro de los Nombres de Dominio en Disputa.1 Recordemos que conforme al párrafo 4(c)(ii) una de las circunstancias que sirven como prueba de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio es que “usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes”. Al respecto, el Experto nota que esta circunstancia depende, como se ve, no del simple deseo subjetivo de usar un nombre, sino del hecho objetivo de que otras personas, de manera habitual y reiterada, llamen y conozcan a alguien por un determinado nombre, lo que es una cuestión de hecho, a probar por el Demandado. En efecto, dice el mismo párrafo 4(c): “siempre y cuando el grupo de expertos las considere probadas tras la evaluación de las pruebas que se hayan presentado”.
Al respecto, el Experto considera que el Demandado ha acompañado copia de una factura de Tesys Internet S.L.U. de fecha 13 de junio de 2011 extendida a su cliente Javier Bardají Bofill por el registro del nombre de dominio <gooling.es>. Asimismo, el Demandado adjunta copia de cuatro facturas de Gift Campain SL y ocho facturas de Pablo Villaverde Varela, todas extendidas a Googling BCN S.L. El Experto nota en primer término que el Demandado no alega ser comúnmente conocido por alguno de los Nombres de Dominio en Disputa o por los nombres societarios “Googling BCN, S.L.” o “Googling Spain, S.L.” Pero aún si esas facturas hubieran sido adjuntadas para probar que el mismo Sr. Bardají Bofill o las mercantiles Googling BCN, S.L. o Googling Spain, S.L. son “comúnmente conocidas” por alguno de los Nombres de Dominio en Disputa, el Experto no considera probada esa circunstancia. En efecto, esas facturas sólo instrumentan unas determinadas ventas de mercaderías o servicios a un cliente, tal como él mismo se ha identificado ante los vendedores, pero por sí mismas no implican que el receptor de las facturas sea “comúnmente conocido” por alguno de los Nombres de Dominio en Disputa. En opinión de este Experto, ser “comúnmente conocido” importa ser conocido por una cierta pluralidad de personas, de un modo más o menos constante e independientemente del deseo del “comúnmente conocido”. En el caso bajo examen, además, el Experto considera que dado el alto grado de confusión de los Nombres de Dominio en Disputa con la mundialmente famosa y notoria marca GOOGLE de la Demandante, la prueba de la circunstancia del párrafo 4(c)(ii) de la Política debe ser estrictamente apreciada. De todo lo cual el Experto concluye que el Demandado no ha probado ser “comúnmente conocido” por alguno de los Nombres de Dominio en Disputa. En este sentido, el Experto considera que, bajo la Política, la existencia de un nombre societario no implica que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos en los Nombres de Dominio en Disputa que incluyen (ya sea total o parcialmente) una marca famosa, ni implica que el Demandado sea comúnmente conocido por los Nombres de Dominio en Disputa en el sentido del párrafo 4(c)(ii) de la Política.
En este contexto el Experto considera oportuno mencionar el casoThe Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139, en el que la allí demandada alegó ser conocida por el nombre o apodo de “cocacolo”, pero no suministró prueba alguna de ello. En ese caso se citaron casos anteriores: en AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken, Caso OMPI No. D2001-1324, dijo el experto refiriéndose al párrafo 4(b)(ii) de la Política: “Dado que probar que se tiene ‘interés legítimo’ puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a la Política, un experto debe ser cuidadoso para asegurarse de que es legítima la pretensión de un demandado de que ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.” Ver Penguin Books Limited. v. The Katz Family and Anthony Katz, Caso OMPI No. D2000-0204 (determinando que hay interés legítimo cuando el demandado presentó prueba de que por muchos años ha sido conocido por el apodo de “Penguin”). Son insuficientes los apodos simplemente casuales u otras alegaciones no probadas de un uso pasado. Ver, e.g., DIMC, Inc & The Sterwin-Williams Company v. Mr. Q. Phan, Caso OMPI No. D2000-1519 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo “Krylon” ante la ausencia de prueba de cuándo se había adoptado el apodo alegado, y de cómo se lo había usado); Red Bull GmbH v. Harold Gutch, Caso OMPI No. D2000-0766 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo de “Red Bull” desde niño porque no proporcionó evidencia para apoyar esa alegación); Gambro AB, Gambro Lundia AB and Gambro Healthcare, Inc. v. Family Health & Wellness Center, Caso OMPI No. D2001-0447 (el demandado no presentó evidencia para apoyar la sugerencia de que su empleado era conocido por el apodo de “Gambro”); “Particularmente cuando las alegaciones de mala fe no son insustanciales, un experto debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del nombre.”)
Por otra parte, la Demandante afirma que no hay ni ha habido ninguna relación entre ella y Googling BCN S.L. o su administrador, Javier Bardaji Bofill, y que no ha otorgado al Demandado ninguna licencia o autorización para usar o registrar “Googling”. El Experto no advierte ni alegaciones ni prueba que contradiga esta afirmación de la Demandante.
La Demandante también niega que el Demandado haya hecho preparativos demostrables para usar los Nombres de Dominio en Disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe. En efecto, el Demandado establece en su sitio web “www.googling.barcelona” que proporciona servicios informáticos y de tecnologías de la información y comunicación identificados bajo “Googling”, es decir, servicios que, según lo confirmado por la decisión emitida por la OEPM que deniega la marca registrada GOOGLING, son idénticos o están claramente relacionados con los servicios para los cuales la Demandante ha registrado y utiliza sus marcas. Por lo tanto, concluye la Demandante, el uso por parte del Demandado de “Googling” puede causar confusión, aprovechamiento indebido y/o daño a sus famosas marcas GOOGLE, tal y como señala la OEPM. Todo lo cual, dice la Demandante, demuestra que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los Nombresde Dominio en Disputa.
Dada la estrecha similitud confundible de los Nombres de Dominio en Disputa con las famosas marcas GOOGLE de la Demandante, el Experto considera que el uso de los Nombres de Dominio en Disputa <googling.barcelona> y <googling.cat> no pueden constituir un uso bona fide conforme al párrafo 4(c)(i), ni un uso legítimo no comercial o un leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores con ánimo de lucro, conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política. En efecto, dichos Nombres de Dominio en Disputa remiten al sitio web “www.googling.barcelona”, en el que, bajo el título “GooglingBCN Consultoría Informática www.googlingbcn.com”, se informa sobre servicios de outsourcing, consultoría, dirección de proyectos, relaciones humanas y head hunting, coaching directivo, y analista TIC, lo que implica un aprovechamiento de la similitud confundible con la marca famosa GOOGLE, que protege servicios similares o coincidentes.
Por otra parte, el Experto constata que los Nombres de Dominio en Disputa <googling.info>, <googling.pro> y <googling.tech> remiten a páginas web de “parking” aparentemente suministradas por DonDominio, en las que se informa sobre registro de nombres de dominio, alojamiento web, certificados SSL y EhpIs privado. Dada la estrecha similitud confundible con las famosas marcas GOOGLE de la Demandante, dicho uso de esos Nombres de Dominio en Disputa tampoco constituye ni un uso de buena fe, ni un uso leal o no comercial sin intención de confundir a consumidores conforme a los párrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii) de la Política. En cuanto a los Nombres de Dominio en Disputa <googling.net> y <googlingbcn.com> no remiten a un sitio web activo o se obtiene mensaje de error al intentar el Experto conectar su programa navegador, por lo que tampoco hay uso de buena fe, ni uso no comercial o leal, de acuerdo a los párrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii) de la Política.
Por todo ello, el Experto considera que la Demandante ha conseguido establecer la presunción o caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio en Disputa. Como el Demandado no ha conseguido desvirtuar esa presunción el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto a los Nombres de Dominio en Disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Como se vio en la sección 4 supra, los registros de marcas GOOGLE de la Demandante preceden al registro de los Nombres de Dominio en Disputa por varios años. Por otra parte, la marca GOOGLE de la Demandante, un término de fantasía, es famosa, como ha sido reconocido por grupos de expertos anteriores. Ver sección 6 B supra. Asimismo, en diciembre de 2013, de acuerdo a Alexa, el sitio web “www.google.com” de la Demandante figuraba como primero entre los principales sitios web del mundo, mientras que el sitio web “www.google.es”, era el primero entre los 500 sitios web más importantes de España, país de residencia del Demandado. Anexo 18.1 a la Demanda. Por otra parte, el Demandado individualmente o a través de sus sociedades presta servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, campo en el que justamente se destaca la Demandante. Todo ello indica claramente que cuando el Demandado registró los Nombres de Dominio en Disputa, conocía de sobra a la Demandante, su famosa marca GOOGLE y los productos y servicios que se distinguen con la misma. En las circunstancias de este caso, ello significa que el registro de los Nombres de Dominio en Disputa, similares hasta el punto de la confusión con la marca GOOGLE de la Demandante, se hizo con mala fe.
En cuanto al uso de los Nombres de Dominio en Disputa, el Experto considera que los mismos se están usando de mala fe por: a) el carácter de marca internacionalmente notoria que tiene GOOGLE, y los productos y servicios por ella protegidos, b) el elevado riesgo de confusión con esa marca que tienen los nombres de Dominio en Disputa con la misma, y, además, c) la proximidad o incluso coincidencia de los campos de actividad del Demandado con los productos y servicios que protegen las marcas GOOGLE de la Demandante. El Experto considera que al utilizar los Nombres de Dominio en Disputa de este modo, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca GOOGLE de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea. Este uso es de mala fe, conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política.
El hecho de que varios de los Nombres de Dominio en Disputa resuelven a una página web de “parking” y <googlingbcn.com> no resuelva a una página web activa no impide un fallo de mala fe en la actuación del Demandado. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por todo lo anterior, el Experto concluye que los Nombres de Dominio en Disputa fueron registrados y se están usando de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio en Disputa <googling.barcelona>, <googlingbcn.com>, <googling.cat>, <googling.info>, <googling.net>, <googling.pro> y <googling.tech> sean transferidos a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 26 de diciembre de 2018
1 El Experto advierte adicionalmente que el artículo 7.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y los artículos 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil, aludidos por el Demandado simplemente prohíben la homonimia entre sociedades, pero de ninguna manera esas normas generan ni pueden generar por sí solas el derecho a mantener los Nombres de Dominio en Disputa en cabeza del Demandado.