Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Asociación Los Olivos c. Dns Admin, Publicar Colombia

Caso No. D2018-2613

1. Las Partes

La Demandante es Asociación Los Olivos, con domicilio en Bogotá, Colombia, representada por Muñoz abogados, Colombia.

La Demandada es Dns Admin, Publicar Colombia, con domicilio en Bogotá, Colombia, internamente representada.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <funerarialosolivos.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2018. El 14 de noviembre de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 20 de noviembre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de noviembre de 2018. La Demandada no contestó a la comunicación del Centro.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de diciembre de 2018. El 17 de diciembre de 2018 un escrito de contestación fue presentado por una tercera parte. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado por la Demandada ante el Centro el 20 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de enero de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

Respecto del lenguaje del Procedimiento, el Experto determina lo siguiente:

La Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es inglés.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante se dedica a la prestación de servicios funerarios, previsión exequial, así como de productos y servicios relacionados y complementarios. Sus servicios son conocidos bajo la marca LOS OLIVOS.

La marca LOS OLIVOS fue declarada notoriamente conocida en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 63303 de 23 de octubre de 2014, para identificar “servicios funerarios” de la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas en Colombia:

La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas a nivel internacional:

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de diciembre de 2015. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web que ofrece servicios exequiales idénticos para los que la Demandante tiene registradas su marca generando una confusión en los consumidores y/o visitantes del sitio.

A. Demandante

El nombre de dominio <funerarialosolivos.com> es confusamente similar con las marcas registradas LOS OLIVOS, la identidad fonética y conceptual y la similitud gráfica son claras pues el nombre de dominio reproduce totalmente la marca previa de la Demandante.

La página web a la que se dirige el dominio <funerarialosolivos.com> ofrece servicios idénticos para los que la Demandante tiene registradas su marca generando una confusión en los consumidores y/o visitantes del sitio.

La ASOCIACIÓN LOS OLIVOS goza de una alta y reconocida reputación en el territorio colombiano, así como de una recordación marcada para la prestación de servicios funerarios, exequiales y aquellos relacionados con ellos.

La Demandada hace uso ilegítimo de la expresión LOS OLIVOS por su uso idéntico en lo denominativo y conceptual, por lo similar en lo figurativo y por la identidad de los servicios que se ofrecen en el sitio Web con los servicios para los que la Demandante tiene registradas sus marcas.

La Demandada no lleva a cabo ofrecimiento propio o contenido original de parte del titular del dominio que demostraría una intención de uso legítimo del mismo.

La Demandada tiene la intención y/o el efecto de desviar al consumidor y confundir a quienes visiten el sitio Web puesto que este comercializa, oferta y publicita servicios y productos asociados con los servicios que presta la Demandante. Es decir, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante y entre los servicios que se ofrecen en el sitio web y los servicios a los que se dedica la Demandante y para los que la Demandante tiene registradas sus marcas.

B. Demandada

Los argumentos presentados por la Demandada son los siguientes:

La Demandada figura como registrante el nombre de dominio en disputa como consecuencia del contrato con el tercero interesado en el procedimiento. La Demandada se dedica a la elaboración de páginas web en los nombres de dominio que eligen los clientes.

Agencia Exequiales los Olivos es la entidad registrada por el señor Gustavo Adolfo Tavera Jimenez que explota el nombre de dominio en disputa.

La Demandada no es responsable de la información proporcionada por su cliente, incluido el nombre de dominio en disputa.

Los servicios que se ofrecen en el dominio en disputa no transgreden derecho alguno de la Demandante, tanto así que no hay pronunciamiento interno de las entidades colombianas encargadas de dirimir estos conflictos en donde la Demandada haya sido demandada.

La expresión “Los Olivos” es utilizada por otros establecimientos en Colombia.

No existe identidad ni similitud confusa entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

La adquisición del nombre de dominio en disputa se encuentra respaldada ya que Agencia Exequiales los Olivos es corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa y su nombre comercial se encuentra registrado.

Los argumentos presentados por el tercero interesado en el presente procedimiento son los siguientes:

Los pronunciamientos judiciales sobre la expresión “los olivos” no vinculan a la Demandada.

El dominio que utiliza la Demandante es “losolivos.co” y existen diferencias en la representación gráfica de las páginas web.

Los servicios que se ofrecen en el nombre de dominio en disputa no transgreden derecho alguno de la Demandante. De igual manera, su mercado es diferente ya que uno es mayorista a nivel nacional y el otro de manera individual como agencia local.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”. Las referencias que ambas Partes han hecho al derecho aplicable en la República de Colombia respecto de los signos distintivos es un criterio de valoración de las pruebas aportadas al expediente.

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y

(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.1 Idioma del Procedimiento

En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”.

Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada ni el tercero presentaron argumento alguno en este respecto.

El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como la Demandada están domiciliadas en Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo conocen este idioma. La Demandada en ningún momento se ha opuesto a la petición efectuada por la Demandante en relación a que el idioma del procedimiento fuera el español.

Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en este idioma.

6.2 Indentidad de la Demandada

El Experto nota que los argumentos de la Demandada están encaminados, por una parte, a demostrar la relación contractual y las razones por las cuales registró el nombre de dominio en disputa como consecuencia de un acuerdo comercial sin representación con el tercero interesado en el procedimiento, y por otra parte, a transmitir al Experto las razones de fondo por las cuales considera que las peticiones de la Demanda deben ser denegadas. En ese sentido, para efectos de la Decisión respecto del fondo de la controversia se tendrán en cuenta de manera principal los argumentos de fondo presentados por el tercero en el procedimiento en la Contestación de la Demanda y se tendrán en cuenta los documentos presentados como Anexos la Contestación. Asimismo, el Experto ha considerado en su Decisión la Contestación presentada por la Demandada, cuyos argumentos son similares a los presentados por el tercero interesado.

El Experto señala que, para efectos de este procedimiento, y en particular de esta decisión, la referencia a la Demandada se debe entender como la Parte Demandada en el sentido de que identifica tanto a Agencia Exequibles Los Olivos y Gustavo Tavera Jiménez como terceros interesado de manera directa en el registro, y uso del nombre de dominio como a quien obró como mandatario comercial sin representación para propósito del registro (esto es, Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. o Publicar Colombia por ser quien figura como registrante del nombre de dominio en disputa) y contestó la Demanda.

A. Identidad o similitud confusa

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre los registros de la marca LOS OLIVOS en Colombia, país de su domicilio y también de la Demandada, así como en varios países, Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela.

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto contiene la expresión “Losolivos”.

En el caso concreto, el Experto observa que el nombre de dominio en disputa <funerarialosolivos.com> incorpora y reproduce en su totalidad la marca LOS OLIVOS de titularidad de la Demandante, agregando únicamente la expresión “funeraria”, la cual, en Colombia, hace referencia de manera genérica a los establecimientos de comercio a los que se acude para la prestación de servicios exequiales. Por lo tanto, la comparación entre la marca LOS OLIVOS y el nombre de dominio <funerarialosolivos.com> se debe hacer a partir del elemento predominante y distintivo que es LOS OLIVOS con lo cual es evidente que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas de la Demandante.

El Experto señala que los dominios de nivel superior genérico (“gTLDs” por sus siglas en ingles), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no son tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Ello es así porque los gTLDs son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio. En este caso, la extensión “.com,” no se tiene en cuenta para el análisis de similitud confusa.

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas LOS OLIVOS de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado establecer derechos o intereses legítimos.

En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa. En particular ha demostrado, en las pruebas presentadas en el procedimiento, ser titular de derechos respecto de varios registros de marcas en Colombia y en otros países que incluyen la expresión “losolivos”, así mismo su marca ha sido reconocida como notoria en Colombia y además acreditó que ha llevado a cabo reclamos extrajudiciales y procesos judiciales en diversas épocas contra las personas naturales y jurídicas que aparecen identificados como terceros interesados en el nombre de dominio <funerarialosolivos.com> y que contestaron la Demanda a través del de la Demandada.

Una vez acreditada prima facie por la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa resulta necesario analizar los argumentos de la Demandada.

La argumentación presentada a nombre de los terceros interesados en el nombre dominio en disputa se dirigen a sustentar su legitimidad en la existencia de un establecimiento de comercio denominado Agencia Exequiales Los Olivos con la matrícula comercial vigente en la ciudad de Medellín y de diversas sociedades y titulares de las mismas. Para el Experto, a partir de las pruebas presentadas por la Demandada, más allá del cumplimiento del requisito formal de la inscripción en el registro mercantil no existe certeza respecto de la fecha en la cual se inicio la supuesta actividad comercial con la expresión “losolivos” ni de la actividad misma y tampoco existe, por ende, una prueba conducente, pertinente, suficiente y eficaz respecto de la fecha en la que pudo surgir el derecho al nombre comercial como derecho de propiedad industrial respecto de la expresión “losolivos” diferente a la mera razón o denominación social como resultado de la constitución de la sociedad o del registro del establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Medellín ¹ . Al respecto el experto en Luis Alfredo Ponce Garcia c. Balacotes balacotes, balacotes, Caso OMPI No. D2016-1413 determino: “salvo que la Demandada hubiera aportado evidencias adicionales acreditativas de ser comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa (…) (en el sentido del párrafo 4(c)(ii) de la Política), por si sola la titularidad de una denominación social no implica que sea conocida corrientemente a los efectos de la Política por el nombre de dominio en disputa. Lo mismo puede decirse de los registros en Cámara de Comercio de Colombia”.

En consecuencia, la Demandada no ha aportado pruebas conducentes y pertinentes que permitan al Experto sostener que a efectos de la Política posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ni que se conozca comúnmente a la Demandada por dicho nombre de dominio y tampoco que el uso del nombre de dominio en disputa (sin fecha cierta y probada) pueda calificarse de oferta de buena fe de productos o servicios o como un uso leal o no comercial.

En consecuencia, no resulta posible concluir que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, especialmente al tener en cuenta la notoriedad de la marca LOS OLIVOS en Colombia (territorio en el que tiene su domicilio la Demandada). Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

El Experto considera que la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que la Demandada conocía la marca de la Demandante. Las pruebas evidencia que el tercero interesado en el nombre de dominio en disputa <funerarialosolivos.com>, con las distintas personificaciones naturales y jurídicas en diversas épocas sucesivas relatadas en los hechos del Procedimiento, conocía la titularidad de la Demandante respecto de la marca LOS OLIVOS, luego de procesos judiciales y reclamos extrajudiciales. Por lo tanto, el hecho de que haya escogido un nombre de dominio que incorpora la expresión “losolivos” para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata no solo de una expresión que conocía por los conflictos previos sino porque corresponde a una marca notoria para distinguir funerarias y servicios exequiales en Colombia, país de la Demandada. En efecto, la marca LOS OLIVOS es notoria y reconocida como tal en Colombia, tal como consta en la Resolución No. 63303 de 23 de octubre de 2014, para identificar “servicios funerarios” de la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza ² .

En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye, dadas las circunstancias del caso, un registro de mala fe a efectos de la Política. Al respecto el experto en Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Above.com Domain Privacy / Direct Navigation Data Inc., Caso OMPI No. D2012-1448, citó al experto en Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez, Caso OMPI No. D2011-1311 quien determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca”.

El Experto considera además que en este caso el registro y el uso del nombre dominio se lleva a cabo de mala fe, bajo los supuestos y criterios de la Política ya que la Demandada registró el nombre de dominio y creó el sitio web con posterioridad al registro de las marcas LOS OLIVOS de la ASOCIACIÓN LOS OLIVOS y luego de la acción mencionada en el Anexo No. 7.1 de la Demanda. Es decir que el tercero interesado en el nombre de dominio <funerarialosolivos.com> lo registró y uso a sabiendas y con el conocimiento pleno de la existencia de las marcas LOS OLIVOS de la Demandante.

Ninguno de estos hechos, pruebas y argumentos de la Demandante fueron desvirtuados en la contestación de la demanda ni hay prueba que permita al Experto descartar la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa.

Así, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró y ese está usando con el propósito de perturbar la actividad del Demandante impidiéndole que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <funerarialosolivos.com> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peña
Experto Único
Fecha: Enero 15, 2019

¹ Con carácter adicional, teniendo en cuenta que ambas Partes se encuentran localizadas en Colombia, el Experto considera interesante hacer mención de los principios generales de derecho y de los criterios aplicados por la Comisión de la Comunidad Andina en la Decisión 486 de 2000, el Régimen Común de la Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, al respecto estableció que “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

² Teniendo en cuenta que ambas Partes se encuentran localizadas en Colombia, el Experto considera relevante traer a colación también el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 63303 de 23 de octubre de 2014, expediente núm. 13/039794.