Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gestión Cartera Castellón SL c. Fan Wei, Hwan Technology Co Ltd
Caso No. D2019-3047
1. Las Partes
La Demandante es Gestión Cartera Castellón S.L., España, representada por PONS IP, España.
La Demandada es Fan Wei, Hwan Technology Co Ltd, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <marinador.apartments>. El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es OVH.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de diciembre de 2019. El 10 de diciembre de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de diciembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 19 de diciembre de 2019.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 17 de diciembre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda traducida al español el 19 de diciembre de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 20 de diciembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de enero de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de enero de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Gestión Cartera Castellón, S.L. es un holding empresarial que fue constituido en España el año 1999. Comenzó a desarrollar su negocio y actividades en Oropesa del Mar y Cabanes (Castellón de la Plana, España) donde ha construido y explotado centros turísticos (hoteles, departamentos y balnearios) casas de vacaciones, parques de atracciones, zonas deportivas y campos de golf. Con el correr de los años, decidió ampliar su actividad a nivel internacional y exportar su negocio a muchos países.
La Demandante es titular de varias marcas que contienen la expresión “MARINA D’OR”, entre ellas las siguientes:
Registro de Marca de la Unión Europea No. 4038361 MARINA D’OR y Diseño, registrada el 23 de noviembre de 2005 para servicios de las clases 36, 37, 39, 41, 43 y 44; y
Registro de Marca de la Unión Europea No. 5890272 MARINA D’OR (denominativa), registrada el 15 de noviembre de 2010 para servicios de las clases 36, 37, 39, 41, 43 y 44.
La Demandante también es propietaria de múltiples nombres de dominio que contienen la marca “marinador” tal como <marinador.com> registrado el 5 de mayo de 1997.
El nombre de dominio en disputa <marinador.apartments> fue registrado el 5 de junio de 2015 y, según manifiesta la propia Demandada, no ha sido usado y forma parte de su cartera de nombres de dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de sus registros de marca MARINA D’OR arriba referidos, cuya notoriedad o renombre ha sido declarada y reconocida expresamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante resolución de ese organismo.
Niega que la Demandada haya sido conocida por el nombre de dominio en disputa, afirma que carece de toda vinculación con la Demandante y no ha sido autorizada por ella para usar su marca MARINA D’OR formando parte de un nombre de dominio ni de ninguna otra forma.
La Demandada no está usando actualmente el nombre de dominio en disputa respecto a una oferta de productos y/o servicios, pero está impidiendo que la Demandante lo registre en su condición de titular de la marca MARINA D’OR.
Se ha realizado una búsqueda de marcas con el nombre MARINA D’OR y no se ha encontrado ninguna marca distinta de aquellas sobre las que la Demandante o personas relacionadas con ella tenga derechos.
La intención de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa ha sido impedir su registro por la Demandante y generar en el consumidor un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, el patrocinio, afiliación o alojamiento de su sitio web y de la ubicación o de un producto o servicio en su sitio web.
En síntesis, la Demandante sostiene: (i) que el nombre de dominio en disputa es confundible con su marca notoriamente conocida MARINA D’OR; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandado
La Demandada manifiesta que es una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas con negocio principal en Hong Kong, China y fundamenta su pedido de rechazo de la Demanda en las razones siguientes:
1. La Demandante no tiene registrada la marca en los países en que la Demandada desarrolla su negocio;
2. La Demandante no tiene el registro de un lugar, zona, distrito o urbanización;
3. La Demandada considera que la marca Marina d’Or, traducida al castellano como Marina de Oro, no tiene ninguna relación con el nombre de dominio en disputa;
4. La Demandada no actúa de mala fe en ningún momento como indica la Demandante;
5. El término “marina dor” se utiliza como la ubicación de un lugar, distrito o urbanización.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, para que esta Demanda pueda prosperar con relación al nombre de dominio en disputa, la Demandante debe probar lo siguiente:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
El Experto no seguirá a las partes en todos y cada uno de sus argumentos, sino en aquellos que considera relevantes para la correcta resolución del conflicto.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca MARINA D’OR.
El test de confundibilidad implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En este caso, el nombre de dominio en disputa <marinador.apartments> incluye la marca denominativa MARINA D’OR, con la sola excepción del espacio entre las dos palabras, el apóstrofe y el agregado “.apartments” que el Experto considera insuficientes para evitar su similitud confusa.
Siguiendo la tradicional costumbre de los expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no necesita tomar en cuenta el término “.apartments” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
La Demandante, pues, ha cumplido con el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha probado que la marca MARINA D’OR de su propiedad tiene el carácter de marca notoria reconocido por la Oficina de Marcas y Patentes Española mediante resolución de ese organismo. Asimismo, la calidad de “notoria y de conocimiento generalizado” de MARINA D’OR ha sido reconocido en la Sentencia 349/17 de la Audiencia Provincial de Alicante que han aportado ambas Partes en el procedimiento.
La Demandante ya presentó una demanda previamente ante el Centro en relación con otro nombre de dominio similar, <marinador-holidays.com> que fue objeto del procedimiento Gestión Cartera Castellón, S.L. v. shenxingyu, Caso OMPI No. D2019-0985, en el cual el Experto observó la popularidad de la marca MARINA D’OR de la Demandante especialmente en la industria turística relacionada, a quien resolvió se le transfiriera el nombre de dominio en disputa.
Transcribo a continuación, por considerarlo de estricta aplicación en este procedimiento, el párrafo de la Sentencia 349/17 arriba mencionada que dice:
“No consideramos que se dé el límite del derecho de marca, al amparo del art. 12.c RMUE, que establece que “El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Y ello, porque para alquilar apartamentos en dicho complejo turístico no es necesario registrar un nombre de dominio que incluya la marca ajena. Por tanto, en todos estos casos existe infracción a las marcas de la titularidad de la parte actora, tanto por el riesgo de confusión cuanto por protección de la marca notoria.”
El Panel considera que la Demandante ha presentado un caso prima facie para demostrar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, con lo cual la carga de la prueba pasó a la Demandada quien no ha probado ninguna de las circunstancias previstas en el párrafo 4(c) de la Política ni ninguna otra que pudiera justificarlos.
Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa, que el mismo no ha sido usado y la notoriedad de la marca de la Demandante, de lo que se concluye un riesgo de confusión por asociación.
Es más, como se señalará en el punto siguiente el Panel estima que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de capitalizar a su favor en forma indebida el prestigio de la marca prestigiosa MARINA D’OR de la Demandante, lo cual no puede justificar ningún derecho o intereses legítimos a su favor sobre el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, en Panel considera que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa con lo cual la Demandante ha cumplido con el segundo requisito.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio en disputa fue registrado muchos años después de que la marca MARINA D’OR fuera registrada y alcanzara prestigio notorio especialmente con relación al rubro turismo, incluyendo la construcción, venta y alquiler de apartamentos.
Es evidente, entonces, que la Demandada cuando registró el nombre de dominio en disputa <marinador.apartments> sabía o debía conocer el prestigio alcanzado por la marca MARINA D’OR de la Demandante y por lo tanto su registro fue realizado de mala fe con el propósito de generar confusión en el público consumidor de Internet para desviar usuarios a su favor con el probable fin de lograr un beneficio económico.
Es evidente que si la Demandada quisiera construir, comprar y vender o alquilar apartamentos próximos o en la zona donde opera la Demandante bajo su marca Marina D’Or, como por lo visto lo hacen algunos terceros, no tenía ninguna necesidad de registrar el nombre de dominio en disputa idéntico a la afamada marca de la Demandante para realizar esa u otra actividad.
La Demandada afirma que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado y forma parte de su cartera de nombres de dominio. Es decir, estamos frente a un caso del llamado “uso pasivo” del nombre de dominio que, según ha sido resuelto en múltiples casos bajo la Política, puede no justificar buena fe (conf. Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-003).
En virtud de las circunstancias del caso arriba señaladas, el Experto considera que el nombre de dominio en diputa ha sido registrado y usado de mala fe, con lo cual el Demandante ha satisfecho el tercer requisito.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <marinador.apartments> sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto Único
Fecha: 19 de febrero de 2020