Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Orfeva SARL contre Vianney d’Alançon

Litige No. D2019-3175

1. Les parties

Le Requérant est Orfeva SARL, France, représenté par Henry Avocats, France.

Le Défendeur est Vianney d’Alançon, France, représenté par DELSOL Avocats, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 décembre 2019. En date du 24 décembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 décembre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 janvier 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 janvier 2020.

Il sera souligné que, dans sa plainte, le Requérant a déclaré qu’à sa connaissance, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Toutefois, il a demandé que le français soit la langue de procédure au motif que le Défendeur est domicilié en France, qu’il gère une société française, que le nom de domaine litigieux est enregistré en langue française et que le contenu du site internet exploité sous le nom de domaine litigieux est rédigé en langue française. De plus le Défendeur a déposé sa réponse en français. Compte tenu de ces éléments, et du fait que la langue du contrat d’enregistrement est le français, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 janvier 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 février 2020. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 6 février 2020.

En date du 28 février 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société ORFEVA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 15 novembre 2010, spécialisée dans la vente de médailles de baptême.

Le Requérant est notamment titulaire de la marque verbale française MEDAILLEDEBAPTEME.FR n° 4091939, enregistrée le 20 mai 2014, en classes 14 et 35.

Le Requérant possède également notamment le nom de domaine <medailledebapteme.fr>, enregistré le 21 juillet 2010.

Le nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com> a été enregistré le 26 septembre 2016. Il appartient à Monsieur Vianney d’Alançon.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com> est très fortement similaire à sa marque antérieure MEDAILLEDEBAPTEME.FR dès lors qu’il reprend intégralement et à l’identique les éléments dominants et distinctifs “medailledebapteme” de sa marque. Le Requérant soutient, en outre, que l’adjonction de l’extension “.com” ne doit pas être prise en considération dans le cadre de l’appréciation des similitudes entre le nom de domaine <medailledebapteme.com> et la marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR. En conséquence, le Requérant conclut que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com> est similaire à sa marque antérieure MEDAILLEDEBAPTEME.FR.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine <medailledebapteme.com> mais sous le nom de domaine <1000medaillesdebapteme.fr>, le Défendeur exploitant depuis 2015 un site internet concurrent de vente d’articles de bijouterie et d’orfèvrerie, sous le nom “1000 Médailles de Baptême”. Ensuite, le Requérant indique qu’il n’a accordé aucune autorisation au Défendeur de faire une quelconque utilisation de sa marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR. Le Requérant ajoute que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’existence et de l’usage de sa marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR qu’il exploite depuis 2014, soit avant la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux a initialement été enregistré par son représentant légal le 21 juillet 2010, Monsieur Bertrand de Graaf. Ce nom de domaine <medailledebapteme.com> était exploité par le Requérant par redirection vers le site internet “www.medailledebapteme.fr”. En 2016, le Requérant explique ne pas avoir pu renouveler son nom de domaine <medailledebapteme.com>. C’est ainsi que le 26 septembre 2016, le Défendeur en aurait profité, de parfaite mauvaise foi selon le Requérant, pour enregistrer le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant souligne que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux à des fins lucratives pour détourner les internautes vers son site internet, en leur proposant les mêmes produits sur un site très similaire au sien. Enfin, le Requérant précise que les autres sites internet qui comportent les mots “médaille” et/ou “baptême” seraient toujours accompagnés d’autres éléments, tels que des tirets ou des mots supplémentaires distinctifs. Au contraire, le nom de domaine litigieux est identique à la marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR, à la seule exception de l’extension. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com>.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il souligne tout d’abord que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’enregistrement de la marque antérieure française MEDAILLEDEBAPTEME.FR enregistrée le 20 mai 2014 puisque le 3 décembre 2015, le Défendeur a procédé lui-même au dépôt de la marque semi-figurative française 1000 MEDAILLES DE BAPTEME.FR. Selon le Requérant, le Défendeur a, de ce fait, nécessairement - ou à tout le moins, aurait dû nécessairement - consulter le Registre National des Marques français faisant apparaître sa marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR. En outre, le Requérant considère qu’au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’exploitation continue et ininterrompue de la marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR sur un site internet concurrent. Par ailleurs, le Requérant indique avoir sollicité par courrier, par l’intermédiaire de son Conseil, la restitution du nom de domaine litigieux en raison de l’atteinte portée à ses droits de marques au moment de son enregistrement (le courrier ayant été adressé à Madame Ségolène d’Ussel, sœur de Requérant qui a procédé à l’enregistrement initial du nom de domaine litigieux). Ce courrier serait demeuré sans réponse. Puis, le nom de domaine litigieux n’aurait pas été exploité pendant deux ans, ce qui démontrerait, selon le Requérant, que le Défendeur avait parfaitement conscience qu’il ne pouvait exploiter le nom de domaine litigieux sous peine de porter atteinte aux droits de marque détenus par le Requérant. Enfin, le Requérant affirme que, depuis le 12 octobre 2019, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour désigner son propre site internet, autrefois exploité sous le nom de domaine <1000medaillesdebapteme.fr>. Or, en faisant usage de ce nom de domaine, le Requérant considère que le Défendeur créé une confusion avec sa marque antérieure afin de tenter de détourner les consommateurs vers son propre site internet. En conséquence, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

En premier lieu, le Défendeur indique que le Requérant ne bénéficie d’aucun monopole sur l’expression du langage courant “médaille de baptême” dès lors qu’il s’agit de la désignation générique, nécessaire et usuelle des médailles de baptême dans le secteur de la bijouterie/joaillerie. Le Défendeur considère donc que le Requérant est mal fondé à tenter de priver les acteurs du secteur d’utiliser dans la vie des affaires, comme nom de domaine, l’expression du langage courant nécessaire à la présentation et à la promotion des médailles de baptême au public. En conséquence, le Défendeur considère que la première condition n’est pas remplie.

En second lieu, le Défendeur estime avoir un intérêt légitime à détenir et à exploiter le nom de domaine litigieux. Tout d’abord, il rappelle que le nom de domaine litigieux était disponible le 26 septembre 2016, à la date de son enregistrement, Monsieur de Graaf, représentant légal du Requérant, ayant fait le choix de ne pas renouveler l’enregistrement du nom de domaine. Le Défendeur ajoute avoir un intérêt légitime à détenir le nom de domaine générique <medailledebapteme.com> pour présenter et promouvoir ses produits au public. Il précise que le Requérant ne démontre aucun détournement de clientèle, ni aucun risque de confusion. Enfin, le Défendeur précise que les griefs du Requérant sont d’autant plus infondés que ce dernier a adopté le même comportement vis-à-vis d’une société tierce, titulaire du nom de domaine antérieur <medaille-de-bapteme.fr>, lequel coexiste pacifiquement avec le nom de domaine du Requérant <medailledebapteme.fr>. En conséquence, le Défendeur considère que la deuxième condition n’est pas remplie.

En troisième lieu, le Défendeur explique que c’est sa sœur qui a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 26 septembre 2016 car il était en déplacement lorsqu’il a été informé de la disponibilité du nom de domaine, et non dans une volonté de dissimulation de son identité. Le Défendeur ajoute avoir répondu aux lettres de mise en demeure du Requérant – contrairement ce qu’affirme ce dernier, en versant en Annexe la preuve de l’envoi du courrier de réponse – en refusant de faire droit aux réclamations du Requérant. En outre, le Défendeur explique avoir seulement enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de détenir un nom de domaine descriptif, et non afin de perturber l’activité du Requérant. Il précise à ce sujet que l’activité du Requérant n’est d’ailleurs curieusement pas perturbée par l’exploitation par un tiers du nom de domaine <medaille-de-bapteme.fr> antérieur au nom de domaine <medailledebapteme.fr> détenu par le Requérant. Enfin, le Défendeur souligne qu’aucun détournement de clientèle ni aucun risque de confusion n’est démontré. En conséquence, le Défendeur considère que la troisième condition n’est pas remplie.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il appartient à la Commission de déterminer si le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque MEDAILLEDEBAPTEME.FR en rapportant la preuve d’un enregistrement en France tel que ci-dessus rappelé. Le Défendeur relève que cette marque constitue la désignation générique, nécessaire et usuelle des médailles de baptême dans le secteur de la bijouterie/joaillerie. Il s’avère que l’enregistrement de la marque a été accepté par l’Institut national de la propriété industrielle, de sorte qu’il n’appartient pas à la Commission de décider si la marque opposée est valable ou non.

Cela étant précisé, il s’avère qu’il existe une quasi-identité entre le nom de domaine litigieux <medailledebapteme.com> et la marque susvisée du Requérant. En effet, l’adjonction du domaine de premier niveau générique (“gTLD”) “.com” ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure MEDAILLEDEBAPTEME.FR, sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient à la Commission de déterminer si le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Tout d’abord, il ressort des éléments ci-dessus que le nom de domaine litigieux était disponible au jour de l’enregistrement. En effet, Monsieur de Graff, représentant légal du Requérant qui était titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 21 juillet 2010, a décidé en 2016 de ne pas renouveler l’enregistrement, sans préciser les raisons de ce choix.

En outre, il s’avère que lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le 26 septembre 2016, le Défendeur réalisait déjà une activité de vente de médailles de baptême. Il avait donc, au jour de l’enregistrement, un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine disponible, descriptif de son activité, soit la vente de médailles de baptême.

Enfin, il s’avère que plusieurs sociétés spécialisées dans la vente de médailles de baptême utilisent des noms de domaine très proches et coexistent pacifiquement. A titre d’exemple, une société tierce concurrente détient le nom de domaine <medaille-de-bapteme.fr>.

Il en ressort que le Requérant n’a pas réussi à démontrer dans ce dossier que le Défendeur n’ avait pas un intérêt légitime à détenir et à exploiter le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Lorsque le deuxième critère des Principes UDRP n’ait pas rempli il n’est pas nécessaire d’étudier le troisième critère. Toutefois dans ce dossier par un soucis d’exhaustivité la Commission administrative va déterminer si le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

S’agissant de l’enregistrement, il convient de relever que le fait que le nom de domaine litigieux ait été initialement enregistré au nom de la sœur du Défendeur ne suffit pas à démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, ni que le Défendeur a cherché à dissimuler son identité dès lors que le nom du titulaire a, par la suite, été modifié et mis à jour.

En outre, à supposer que le Défendeur avait connaissance des droits de marque du Requérant au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il n’en demeure pas moins que le nom de domaine litigieux est descriptif de l’activité du Défendeur et que l’enregistrement de ce nom de domaine était, dans ces conditions, justifié.

S’agissant de l’usage, il s’avère que le nom de domaine litigieux semble exploité par le Défendeur depuis le 12 octobre 2019. Ce nom de domaine est désormais utilisé par le Défendeur comme dénomination pour désigner son site internet. Toutefois, il n’est pas démontré que l’exploitation de ce nom de domaine par le Défendeur ait entrainé un détournement de clientèle ou une perturbation des opérations commerciales du Requérant. Il appartiendrait d’ailleurs à une juridiction judiciaire de statuer sur cette question le cas échéant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’est pas remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 11 mars 2020