Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO
Barceló Gestión Hotelera, S.L y Barceló Corporación Empresarial, S.A. c. Maria del Carmen Diaz, Community Oriented Marketing / Zahra Amirhosseini, Community Oriented Marketing
Caso No. D2020-0400
1. Las Partes
Las Demandantes son Barceló Gestión Hotelera, S.L, España y Barceló Corporación Empresarial, S.A., España, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., España.
Las Demandadas son Maria del Carmen Diaz, Community Oriented Marketing, Argentina / Zahra Amirhosseini, Community Oriented Marketing, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <barcelomayabeachresorts.website>, <barcelomayariviera.com>, <hoteloccidentalvigo.com>, <occidentalcaribe-hotel.com>, <occidentalcaribe.website>, <occidentalpuntacana-hotel.com> y <occidentalpuntacana-hotel.website>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2020. El 20 de febrero de 2020 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que las Demandadas son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativos, técnicos y de facturación.
El Centro envió en español e inglés una comunicación a las partes el 21 de febrero de 2020 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. Las Demandantes presentaron una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de febrero de 2020. Las Demandadas no presentaron ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento, pero enviaron comunicaciones en español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2020. Las Demandadas enviaron correos electrónicos el 24 de febrero de 2020 y el 6 de marzo de 2020. El Centro notificó el Comienzo del Nombramiento del Experto el 26 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Luca Barbero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 31 de marzo de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes, son compañías integradas en la división hotelera del Grupo Barceló.
El Grupo Barceló, fundado en 1931 en la isla de Mallorca, España, es un grupo turístico que está integrado por distintas líneas de actividad.
La sección hotelera a la que pertenecen las Demandantes cuenta con más de 250 hoteles y más de 55.000 habitaciones con presencia en 22 países, es la tercera cadena más grande de España y la número 29 a nivel internacional; la división de viajes Ávoris, dispone de más de 700 agencias de viajes en 4 continentes, varios touroperadores e incluso una compañía aérea.
Al cierre de 2017 el grupo, cuya plantilla está formada por casi 29.000 personas, obtuvo una cifra de negocios de EUR 4.313,4 millones de euros y un EBITDA de EUR 495,6 millones.
Barceló Hotel Group, está integrada por 4 marcas principales: “Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts”, “Barceló Hotels & Resorts”, “Occidental Hotels & Resorts” y “Allegro Hotels”.
Las Demandantes han proporcionado evidencia de la titularidad de las marcas que consisten en, o contienen los términos “Barcelo” y “Occidental”, incluyendo las siguientes:
- Registro de marca internacional N° 1327802, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca denominativa), registrada el 20 de abril de 2017 en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca de la Unión Europea N° 15466378, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca denominativa), presentada el 23 de mayo de 2016 y registrada el 14 de septiembre de 2016 en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca de la República Dominicana N° 232329, HOTEL OCCIDENTAL CARIBE (marca denominativa), registrada el 2 de agosto de 2016, en la clase 43;
- Registro de marca española N° M3699459, OCCIDENTAL VIGO (marca denominativa), presentada el 16 de enero de 2018 y registrada el 25 de mayo de 2018 en la clase 43;
- Registro de marca de la República Dominicana N° 237141, OCCIDENTAL PUNTA CANA (marca denominativa), registrada el 31 de enero de 2017, en la clase 43;
- Registro internacional de marca N° 1336456, BARCELÓ HOTELS & RESORTS (marca figurativa), registrado el 18 de octubre de 2016, en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca mexicana N° 721084, BARCELÓ MAYA BEACH (marca figurativa), presentada el 27 de enero de 1999 y registrada el 31 de octubre de 2001 en la clase 43;
- Registro de marca mexicana N° 807324, BARCELÓ RIVIERA MAYA (marca figurativa), presentada el 25 de agosto de 1998 y registrada el 15 de septiembre de 2003 en la clase 43.
La Demandante Barceló Corporación Empresarial, S.A. también es titular de los nombres de dominio <barcelo.com> registrado el 18 de agosto de 1996 y <barcelogrupo.com>, registrado el 21 de junio de 2002. Los nombres de dominio se utilizan para promover los servicios del hotel bajo las marcas BARCELÓ, OCCIDENTAL, ROYAL HIDEAWAY y ALLEGRO HOTELS.
Los nombres de dominio en disputa se registraron entre el 25 de enero de 2018 y el 3 de enero de 2020 y resuelven a sitios web que brindan servicios de reserva de hotel y que también muestran información sobre los servicios de la cadena hotelera de las Demandantes.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes sostienen que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a sus marcas registradas, que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa y que las Demandadas registraron y usaron los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Los Demandantes informan al Experto que las Demandadas cambiaron varias veces su información de contacto en los registros WhoIs de los nombres de dominio en disputa para proteger su identidad. Sin embargo, como la dirección de correo electrónico siempre permaneció invariable, las Demandantes afirman que el titular de los nombres de dominio en disputa es el mismo que el designado como Demandado en el caso anterior de la UDRP Barceló Gestión Hotelera, S.L. y Barceló Corporación Empresarial, S.A. c. Sofía Proyect, Caso OMPI No. D2019-1169. Dicho procedimiento se dio por concluido a la luz de un acuerdo alcanzado entre las partes, en julio de 2019, mediante el cual el registrante acordó transferir los nombres de dominio al Demandante Barceló Gestión Hotelera, S.L. y se comprometió a no registrar más nombres de dominio, que incluyeran las marcas del Demandante, en el futuro.
B. Demandadas
Las Demandadas no contestaron a las alegaciones de las Demandantes. Sin embargo, enviaron comunicaciones en las cuales manifestaron su intención de transferir los nombres de dominio en disputa, resultando las negociaciones infructuosas.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, las Demandantes deben probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los nombres de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que las Demandantes tienen derechos;
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de las Demandadas respecto a los nombres de dominio en disputa; y
(iii) acreditar que las Demandadas han registrado y utilizan los nombres de dominio en disputa de mala fe.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Las Demandantes solicitaron que el presente procedimiento sea en español, por cuanto ambas partes han mantenido en otras ocasiones contactos y negociaciones en dicho idioma.
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, las Demandadas guardaron silencio sobre el idioma del procedimiento, pero se comunicaron con las Demandantes en español.
Haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que las Demandantes han demostrado que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas registradas sobre las cuales las Demandantes tienen derechos de acuerdo con el párrafo 4(a)(i) de la Política, ya que incluyen el núcleo de las marcas de las Demandantes OCCIDENTAL y BARCELO en combinación con los términos “resorts de playa”, “hotel”, “riviera”, “Caribe”, “Punta Cana”, “Maya” y “Vigo”. Además, los dominios genéricos de nivel superior “.com” y “.website” se consideran como requisito de registro estándar y, como tal, no se deben tener en cuenta para el análisis de la similitud confusa.
El Experto considera que las Demandantes han cumplido con el primer requisito de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El Experto considera que las Demandantes han demostrado un caso prima facie de que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Además, al no haber presentado un Escrito de Contestación, no ha demostrado derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política.
El Experto considera que las Demandantes han cumplido con el segundo requisito de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que las Demandantes deben demostrar que las Demandadas han registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe y que los mismos están siendo utilizados de mala fe.
El Experto también determina que las Demandadas registraron y usaron los nombres de dominio en disputa de mala fe por las siguientes razones.
En vista del registro previo y el uso de las marcas de las Demandantes y considerando que los nombres de dominio en disputa incluyen las marcas de las Demandantes en combinación con términos que sin duda se asemejan a los servicios hoteleros prestados por las Demandantes bajo sus marcas registradas, las Demandadas probablemente tenía en mente las marcas de las Demandantes al momento del registro de los nombres de dominio en disputa.
A la luz de la redirección de las Demandadas de los nombres de dominio en disputa a sitios web que brindan servicios de reserva de hotel y también citando expresamente los hoteles de los Demandantes, el Experto considera que las Demandadas intentaron atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a sus sitios web con ánimo de lucro, causando una probabilidad de confusión con las marcas registradas de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de sus sitios web de acuerdo con el párrafo 4(b)(iv) de la Política.
En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes también han cumplido con el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <barcelomayabeachresorts.website> y <barcelomayariviera.com> sean transferidos a la Demandante Barceló Corporación Empresarial, S.A. y, que los nombres de dominio en disputa <hoteloccidentalvigo.com>, <occidentalcaribe-hotel.com>, <occidsentalcaribe.website>, <occidentalpuntacana-hotel.com> y <occidentalpuntacana-hotel.website> sean transferidos a la Demandante Barceló Gestión Hotelera, S.L.
Luca Barbero
Experto Único
Fecha: 14 de abril 2020