El Demandante es Mölnlycke Health Care AB, Suecia, representada por Arochi & Lindner, México.
El Demandado es Alejandro Chillón, México.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <granulox.online>. El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de mayo de 2020. El 26 de mayo de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de mayo de 2020 el Registrador, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 1 de junio de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 3 de junio de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de junio de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de julio de 2020.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de julio de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Demandante es una empresa del sector sanitario con sede en Suecia. El Demandante posee la marca GRANULOX en numerosas jurisdicciones y entre ellas la numero 1276360, ante el Registro Mexicano de la Propiedad Industrial y registrada el 28 de marzo de 2012.
El nombre de dominio en disputa <granulox.online> se registró el 15 de octubre de 2019.
El Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para resolver a un sitio web que comercializaba y vendía productos del Demandante.
Manifiesta el Demandante que existe identidad entre la marca GRANULOX y el nombre de dominio en disputa. Que para dicha comparación se excluye el domino de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.online”, en tanto que no es un elemento distintivo del nombre de dominio en disputa tal y como viene refrendado en las decisiones UDRP que aporta al respecto.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos advierte el Demandante que el Demandado, antes de recibir la notificación de Demanda, no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Destaca el Demandante el hecho que para poder explotar la marca GRANULOX es necesario convertirse en distribuidor autorizado. Sin embargo, el Demandado no tiene suscrito acuerdo alguno con el Demandante.
Por otra parte, mantiene el Demandante que habida cuenta del prestigio, reconocimiento y posicionamiento de la marca GRANULOX en diversos países, incluyendo México, la intención del Demandado no era otra de aparentar la existencia de asociación entre las partes, cuando la misma no existe. Además, no teniendo autorización el Demandado para utilizar la marca, la utilización del nombre de dominio en disputa y la probabilidad consiguiente de confusión de interés inicial, deberían ser suficientes para demostrar que el Demandado no tiene un interés legítimo.
Aporta búsqueda en la base de datos marcaria del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde no consta resultado a favor del Demandado en relación a “granulox”. Y, niega que con el uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa se puedan satisfacer las condiciones del análisis fijado en la decisión Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903.
Igualmente considera que el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. A tal efecto considera el contenido del sitio web “www.granulox.online”, en el que se aprecian imágenes y videos del producto que comercializa bajo la marca GRANULOX de su propiedad.
Finalmente, y en relación al tercer de los requisitos alega el Demandante que el Demandado era conocedor de la marca GRANULOX con antelación al registro del nombre de dominio en disputa habida cuenta del uso posterior de la marca, logo, imagen comercial y obras audiovisuales del Demandante en el sitio web “www.granulox.online”.
En esas circunstancias considera el Demandante que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios a su sitio web “www.granulox.online”, creando confusión con la marca del Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web respecto del producto identificado con la marca, logo e imagen comercial. Efectivamente, mantiene el Demandante, la actuación del Demandado persigue aparentar una asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca GRANULOX que hace que los usuarios de Internet puedan tener la impresión de que el sitio web del Demandado es un sitio web oficial del Demandante o, cuanto menos un sitio web autorizado.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por el Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
De acuerdo con los párrafos 10 y 11 del Reglamento en relación a las facultades generales del Experto y sobre el idioma del procedimiento, se acepta que el mismo sea el español. Para ello se ha tenido en cuenta el silencio del Demandado, su dirección postal, la correcta notificación del procedimiento en inglés y en español, así como el contenido del sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa. Por tanto, el Experto acuerda sea el español el idioma en el que la Decisión sea emitida.
Siguiendo los criterios recogidos en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7 el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito.
Por tanto, habiendo probado el Demandante la titularidad de la marca GRANULOX resulta evidente que el nombre de dominio en disputa la reproduce en su integridad.
Por lo demás, los gTLDs no son tenidos en cuenta normalmente bajo el primer elemento, pero podrán ser relevantes en los otros dos elementos. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.2.
En conclusión, existe similitud confusa con la marca del Demandante, lo que aboca a dar por cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El párrafo 4(a)(ii) de la Política establece que el Demandante debe establecer que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. El Demandante debe presentar un caso de forma prima facie que permita deducir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponde entonces al Demandado refutar este caso prima facie.
El Demandante ha logrado probar que el Demandado carece de autorización de uso de la marca GRANULOX como nombre de dominio, así como de la inexistencia de acuerdo comercial de distribución entre las partes. El Experto acepta la ausencia de indicios según los cuales el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
En este escenario y en opinión del Experto, la composición del nombre de dominio en disputa invita al usuario de Internet a pensar en la existencia de algún tipo de relación entre las partes cuando ésta no existe, ya que el hecho de ser el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca conlleva un riesgo implícito elevado de confusión por asociación. Además, el Demandado no divulga con precisión su relación con el Demandante en el sitio web al que se resuelve el nombre de dominio en disputa. Es un principio aceptado que el uso de un nombre de dominio no puede ser "legítimo" si sugiere afiliación con el propietario de la marca. Ver The Procter & Gamble Company v. Whoisguard, Inc. / Enzo Gucci, Xtremcare, Tony Mancini, USDIET, USDIET Ltd, Caso OMPI No. D2016-1881 siguiendo los criterios asentados en de Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 que describe posibles escenarios en los que un revendedor puede actuar de forma legítima al utilizar la marca.
Por cuanto antecede, prima facie, el Demandante ha demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Siendo así y a pesar de que la carga de la prueba corresponde siempre al Demandante, el Experto nota que en ocasiones, como la presente, se traslada al Demandado la obligación de aportar las pruebas e indicios relevantes que demuestren derechos o intereses legítimos a su favor. No obstante, la falta de comparecencia y consiguientemente la falta de presentación de alegaciones o pruebas impiden al Experto valorarlas. En todo caso, el Experto ha examinado el expediente con detalle y no ha encontrado indicio alguno que permita reconocer derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.
Por lo tanto, el Experto, ante la falta de contestación del Demandado y, las circunstancias anteriormente descritas, puede concluir, en mérito a la balanza de probabilidades, que la intención del Demandado era la de aprovecharse de la marca del Demandante.
En definitiva, el Demandante ha conseguido cumplir, a satisfacción del Experto, el requisito del párrafo 4(a) (ii) de la Política.
En opinión del Experto y siguiendo las orientaciones previstas en la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. en el presente caso se dan las siguientes circunstancias para valorar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe: a) la composición del nombre de dominio en disputa reproduce la marca GRANULOX, b) el gTLD elegido “.online” invita a pensar en un punto de venta de Internet del Demandante, c) el contenido de la web a la que lleva el nombre de dominio en disputa reproduce material propiedad del Demandante, d) la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado queda reforzada por la falta de contestación. En definitiva, el Demandado debía o debería conocer al Demandante y su marca GRANULOX cuando realizó el registró del nombre de dominio en disputa.
Por lo que se refiere al uso y teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente expuestos, el Experto considera que la situación encaja en el párrafo 4(b)(iv) de la Política. Según este precepto será prueba del registro y uso de mala fe aquellas circunstancias que indiquen que el Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa para intentar atraer, con fines comerciales, a los usuarios de Internet a su sitio web u otra ubicación en línea, creando un riesgo de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, el patrocinio, afiliación o respaldo del sitio web o ubicación del encuestado o de un producto o servicio en su sitio web o ubicación.
Efectivamente, de las circunstancias de este caso parece razonable deducir que el Demandado registro el nombre de dominio en disputa en base al atractivo de la marca GRANULOX, para dirigir el tráfico de Internet a su sitio web sin revelar de forma clara y precisa la relación con el Demandante. Es decir, aprovechándose de la marca del Demandante para realizar negocio.
Por ello el Experto considera cumplido este tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <granulox.online> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 29 de julio de 2020