Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ultima Hora, S.A. y Hora Nova, S.A. c. La Ultima Hora Noticias, S.L.
Caso No. D2020-1795
1. Las Partes
Las Demandantes son Ultima Hora, S.A. y Hora Nova, S.A., España, representadas por Clarke, Modet & Co., España.
La Demandada es La Ultima Hora Noticias, S.L., España, representada por Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <laultimahora.info>. El Registrador del citado nombre de dominio es OVH.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2020. El 9 de julio de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de julio de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de julio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de agosto de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de agosto de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de agosto de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 25 de agosto de 2020, tras analizar la documentación presentada por las Partes y notar que en el Escrito de Contestación a la Demanda se hacía referencia al nombre de dominio <ultimahora.info>, que no forma parte del presente procedimiento, indicando que dicho nombre de dominio se utilizó inicialmente para publicar el diario digital de la Demandada, el Experto emitió una Orden de Procedimiento (número 1) otorgando a la Demandada un plazo de 3 días naturales, hasta el 28 de agosto de 2020 (incluido), para que formulara sus argumentaciones respecto al referido nombre de dominio, y, en particular, si era titular ella misma o cualquiera de sus socios o cualquier persona física o jurídica relacionada con los mismos, del mismo, y otorgando a las Demandantes un plazo consecutivo de 3 días naturales, hasta el 31 de agosto de 2020 (incluido), para que se pronunciasen sobre las alegaciones de la Demandada y la relación de ésta, en su caso, con el nombre de dominio <ultimahora.info>.
El 27 de agosto de 2020, la Demandada contestó a la mencionada Orden de Procedimiento (número 1) señalando que la referencia al nombre de dominio <ultimahora.info> se trataba de un error mecanográfico, pretendiendo referirse al nombre de dominio en disputa. El 31 de agosto de 2020, las Demandantes se pronunciaron sobre las alegaciones de la Demandada, señalando que tal incidencia pone de manifiesto la existencia del riesgo de confusión alegado.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son empresas españolas pertenecientes a un grupo empresarial que agrupa diversos medios de comunicación. En concreto, las Demandantes operan en el sector de la prensa escrita y digital nacional, mediante varias publicaciones y diarios de noticias, desde hace más de 125 años. El primer diario de noticias de las Demandantes fue publicado el 1 de mayo de 1893 bajo la marca LA ULTIMA HORA, editándose desde entonces hasta nuestros días. En 1961, las Demandantes modificaron su marca LA ULTIMA HORA por la actual, ULTIMA HORA, coincidente con la denominación social de una de las Demandantes, que desde entonces han utilizado para identificar su diario de noticias impreso, así como también, desde 1998, su publicación digital, ligada al nombre de dominio <ultimahora.es> (registrado el 23 de mayo de 1997).
Las Demandantes son titulares de varias marcas que consisten o contienen la denominación “ultima hora”, de las que son suficientemente representativas para el presente procedimiento las Marcas Españolas Nos. M1296563 ULTIMA HORA, denominativa, registrada el 8 de mayo de 1990, en clase 16; y M2148692 ULTIMA HORA, denominativa, registrada el 5 de febrero de 1999, en clase 38 (colectivamente la “marca ULTIMA HORA”).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de marzo de 2020 y, actualmente, se encuentra redireccionado al nombre de dominio <laultimahora.es> que alberga la página web de un diario digital de noticias en castellano que contiene en su encabezamiento la denominación “la ultima hora noticias”, resaltando dentro de la misma, las palabras “la ultima hora” que parecen en letras mayúsculas de mayor tamaño sobreimpresionadas sobre fondos de colores llamativos en formas rectangulares. Las palabras “la última” aparecen en color blanco sobreimpresionadas sobre un fondo rectangular de color rojo, la palabra “hora” aparece en letras de color negro sobreimpresionadas sobre un fondo rectangular de color amarillo, mientras que, en un tamaño mucho menor, aparece la palabra “noticias” en letras de color gris sobre un fondo rectangular de color blanco. Esta misma combinación de términos (“la ultima hora noticias”) con iguales fondos y colores de letras se incluyen en la parte izquierda del encabezamiento, sobre una franja horizontal de color negro que incluye las secciones de la página web, incluyendo, en este caso, la palabra “noticias” en sentido vertical sobre un rectángulo también vertical de tamaño muy reducido. En la pestaña de navegación de la página se incluyen las letras “luh” (acrónimo de la denominación “la ultima hora”), que también se incluyen al margen de diversas de las noticias y secciones contenidas en la página. Las secciones incluidas en la mencionada franja negra horizontal incluyen “política”, “internacional”, “opinión”, “TV y redes”, “cultura”, y, al pie de la página web se incluyen estas mismas secciones y, además, las secciones “sociedad”, “Madrid”, “ciencia/tecnología”, “economía” y “memoria democrática”. El pie de la página web contiene un “aviso legal”, una sección de “hazte socio” y otra de “¿quiénes somos?”, así como iconos que enlazan con diversas redes sociales. En la sección titulada “¿quiénes somos?” se indica textualmente “ÚLTIMA HORA NOTICIAS! es un medio de comunicación sin ingresos por publicidad ni de bancos ni de multinacionales ni de ningún otro tipo, un diario digital libre de esos grandes poderes y que depende sólo de ti. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que consideramos fundamental dar un paso al frente para proteger y cuidar nuestra democracia y la pluralidad de nuestra sociedad con información veraz y rigurosa, sin miedo a mirar de tú a tú a la cloaca mediática y señalar a los grandes poderes. Un equipo dispuesto a trabajar cada día por la información de calidad y el progreso social, en un medio de comunicación independiente que se debe sólo a la gente”. El aviso legal identifica como titular de la página web a la Demandada, indicando su número de identificación fiscal o CIF y, como dato de contacto, una dirección de correo electrónico constituida sobre el nombre de domino en disputa, no se hace referencia a ningún domicilio físico, teléfono u otro dato de contacto. En ninguna de las secciones ni en la página de inicio de esta página web se hace referencia a las Demandantes ni a su marca ULTIMA HORA.
Las Demandantes han acreditado y la Demandada ha reconocido que el nombre de dominio en disputa albergó inicialmente la página web del diario digital de la Demandada, desde principios hasta finales del mes de abril de 2020.
La Demandada ostenta también la titularidad del nombre de dominio <laultimahora.es> (registrado el 21 de abril de 2020), sobre el que las Demandantes igualmente han presentado Demanda ante el Centro (Ultima Hora, S.A. y Hora Nova, S.A. c. La Ultima Hora Noticias, S.L., Caso OMPI No. DES2020-0030).
La Demandada se constituyó mediante escritura pública de fecha 5 de mayo de 2020, su socia mayoritaria, administradora y directora de su publicación digital (Dña. Dina Bousselham) es titular de dos solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”). En concreto, de la Solicitud de Nombre Comercial Español No. N0414798 LA ULTIMA HORA NOTICIAS, denominativo, solicitado el 29 de abril de 2020, en las clases 9 y 35, que se encuentra en tramitación presentada por las Demandantes oposición a su registro; y de la Solitud de Marca Española No. M4064943 LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., denominativa, solicitada el 1 de mayo de 2020, que igualmente se encuentra en tramitación, habiendo presentado también oposición a su registro las Demandantes.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes sostienen en la Demanda:
- Que, gracias a su implantación en el mercado desde 1893 y sus numerosas actividades promocionales, culturales y sociales, la marca ULTIMA HORA goza de reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional, con una importante cuota de ejemplares vendidos y de audiencia de su soporte digital. Las Demandantes organizan diversas actividades con importantes patrocinadores y anunciantes, algunos incluidos en el índice bursátil Ibex35, entre otros, los galardones “Siurells de Plata” (desde 1965), el “Club Ultima Hora” (desde 1995) y el “Club del Suscriptor” (desde 1998), también diversas conferencias y jornadas anuales junto a entidades como la Fundación Ramón Areces y diversas Universidades Internacionales, eventos relativos a su 125 aniversario y otros muchos que cuentan con la presencia de relevantes personalidades (entre otras, los reyes de España, diversos premios Nobel, deportistas destacados, astronautas, científicos, escritores, directores de cine, etc.). Se aporta material gráfico que acredita estas alegaciones, así como varios certificados de asociaciones y medidores de audiencias digitales.
- Que el nombre de dominio en disputa es muy similar a la marca ULTIMA HORA existiendo un elevado riesgo de confusión, que no evita la adición del artículo “la”, además, su uso para los mismos servicios a los que se refiere la marca ULTIMA HORA incrementa el riesgo de confusión y de asociación, que pone de relieve una simple búsqueda en Internet.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, habiendo sido registrado o adquirido y utilizado de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado originariamente por un tercero, no autorizado por la Demandante y sin derecho alguno sobre la marca ULTIMA HORA, procediendo las Demandantes a remitir un requerimiento (el 20 de abril de 2020) informando sobre sus derechos previos a través de los datos de contacto de la página web operativa bajo el nombre de dominio en disputa, así como mediante una dirección de correo electrónico facilitada por el Registrador (que se encuentra operativa). Igualmente se remitió otro requerimiento el 12 de mayo de 2020 a los datos de datos de contacto de la web operativa bajo el nombre de dominio <laultimahora.es>, apareciendo a partir de entonces el nombre de dominio en disputa inscrito a nombre de la Demandada. Respecto del nombre de dominio <laultimahora.es> (registrado el 21 de abril de 2020), también se ha iniciado un procedimiento ante el Centro. La Demandada conocía la existencia de la marca ULTIMA HORA y del periódico de las Demandantes cuando procedió a la adquisición del nombre de dominio en disputa.
- Que, hasta en dos ocasiones más se remitieron requerimientos a la Demandada (el 21 y 28 de mayo de 2020) intentando una solución amistosa, contestando la Demandada solamente al último de estos requerimientos, manifestando su negativa a renunciar al nombre de dominio en disputa y al nombre de dominio <laultimahora.es>. Ambos nombres de dominio (el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <laultimahora.es>) fueron adquiridos y utilizados con anterioridad a la constitución de la sociedad Demandada, a pesar de los requerimientos remitidos por las Demandantes y de la notoriedad de la marca ULTIMA HORA, en un acto desleal que no responde a una oferta de buena fe mercantil como establece la Política. La existencia de una denominación social, de una entidad constituida con posterioridad al conocimiento “efectivo” de los derechos prioritarios de las Demandantes, no puede justificar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
- Que las solicitudes de registro de nombre comercial y de marca (de 29 de abril y 1 de mayo de 2020, respectivamente) presentadas por la Demandada, motivaron que la OEPM citara en sus procedimientos de registro los derechos anteriores de las Demandantes y éstas presentaran oposición a su registro.
- Que la Demandada ha modificado el contenido de la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa tras recibir los requerimientos de las Demandantes. En un principio utilizaba la propia marca de las Demandantes de forma idéntica (ULTIMA HORA), añadiendo posteriormente el artículo “la” y la palabra “noticias”. Se aporta como acreditación una certificación de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, en fecha 5 de mayo de 2020.
- Que no cabe la posibilidad de que coexistan dos publicaciones de periódicos digitales con líneas editoriales diferentes bajo nombres de dominio tan similares. La confusión es evidente. Las Demandantes han recibido comunicaciones y noticias que iban dirigidas a la Demandada.
Las Demandantes citan diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la “Política”) que consideran aplicables al caso y solicitan la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
- Que admite el relato histórico relativo al grupo empresarial de las Demandantes, pero tanto la Demandada, como su socia, administradora y directora de su publicación digital, así como los colaboradores de ésta, desconocían la existencia del diario ULTIMA HORA, ya que el mismo tiene un ámbito local, circunscrito a las islas Baleares. El objeto social de las Demandantes indica textualmente “Publicación por cuenta propia de impresos periódicos en la isla de Mallorca y, en general en Baleares, publicando entre otros el diario ‘Ultima Hora’, no pudiendo dedicarse a otras actividades que no tengan relación directa con las de carácter informativo y editorial, lo que podrá realizar en cualquier punto de España”.
- Que no discute la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y el utilizado por las Demandantes (<ultimahora.es>), pero ello no ocasiona riesgo de confusión con la marca ULTIMA HORA, ya que los términos que componen esta marca junto a la partícula “la” son palabras comunes usadas en infinidad de situaciones y mercados, siendo difícil asociarlas con una publicación determinada, como acredita el elevado número de marcas y denominaciones sociales que incluyen estos términos. El nombre de dominio en disputa se compone de 3 términos genéricos del diccionario.
- Que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que su denominación social es La Última Hora Noticias, S.L., que coincide en su práctica totalidad con el nombre de dominio en disputa, habiendo sido constituida el 5 de mayo de 2020, con la preceptiva certificación del Registro Mercantil Central sobre la inexistencia de otras entidades con la misma denominación social, en plena vigencia del estado de alarma decretado en España. No fue fácil conseguir el otorgamiento de la escritura de constitución de la Demandada, dadas las limitaciones impuestas por el mencionado estado de alarma, que limitaba el otorgamiento de instrumentos públicos a razones de urgencia inaplazable alegadas por los otorgantes y libremente apreciadas por el fedatario autorizante, lo que explica que, antes de dicho otorgamiento, en proceso de constitución, se iniciara la publicación del diario digital de la Demandada, desde primeros de abril de 2020, utilizando para ello el nombre de dominio en disputa (la Demandada alude al nombre de dominio <ultimahora.info>, pero ha aclarado que se trata de un error) y, al poco tiempo, el nombre de dominio <laultimahora.es>. Además, la Demandada ha solicitado el registro del nombre comercial LA ULTIMA HORA NOTICIAS y de la marca LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., que se encuentran en plena tramitación.
- Que se rechaza de forma absoluta que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe. No existe evidencia alguna de que la Demandada tuviera en mente la marca ULTIMA HORA en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa ni que haya procedido a su registro para aprovecharse de su reputación. Tampoco hay evidencias de que la Demandada haya ofertado la venta o cesión del nombre de dominio en disputa a las Demandantes o a sus competidores, haya perturbado la actividad de las Demandantes o el uso de sus marcas en Internet o haya pretendido usar el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con las Demandantes. La Demandada ha pretendido iniciar un negocio desvinculado de los derechos previos de las Demandantes, como acredita el contenido de su publicación. Además, la marca ULTIMA HORA no es renombrada ni notoria en España, ni se compone de términos de fantasía, sino de palabras del diccionario de uso habitual en castellano.
La Demandada cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política que considera aplicables al caso y solicita que se desestime la solicitud de transferencia del nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
Las Demandantes han realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, y realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
A. Identidad o similitud confusa
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a dicha marca relevante, a los efectos de la Política. También se ha destacado que el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLDs”), por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que las Demandantes ostentan derechos sobre la marca ULTIMA HORA a efectos de la Política, tanto como resultado de sus registros marcarios, como por medio del uso continuado de esta marca en el mercado nacional durante un largo periodo de tiempo, superior a 125 años (desde 1893 bajo LA ULTIMA HORA y desde 1961 como ULTIMA HORA) y en unas circunstancias que se consideran suficientes como para que esta marca se haya convertido en un identificador o distintivo valido, que los consumidores asocian con las Demandantes y sus publicaciones. Véase en este sentido la sección 1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El distintivo coincidente con la denominación social de una de las Demandantes, usado como marca para identificarse en el mercado, comercializar y difundir sus publicaciones tanto en prensa impresa como digital, se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, siendo la marca ULTIMA HORA directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa solo añade el articulo femenino “la” antes de la marca de las Demandantes (que no sirve para impedir un fallo de similitud confusa bajo el primer elemento de la Política) y el gTLD “.info”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política.
Por tanto, en atención a las circunstancias del caso, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de las Demandantes, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo las Demandantes quienes ostentan la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por las Demandantes prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por las Demandantes acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto ésta no se encuentra autorizada para el uso ni ostenta ningún derecho en relación a la marca ULTIMA HORA de las Demandantes, no siendo licenciataria de la misma.
La Demandada ha alegado que su denominación social coincide casi totalmente con el nombre de dominio en disputa y que ha presentado solicitud de registro de un nombre comercial y una marca en España, relativos respectivamente a las denominaciones “la ultima hora noticias” y “la ultima hora noticias, s.l.”, que se encuentran en tramitación. Sin embargo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa no coincide exactamente con la denominación social ni con las mencionadas solicitudes de protección registral de derechos de propiedad industrial, omitiendo el término “noticias” que las referidas solicitudes de protección registral de derechos de propiedad industrial no son titularidad de la Demandada sino de uno de sus socios y que los actos de constitución de la sociedad de la Demandada, así como las referidas solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la OEPM, son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa (siendo en cualquier caso dichos actos posteriores al primero de los requerimientos de las Demandantes de fecha 20 de abril de 2020).
Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de marzo de 2020, por lo que el hecho de que la Demandada figure como la actual titular del nombre de dominio en disputa implica necesariamente que la Demandada lo habría adquirido con posterioridad, pues en la fecha del registro inicial del nombre de dominio en disputa la sociedad no existía. En este sentido, el Experto nota que la fecha en la que se otorga la Escritura de Constitución ante notario es el 5 de mayo de 2020 (y que, por ejemplo, la certificación del Registro Mercantil Central es de 28 de abril de 2020, siendo su solicitud de fecha 27 de abril de 2020). Además, dichas fechas serían posteriores al primero de los requerimientos remitido por las Demandantes el 20 de abril de 2020 informando sobre su marca y su publicación, que habrían sido remitidos a la dirección de contacto de la web operada en el nombre de dominio en disputa tal y como señalan las Demandantes. De dichas circunstancias el Experto infiere que, en el balance de las probabilidades, la Demandada se habría constituido y adquirido formalmente el nombre de dominio en disputa con conocimiento de las marcas de la Demandante, y del riesgo de confusión (que expresamente se señalaba en dicho requerimiento). Adicionalmente, tampoco puede obviar el Experto que el nombre de dominio <laultimahora.es> se registra el 21 de abril de 2020, y que la página web de la Demandada pasará a alojarse en el nombre de dominio <laultimahora.es> (el cual resulta casi idéntico al nombre de dominio <ultimahora.es> que opera la Demandante), de manera que el nombre de dominio en disputa se utiliza actualmente con el fin de redirigir al nombre de dominio <laultimahora.es>. Así, la cronología descrita en este procedimiento plantea serias dudas sobre las intenciones reales de la Demandada, así como de las personas cuyos actos darían lugar a la constitución de la sociedad, y que operaban la web con anterioridad, ya que parecería que en el balance de las probabilidades existía conciencia por parte de las mismas de la potencial acción que se podría ejercitar en base a las marcas de las Demandantes, así como del riesgo de confusión.
La Demandada señala que, debido al estado de alarma decretado en España, no fue fácil conseguir que un fedatario público autorizara su escritura de constitución, por lo que, ya antes de su constitución, “desde primeros de abril de 2020”, había iniciado la publicación digital de su diario, utilizando para ello el nombre de dominio en disputa y, a continuación, “al poco tiempo” el nombre de dominio <laultimahora.es>. Al respecto, el Experto nota que la Demandada no aclara cuál fuera el motivo para el registro del nombre de dominio <laultimahora.es>, cuando, según indica, ya era titular y se encontraba utilizando el nombre de dominio en disputa. En definitiva, el Experto considera, además, que las alegaciones y prueba aportadas por la Demandada no permiten concluir que la misma fuera comúnmente conocida (y no de forma meramente incidental) por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, antes de su registro o adquisición del mismo, no habiéndose aportado ninguna evidencia concreta y creíble en este sentido, ni tampoco que puedan derivarse de las solicitudes de registro de marca y de nombre comercial presentadas por uno de los socios de la Demandada, de las que no es titular ni ha acreditado ostentar ningún otro derecho la Demandada, ni derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, que parece haber sido registrado o adquirido por la Demandada con independencia a la presentación por parte de su socia mayoritaria de tales solicitudes de registro ante la OEPM (solicitudes que fueron presentadas tras el envío del primero de los requerimientos de las Demandantes de fecha 20 de abril de 2020). Asimismo, el Experto nota que la Solicitud de Nombre Comercial Español No. N0414798 LA ULTIMA HORA NOTICIAS, y la Solitud de Marca Española No. M4064943 LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., se encuentran en tramitación, habiendo presentado también oposición a su registro las Demandantes. En este sentido el Experto considera que dichas solicitudes por si mismas no serían suficientes a los efectos de la Política para que se reconozcan derechos o intereses legítimos la para la Demandada en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.3 y 2.12 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota, además, que las Demandantes han acreditado haber remitido un primer requerimiento, del que al menos se puede inferir indirectamente un conocimiento de la Demandada (pues el mismo según señala la Demandante se habría remitido a los datos de contacto de la web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa), informando sobre sus marcas, unos quince días antes de su constitución social y un día antes del registro del nombre de dominio <laultimahora.es>, así como otros varios requerimientos posteriores (tres más), sin que tales notificaciones aparentemente hicieran que la Demandada reaccionara alegando la existencia de ningún derecho o interés legítimo, ni mostrase ningún signo de tratar de evitar la confusión con la marca previa de las Demandantes y su publicación. En este sentido, si bien el Experto entiende que el riesgo de confusión en los usuarios de Internet por asociación con la marca de la Demandante se produciría como consecuencia de la alta similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de las Demandantes (ya con anterioridad a que el usuario acceda a la página web), el Experto considera relevante, no solo la falta de contestación a los referidos requerimientos, salvo al último, sino, además, la inacción de la Demandada y su aparente falta de disposición para tratar de evitar la confusión, no constando, en la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, que contiene el diario digital de la Demandada, ninguna referencia, a modo de disclaimer, que trate de reducir la confusión con las Demandantes, su marca ULTIMA HORA y su edición digital ligada a un nombre de dominio (<ultimahora.es>) tan similar con el nombre de dominio <laultimahora.es> (así como con el segundo nivel del nombre de dominio en disputa), ni siquiera una información más detallada sobre la Demandada que permitiera vislumbrar o constatar su falta de relación con las Demandantes y sus publicaciones.
El Experto, haciendo uso de los poderes conferidos por la Política y el Reglamento, ha consultado la página web de la Demandada, a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, no habiendo encontrado ninguna referencia a las Demandantes ni a su publicación, no existiendo ningún indicio en la referida página web de que la Demandada haya tratado al menos de reducir el posible riesgo de confusión o de asociación de los usuarios de Internet. Particularmente, además, la sección relativa a explicar quién es la Demandada (bajo el título “¿Quiénes somos?”, reproducida literalmente en los Antecedentes de Hecho), ni siquiera incluye la denominación social completa de la Demandada, sino “Ultima Hora Noticias” sin el artículo “la” ni su forma social (S.L.), y, aunque explica sus loables intenciones, nada indica que sirva para desligar esta publicación de la propia de las de las Demandantes. Es también destacable que el aviso legal incluido en la página web de la Demandada incluye su denominación social, esta vez completa, así como su número de identificación fiscal y una dirección de correo electrónico constituida sobre el nombre de domino en disputa, pero no incluye ninguna dirección física, teléfono u otros datos de contacto, ni tampoco referencia alguna a su falta de conexión con las Demandantes y su publicación. Tampoco su sección “contacto” ni ninguna otra sección de la página web de la Demandada incluye una dirección física, teléfono u otros datos de contacto adicionales, ni referencia alguna a su falta de conexión con la marca ULTIMA HORA y la publicación de las Demandantes.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, que incluye la marca ULTIMA HORA de la Demandante de forma íntegra e idéntica, añadiendo únicamente el artículo “la”, crea un alto riesgo de confusión y de asociación implícito. Por lo que es difícil concebir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto al mismo, ya que, incluso aunque el mismo fuera utilizado de buena fe, sin ánimo de crear confusión, la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio, al ser prácticamente idéntico a la marca de las Demandantes (y sin que el gTLD “.info” sirva para evitar el riesgo de confusión). Véase en este sentido la sección 2.5.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota, además, otras circunstancias relativas a la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de domino en disputa, que pueden potenciar el riesgo de confusión, como (i) la representación gráfica de los términos “la última hora noticias” en la página web de la Demandada, destacando los términos “la última hora” en mucho mayor tamaño y en colores llamativos, mientras que el término “noticias” se encuentra en colores que no destacan (en letras gris sobre fondo blanco), en mucho menor tamaño o incluso en sentido vertical (en algún caso) difícil de ser percibido como relevante o pasando inadvertido; (ii) la propia circunstancia de que el término “noticias” esté directamente relacionado con los servicios de la página web, que contiene una publicación de noticias, por lo que normalmente será percibido por los usuarios de Internet como no relevante desde el punto de vista distintivo de la publicación de la Demandada; (iii) que, como ha acreditado las Demandantes, en un principio la publicación de la Demandada incluyera en su encabezamiento la denominación “la última hora”, sin el referido término “noticias”; y (iv) el hecho de que ambas partes se dediquen al mismo sector de actividad.
Además, considerando la larga trayectoria del diario de las Demandantes en España (desde 1893), que incluso se denominó durante su primera etapa (hasta 1961) de forma idéntica al nombre de dominio en disputa (LA ULTIMA HORA), que el mismo se edita en forma digital desde hace más de 20 años (desde 1998) bajo un nombre de dominio prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa (<ultimahora.es>) cubriendo noticias, no solo locales de las Islas Baleares, sino nacionales e internacionales, así como los datos de audiencia y tirada documentados por las Demandantes, el Experto considera que la marca ULTIMA HORA goza de notoriedad en España dentro de su sector, concluyendo que el nombre de dominio en disputa perjudica la marca de las Demandantes, ocasionando un riesgo de confusión y de asociación para los consumidores y usuarios de Internet. El riesgo de confusión o de asociación se ha alegado por las Demandantes, haciendo referencia a varias comunicaciones remitidas a las Demandantes que estaban destinadas a la Demandada, si bien el expediente no incluye dichas comunicaciones, el Experto no considera necesario solicitar las mismas ya que tanto la naturaleza o composición del nombre de dominio en disputa como las evidencias aportadas que obran en el expediente permiten concluir la existencia del riesgo de confusión del nombre de dominio en disputa por la potencial asociación implícita de los usuarios de Internet con las marcas de las Demandantes.
El Experto desea aclarar, además, que la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa esté compuesto por palabras incluidas en el diccionario no confiere en sí misma, automáticamente, derechos o intereses legítimos en la Demandada, sino que es preciso, para ello, que el nombre de dominio en disputa sea objeto de un uso genuino que no perjudique los derechos de terceros ni induzca a confusión a los consumidores o usuarios de Internet. Véase en este sentido la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que la Demandada haya desvirtuado la acreditación prima facie presentada por las Demandantes a los efectos de la Política. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable en relación a este tercer elemento o requisito de la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En este punto la Demandada alega desconocimiento respecto a la marca y publicaciones de las Demandantes. Sin embargo, el Experto nota que, una simple búsqueda en Internet pone de relieve la existencia de la marca de las Demandantes, además, la notoriedad de la marca ULTIMA HORA en España dentro del sector de las publicaciones impresas y digitales de noticias, o el conocimiento de los medios competidores que cabe presumir a la Demandada por encontrarse dentro del mismo sector, son indicios que apuntan a que, en un balance de probabilidades, quepa considerar que la Demandada conocía o debía conocer la existencia de las Demandantes, de su marca ULTIMA HORA y de sus publicaciones digital e impresa. Véase en este sentido la sección 3.2.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
No obstante, el tercer elemento de la Política exige la concurrencia, en el momento del registro o adquisición del nombre de dominio en disputa, no solo de un conocimiento por parte de la Demandada, respecto a la marca de las Demandantes, sino, además, una intencionalidad de perjudicar o aprovecharse de la referida marca, apuntando a la misma para, por ejemplo, aumentar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa o cualquier otra de las circunstancias indicadas en el párrafo 4(b) de la Política, así como otras circunstancias análogas que determinen una conducta abusiva o perjudicial para la marca de las Demandantes intencionadamente buscada por la Demandada. Esta exigencia obedece al reducido ámbito de la Política, que queda constreñido a los llamados supuestos de “ciberocupación”, en los que se requiere no solo el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe sino también que su propio registro se haya efectuado de mala fe.
Las Demandantes han acreditado haber remitido un requerimiento informando sobre su marca y derechos anteriores, remitido a los datos de contacto que constaban en la publicación digital cuando ésta se encontraba albergada bajo el nombre de dominio en disputa (fechado el 20 de abril de 2020). Dicho requerimiento, si bien es posterior al registro del nombre de dominio en disputa, es anterior a la propia constitución social de la Demandada y a la presentación por parte de su socia mayoritaria de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la OEPM no pertenecientes a la Demandada pero alegadas por la misma, señalando las Demandantes que habría tenido lugar una transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa a la Demandada con posterioridad.
El Experto nota que en el presente caso hay indicios que apuntan a una adquisición en fecha posterior a la del registro originario (como por ejemplo el hecho de que el WhoIs de fecha 16 de abril de 2020 no señale a la Demandada como titularidad del nombre de dominio en disputa), pero no es posible concluir con exactitud el momento en el que habría tenido lugar dicho cambio de titularidad, ni tampoco que el titular anterior del nombre de dominio en disputa se encuentre desligado de la Demandada, ya que el nombre de dominio en disputa ha estado desde su registro vinculado a la publicación digital de la Demandada. De modo que, el Experto nota, que la cronología descrita en este procedimiento hace razonable concluir que, si la Escritura de Constitución de la Demandada fue otorgada ante notario el 5 de mayo de 2020, la Demandada no podría haber adquirido dicho nombre de dominio en disputa con anterioridad a dicha fecha, pues la misma no existía.
Así, incluso, en el supuesto en el que se hubiesen actualizado los datos del registrante del nombre de dominio en disputa antes del 5 de mayo de 2020 para reflejar como registrante la denominación social de la incipiente sociedad “La Ultima Hora Noticias, S.L.”, habría que tener en cuenta que la certificación del Registro Mercantil Central respecto de dicha denominación social es de fecha 28 de abril de 2020, que la solicitud de dicha denominación social es de 27 de abril de 2020, no desprendiéndose del expediente ninguna evidencia que permita considerar que se valoraba dicha denominación social con anterioridad al 27 de abril de 2020, siendo todas estas actuaciones llevadas a cabo tras el primer requerimiento de las Demandantes de 20 de abril de 2020. No obstante, cabe también concluir que el nombre de dominio en disputa ha estado siempre sometido a un mismo control efectivo, al haber estado en todo momento ligado a la publicación de la Demandada, bien albergado ésta directamente o, posteriormente, siendo redireccionado al nombre de dominio que la alberga en la actualidad (<laultimahora.es>). De modo que, el Experto entiende que no es posible considerar que el momento a tener en cuenta para valorar la posible mala fe de la Demandada sea el de su efectiva adquisición formal del nombre de dominio en disputa tras su constitución social, sino la propia fecha del registro del nombre de dominio en disputa, pues nada indica en el expediente que haya habido un cambio de control efectivo, aunque el titular formal en el Registro del nombre de dominio en disputa haya cambiado, apuntando las circunstancias del caso a que tanto la Demandada como el titular registral anterior del nombre de dominio en disputa se encuentren vinculados, siendo ambos parte del mismo negocio o proyecto. En este punto, la Política atiende no a una titularidad formal o registral del nombre de dominio en disputa, sino a su control efectivo. Véase en este sentido la sección 3.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
A juicio del Experto, no resulta acreditado por la documentación aportada por las Partes y las circunstancias del caso, que existiera mala fe en el momento inicial del registro del nombre de dominio en disputa, siendo posible que el mismo fuera registrado con la finalidad de explotar un periódico o publicación digital, sin buscar aprovecharse de la notoriedad ni perjudicar la marca de las Demandantes. De modo que no se puede considerar acreditada la existencia de mala fe en la Demandada (o sus socios) en el momento inicial del registro del nombre de dominio en disputa.
En este sentido, el Experto considera que, aunque la Demandada conociese o debiese conocer la existencia de las Demandantes, no es posible concluir que existiera mala fe en el momento inicial de registro del nombre de dominio en disputa, como específicamente exige la Política.
No obstante lo anterior, el Experto nota que muchas circunstancias del caso apuntan a un uso posterior de mala fe del nombre de dominio en disputa, como: (i) el registro posterior del nombre de dominio <laultimahora.es> (que se registra el 21 de abril de 2020, un día después del primer requerimiento de las Demandantes), y que la página web de la Demandada pasará a alojarse a este nombre de dominio (<laultimahora.es>),el cual resulta casi idéntico al nombre de dominio <ultimahora.es> que opera la Demandante; (ii) la propia falta de uso activo del nombre de dominio en disputa, pues se utiliza con el fin de redirigir al nombre de dominio <laultimahora.es>; e, incluso, (ii) la presentación, por parte de la socia mayoritaria de la Demandada, de las mencionadas solicitudes de registro de propiedad industrial ante la OEPM (tras varios requerimientos de las Demandantes); y (iii) la propia constitución social de la Demandada y transferencia formal a la misma del nombre de dominio en disputa (también tras varios requerimientos de las Demandantes buscando una solución amistosa). Circunstancias, todas ellas, que, en un balance de probabilidades, el Experto considera muy probable que se hayan llevado a cabo buscando aparentar una apariencia de derecho o interés legítimo bajo la Política, en un intento de evitar la aplicación de la Política o al menos de evitar que las Demandantes ejercieran los derechos de que habían informado a la Demandada (o a sus socios), en sus requerimientos.
En un balance de las probabilidades, el Experto considera que todo apunta a que la reacción de la Demandada (o de sus socios) ante el mencionado primer requerimiento (de fecha 20 de abril de 2020) y los posteriores, fuera, precisamente, su constitución en forma de sociedad mercantil, como apunta la Demandada durante un estado de alarma por “razones de urgencia inaplazable” (que no se aclaran por la Demandada ni el Experto alcanza a comprender), la adquisición formal del nombre de dominio en disputa y del nombre de dominio <laultimahora.es>, el redireccionamiento a éste último de la página web que se había venido alojando en el nombre de dominio en disputa, así como la presentación, por parte de su socia mayoritaria, administradora y directora de su publicación, de las mencionadas solicitudes de registro de marca y de nombre comercial ante la OEPM, en un intento de evitar la aplicación de la Política o al menos de evitar que las Demandantes ejercieran sus derechos, es decir, de mala fe.
El Experto nota, asimismo, que la Demandada es titular y utiliza actualmente para su publicación digital el nombre de dominio <laultimahora.es>, al que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, no habiendo alegado ninguna razón apoyada en evidencia que sirva para justificar su registro y uso para albergar su publicación digital en el referido nombre de dominio (<laultimahora.es>), que guarda mayor parecido aun con el nombre de dominio utilizado por las Demandantes (<ultimahora.es>).
El Experto desea resaltar que esta decisión en modo alguno implica considerar la conducta de la Demandada como legítima desde el punto de vista jurídico relativo a otros ámbitos, como el Derecho de Propiedad Industrial o de la Competencia Desleal, cuya valoración excede el ámbito del presente procedimiento correspondiendo su competencia a otros foros. Esta decisión se circunscribe al ámbito de la Política, relativa únicamente a supuestos de “ciberocupación”, donde tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa se efectúa de mala fe, con conocimiento e intención de aprovecharse o perjudicar la marca de un tercero.
En consecuencia, el Experto concluye que las Demandantes no han cumplido con la carga de la prueba de establecer el tercer elemento de la Política. Si bien, el Experto desea aclarar que esta decisión no debe entenderse como una aprobación de la conducta de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa, y no impide que las Demandantes acudan a otros foros competentes.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 3 de septiembre de 2020