Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Nintendo Co., Ltd contre Enzo Real

Litige No. D2020-2988

1. Les parties

Le Requérant est Nintendo Co., Ltd, Japon, représenté par Allen & Overy LLP, France.

Le Défendeur est Enzo Real, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <wii-passion.xyz> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Nintendo Co., Ltd auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 novembre 2020. En date du 11 novembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 novembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 novembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 décembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 décembre 2020, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.

La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Nintendo Co., une société japonaise, une des leaders mondiales dans le domaine des consoles de jeux vidéo et des jeux vidéo, et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque WII, parmi lesquels :

- marque de l’Union Européenne WII N° 005087796, enregistrée le 8 mai 2008;

- marque de l’Union Européenne WII N° 005422811, enregistrée le 13 mars 2008.

L’activité du Requérant se développe sur Internet à travers plusieurs sites Internet avec des noms de domaine ayant pour objet la marque WII, parmi lesquels “www.wii.com”, “www.wii.fr” et “www.wii-games.com”.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 mars 2015 et dirige vers un site Internet proposant de télécharger des copies non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque WII et explique que le mot “passion” accolé à la marque WII ne peut pas permettre d’éviter la confusion.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux, que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non-commercial ou un usage loyal du nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant prétend que la notoriété de sa marque permet de conclure qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence de la marque du Requérant et que dès lors l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requérant, le fait d’offrir des produits de contrefaçon à travers le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux en faisant référence à la marque du Requérant est indicatif d’un usage de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services dans laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque WII, dont le Requérant a démontré être titulaire. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé à plusieurs reprises que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant.

Le nom de domaine litigieux associe le terme descriptif “passion” à la marque WII du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de termes descriptifs à un nom de domaine est insuffisant pour éviter un risque de confusion avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP.

Pour ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.xyz”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque WII ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation de la marque WII, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant plus que dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux la marque du Requérant est utilisée dans le cadre d’une offre des copies non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur du Requérant. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’il renvoie à un site Internet proposant de télécharger des copies non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur du Requérant, ce qui constitue sans aucune doute une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, puisqu’il perturbe les activités du Requérant et porte atteinte à son image de marque, en faisant croire aux Internautes que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requérant.

En outre, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation de nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <wii-passion.xyz> soit transféré au Requérant.

Edoardo Fano
Expert Unique
Le 6 janvier 2021