WIPO Arbitration and Mediation Center

행정패널 결정문

주식회사 비보존 대edword_Kim / edward kim / KimYoungGwan / edword Kim

사건번호: D2020-2994

1. 당사자

신청인: 주식회사 비보존, Republic of Korea

신청인의 대리인: You Me Patent & Law Firm, Republic of Korea.

피신청인: edword_Kim / edward kim / KimYoungGwan / edword Kim, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름들은 <vivozonhealthcare.com>, <vivozonhealthcare.net>, <vivozonholdings.com>, <vivozonls.com>, <vivozonph.com>이며, 해당 도메인이름들은 Gabia, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터")는 2020년 11월 11일에 전자서면으로 제출된 신청인의 분쟁해결신청서를 수령하였다. 2020년 11월 11일 센터는 해당 서류의 수령을 확인함과 동시에 분쟁의 대상이 된 도메인이름의 등록인 정보를 요청하는 이메일을 등록기관에 발송하였고, 등록기관은 2020년 11월 12일에 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 정보를 확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 검토하였다.

센터는 절차규칙 제2조 및 제4조에 따라 2020년 11월 24일 피신청인에게 분쟁해결신청서의 접수 및 행정절차개시를 공식적으로 통지하였다. 절차규칙 제5조에 따라 피신청인이 답변서 제출 마감일은 2020년 12월 14일이었으나, 피신청인은 기한 내에 답변서를 제출하지 않았다. 이에 따라 센터는 2020년 12월 16일 피신청인의 답변서의 미제출 사실을 확인 및 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 Moonchul Chang 교수를 위촉하였고, 이 후 절차규칙 제7조에 따른 패널위원의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 수령하여 2020년 12월 28일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인 주식회사 비보존(영문명 VIVOZON)은 2008년 대한민국에서 창립된 이래 신약 및 생물학적인 약제를 제조하며 의학 및 약학에 관한 연구 개발을 해온 기업이다. 신청인은 2008년 이래 VIVOZON표장을 상호 및 상표로 지속적으로 사용해왔고 도메인이름 <vivozon.com>을 사용하여 웹사이트를 운영해왔다. 또한 신청인은 VIVOZON 표장의 영어대문자 알파벳을 도안화한 VIVOZON에 대해 상표등록권을 보유하고 있다. (출원번호 40-2019-0101296, 출원일자 2019년 7월 1일; 등록번호40-1605671, 등록일자 2020년 5월 14일)

한편 Whois 에 공개된 정보에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름 <vivozonhealthcare.com>을 2020년 8월 3일, <vivozonhealthcare.net>을 2020년 9월 14일, <vivozonholdings.com>을 2020년 9월 13일, <vivozonls.com>을 2020년 9월 11일, <vivozonph.com>을 2020년 8월 16일에 등록하여 현재 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인들의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름들 <vivozonhealthcare.com>, <vivozonhealthcare.net>, <vivozonholdings.com>, <vivozonls.com>, <vivozonph.com>은 신청인의 상표인 VIVOZON(비보존)과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 신청인은 2008년 이래 VIVIZON 표장을 상호 및 상표로 국내외에서 계속 사용해왔으며 현재 VIVOZON표장에 대한 상표등록권을 보유하고 있다. 분쟁도메인이름들의 주된 부분(요부)은 ‘vivozon’이며, ‘healthcare’, ‘holidings’(지주회사), ‘ls’(life science의 약칭), ‘ph’(pharmaceutical의 약칭) 등은 식별력 없는 단어들에 불과하다.

(2) 신청인들은 VIVOZON이라는 표장에 대해 상표권을 가지고 있으며 피신청인에게 해당 표장을 사용할 권한을 주거나 허락한 사실이 없으므로 피신청인은 해당표지에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름으로 일반적으로 널리 알려진 적도 없다.

(3) 신청인은 피신청인이 경업자의 사업을 방해할 주된 목적(규정 제4조 (b)항 (iii))으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하고 부정한 목적의 등록과 사용을 입증하기 위해 다음과 같은 점들을 지적하고 있다. 첫째, 분쟁도메인이름들은 신청인의 등록상표인 VIVOZON에 식별력 없는 단어인 ‘healthcare’, ‘holidings’, ‘ls’, ‘ph’등을 결합하여 만든 것으로 신청인의 도메인이름 등록을 방해하기 위해 선점 등록한 것으로 보인다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <vivozonhealthcare.com>을 실질적 정보 제공 없이 의미 없는 이미지만을 게시하여 형식적으로 활성 상태로 보이게 하고 있으며 그 이외의 분쟁도메인이름들은 비활성상태로서 보유만 할 뿐 사용하지 않고 있다. 둘째, 신청인은 VIVOZON 표장을 2008년부터 사용해왔으며 상표등록은 2019년 7월 1일 출원하여 2020년 5월 14일 상표등록을 받았다. 또한 신청인은 2020년 초 주식회사 루미마이크로와 인수합병을 하고 2020년 8월 루미마이크로의 상호를 (주)비보존헬스케어로 변경 결정을 한 이후에 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록하였다. 그러므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 상호변경내용과 영문 명칭 VIVOZONHEALTHCARE를 인지하고 있었을 가능성이 높다. 셋째, 피신청인의 도메인이름 등록정보에 표시된 이메일주소와 휴대폰 전화번호 등이 동일하며 주소지가 거의 일치하여 동일인으로 추정되는 ‘김영관’이란 사람이 VIVOZONHEALTHCARE와 VIVOZONPH에 대해 2020년 8월 15일 그리고 동년 8월 16일 상표출원을 한 점으로 보아 피신청인이 상표출원과 함께 해당 분쟁도메인이름들을 등록한 것으로 추정할 수 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 선점하고 유사상표를 출원하였을 뿐만 아니라 신청인에게 이메일과 전화로 일방적인 요구한 점등을 비추어 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 이들을 사용할 목적이 아니라 신청인의 사업을 방해하는 부정한 목적으로 등록한 것이 명백하다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 어떠한 답변도 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

규정 제4(a)조에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서 다음 요건들을 입증하여야 한다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,

(iii) 분쟁도메인이름이 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

A. 상표와 분쟁도메인이름의 동일 유사성

분쟁도메인이름들 <vivozonhealthcare.com>, <vivozonhealthcare.net>, <vivozonholdings.com>, <vivozonls.com>, <vivozonph.com>은 ‘vivozon’이라는 용어에 ‘healthcare’, ‘holidings’, ‘ph’, ‘ls’ 등을 결합하여 구성된 것이다. 또한 분쟁도메인이름들의 주된 부분은 신청인의 등록상표와 동일한 ‘vivozon’이며 ‘healthcare’, ‘holidings’, ‘ls’, ‘ph’등은 식별력 없는 용어에 불과하다. 일반적으로 규정 제4(a)(i)조에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 도메인이름의 비교로 판단된다. 또한 일반 최상위 도메인(generic Top-Level Domain, gTLD) “.com”은 혼동할 정도의 유사성 여부 판단에서 배제할 수 있다. (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition(이하 “WIPO Overview 3.0”라 함) 문단 1.7 참조)

따라서 본 패널은 규정 제4(a)(i)조에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 VIVOZON이라는 명칭과 아무런 관계가 없으며 신청인은 피신청인에게 VIVOZON표장을 사용할 권리를 부여한 바 없으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

규정 제4(a)(ii)조에서 정한 요건에서 일단 신청인이 해당 도메인이름에 대하여 피신청인에게 권리나 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한 증거를 제시(a prima facie case)하면, 해당 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있다는 사실에 대한 증거를 제시할 책임은 피신청인에게 전가된다. (WIPO Overview 3.0 문단 2.1 참조) 본 패널은 신청인이 위와 같은 추정을 위한 충분한 증거를 제시한 것으로 판단한다. 한편, 이 사건에서 피신청인은 자신에게 분쟁도메인이름들 대한 어떠한 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지 않고 있으며 신청인의 주장에 대해 반박도 하지 않고 있다.

또한 현재 본 패널에게 제출된 자료에서 피신청인이 선의의 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있는 사실을 발견할 수 없었으며, 피신청인이 분쟁도메인이름과 같은 명칭으로 일반적으로 인식되고 있다는 점도 발견되지 않고 있다.

따라서 본 패널은 규정 제4(a)(ii)조에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름들을 사용할 목적이 아니라 신청인의 사업을 방해하는 부정한 목적을 갖고 등록한 후 실질적으로 사용도 있지 않고 있다고 주장한다. 본 패널은 본 사안에서 분쟁도메인이름들의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.

첫째, 신청인은 2008년부터 VIVOZON 표장을 상호와 상표로서 사용해왔고 2020년 5월 14일 상표등록을 받았다. 그 후 2020년 초 신청인이 주식회사 루미마이크로와 인수합병을 하고 2020년 8월 루미마이크로의 상호를 (주)비보존헬스케어로 변경 결정을 하였는데 그 후에 피신청인이 2020년 8월과 9월 사이에 분쟁도메인이름들을 등록하였다는 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 신청인의 상호와 상표의 존재를 인지하고 분쟁도메인이름들을 등록한 것으로 추정된다. (WIPO Overview 3.0, 문단 3.2.2 참조)

둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록한 후 전혀 사용하지 않고 보유만 하거나 형식적으로 사용하는 것처럼 웹사이트로 연결하고 그 내용이나 정보가 없는 것도 있다. 이러한 경우 분쟁도메인이름들의 소극적 사용(passive holding)으로 볼 수 있고 소극적 사용이라고 부정한 목적의 사용에서 배제되는 것은 아니다. (WIPO Overview 3.0 문단3.3 참조)

셋째, 도메인이름 등록정보에 표시된 이메일주소와 휴대폰 전화번호 등이 동일하고 주소지가 거의 일치하여 피신청인과 동일인물로 추정되는 ‘김영관’이라는 사람이 VIVOZONHEALTHCARE와 VIVOZONPH에 대해 2020년 8월 15일과 8월 16일 상표출원을 하고 피신청인이 신청인에게 이메일과 전화로 일방적인 요구한 점등을 한 점등을 종합하여 살펴 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 이들을 선의로 사용할 목적이 아니라 신청인의 사업을 방해할 부정한 목적으로 등록한 것을 뒷받침한다.

따라서 본 패널은 신청인이 규정 제4 (a)(iii)조에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에 검토한 바와 같은 이유로, 본 행정패널은 규정 제4(i)조 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름들 <vivozonhealthcare.com>, <vivozonhealthcare.net>, <vivozonholdings.com>, <vivozonls.com>, <vivozonph.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

Moonchul Chang
단독 패널위원
일자: 2021년 1월 13일