Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Asociación Nacional de Fútbol Profesional c. Javier Morales Gálvez, Sport Travel Tour SpA.
Caso No. D2021-0196
1. Las Partes
La Demandante es Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Chile, representada por Alessandri & Compañía Abogados, Chile.
El Demandado es Javier Morales Gálvez, Sport Travel Tour SpA, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <elaviondelaroja.com>. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dattatec.com SRL.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de enero de 2021. El 25 de enero de 2021 el Centro envió a Dattatec.com SRL, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de marzo de 2021 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de abril de 2021.
El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de abril de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es la entidad encargada de la organización de los campeonatos de fútbol profesional en Chile, así como de la formación y administración de toda actividad relacionada a la Selección Chilena de Fútbol; forma parte integrante de la Federación de Fútbol de Chile, la cual es la asociación deportiva a cargo del desarrollo del fútbol en Chile, fundada en 1895, asociada a la FIFA desde 1913; fundadora de la CONMEBOL y asociada, además, al Comité Olímpico Internacional. Estas instituciones tienen la administración de todo cuanto diga relación con la Selección Chilena de Fútbol, tales como derechos intelectuales, derechos de imagen, contratos de exclusividad y toda otra actividad económica relacionada con la Selección Chilena de Fútbol y sus derechos de propiedad intelectual.
La Demandante es titular en Chile, de numerosos registros de marcas comerciales, basados en la expresión LA ROJA y distintas variantes que la incluyen. El detalle de estos registros se aprecia en la Demanda. Entre ellos, se destacan los siguientes:
1. LA ROJA, Registro 824376, clase 38, registrada el 14 de agosto de 2008;
2. LA ROJA DE TODOS, Registro 859169 (renovación del registro 525683), clase 28; registrada el 28 de octubre de 2008.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de agosto de 2018, y se ha utilizado para una página web en las que se publican anuncios de viajes organizados en relación con partidos de la Selección Chilena de Fútbol.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Es un hecho público y notorio que la expresión LA ROJA es aquélla con la cual se denomina histórica y públicamente a la Selección Chilena de Fútbol, expresión que se afianzó desde la década de 1980, debido al color rojo de su camiseta.
La Demandante es titular en Chile, desde hace muchos años y con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, de una serie de marcas y de nombres de dominio en torno a la expresión LA ROJA, la cual goza de amplia fama y reconocimiento entre la mayoría de la población chilena.
Existe una fuerte conexión entre la Demandante y la marca LA ROJA, con sus distintas variantes, en el ámbito comercial chileno. Cada vez que hay campeonatos internacionales de fútbol en que participe Chile, la marca LA ROJA inunda los medios de comunicación en el país entero. Cualquier utilización por parte de un tercero de la expresión LA ROJA o sus variantes relevantes para servicios turísticos, como sucede en el caso de <elaviondelaroja.com> producirá entre los usuarios una conexión indeseada con la Demandante. La fama y notoriedad asociadas a la marca LA ROJA aumentan el problema de confusión en el público consumidor.
En el año 2018, Juan Carlos Morales, socio de la sociedad Sport Travel Tour SpA, solicitó el nombre de dominio <elaviondelaroja.cl>. En el procedimiento de revocación asociado a ese nombre de dominio, llevado ante NIC Chile, la Demandante actual obtuvo la revocación del nombre de dominio impugnado. En esa ocasión, el sentenciador señaló que: “en este caso, resulta evidente que entre el nombre de dominio ‘elaviondelaroja.cl’ y la marca ‘LA ROJA’ concurre la similitud objetiva antes mencionada, desde que el primero incluye íntegramente a la segunda. La expresión antelada ‘elavionde’, lejos de diferenciar ambos signos, no hace más que estrechar la similitud entre ambos, pues, precisamente, dicha expresión alude a algo (‘elavion’) que pertenece o corresponde a (‘elavionde’) un elemento principal al cual accede y que opera como sujeto central de la expresión en su conjunto (‘LA ROJA’).”
La Demandante también es dueña de, al menos, los siguientes nombres de dominio: <arribalaroja.cl>, <firmeconlaroja.cl>; <ganaconlaroja.cl>; <larojaalmundial.cl>; <larojadechile.cl>; <larojadesampaoli.cl>; <larojadeverdad.cl>; <larojaensudafrica2010.cl>; <larojamundialera.cl>; <larojatv.cl>; <vivoporlaroja.cl>; <vivoxlaroja.cl>; <larojaenrusia.cl>; <aviondelaroja.cl>; <elaviondelaroja.cl>.
El Demandado no tiene derecho a usar la expresión LA ROJA o similar para sus actividades comerciales y actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
En vista de la falta de respuesta efectiva por parte del Demandado, según los párrafos 5(e), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas de la Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones en base a lo afirmado por la Demandante en su Demanda.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante es titular (entre otras) de la marca registrada en Chile LA ROJA, señalada en los antecedentes de hecho.
El nombre de dominio en disputa <elaviondelaroja.com> se encuentra formado por la expresión LA ROJA, por la cual la Demandante es ampliamente conocida, acompañada de la expresión accesoria “el avión de”. La marca LA ROJA está íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, siendo plenamente reconocible y sin que la expresión añadida “el avión de” sea susceptible de evitar la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
De este modo, el nombre de dominio en disputa presenta similitud confusa con las marcas de la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de la marca LA ROJA o similar por parte del Demandado.
El Demandado no es titular de derecho alguno que le permita utilizar legítimamente en el mercado la expresión EL AVION DE LA ROJA, así como tampoco el nombre de dominio impugnado. Se intentó el registro de esta expresión en el pasado (solicitud 1196178, de 18 Marzo 2016, Sports Travel Tours SpA) y fue negado el registro el año 2017 por el INAPI (entidad chilena encargada del registro de marcas comerciales); y un nombre de dominio similar fue denegado el año 2018 por NIC Chile.
La Demandante no mantiene ninguna relación con el Demandado. El Demandado no ha adquirido ningún derecho sobre la marca EL AVION DE LA ROJA, para usarlo en el nombre de dominio en disputa.
De lo anterior se concluye que el Demandado no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, ya que busca desviar tráfico virtual a los consumidores de manera engañosa y aprovecharse de la fama de la marca LA ROJA de la Demandante, con ánimo de lucro, al utilizar un nombre por el cual el Demandante es conocido.
En consecuencia, por las razones antes citadas, la Demandante ha establecido que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto tiene en cuenta la fuerte conexión entre la Demandante y la marca LA ROJA.
Existen sentencias locales que han rechazado en el pasado el registro de la marca EL AVION DE LA ROJA y del nombre de dominio <elaviondelaroja.cl>. En este sentido, la solicitud de marca EL AVION DE LA ROJA fue rechazada el 2017; y el nombre de dominio <elaviondelaroja.cl> fue rechazado por NIC Chile el 2018.
El Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios (ya que intenta aprovecharse de la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante), y, en dos intentos previos se ha rechazado el registro de: a) la solicitud de marca comercial EL AVION DE LA ROJA y b) el nombre de dominio <elaviondelaroja.cl> al Demandado Sport Travel Tour SpA., o a individuos relacionados con el Demandado. Es decir, el Demandado, a pesar de existir fallos que reconocen la improcedencia de solicitudes de marca y nombres de dominio conteniendo la expresión “EL AVION DE LA ROJA”, fallos que son o deben ser conocidos por el Demandado, por su directa relación con los solicitantes previos, ha insistido en registrar y pretender utilizar el nombre de dominio en disputa <elaviondelaroja.com>.
El Demandando busca una vinculación forzada con la marca LA ROJA de la Demandante, y aprovecharse de la reputación generada por la Demandante para posicionar su marca en el mercado. El impacto visual que genera el nombre de dominio en disputa, crea una conexión indudable con la marca y nombres de dominio de la Demandante. Dicha asociación impide que el nombre de dominio en disputa coexista pacíficamente con las marcas y los nombres de dominio de la Demandante, sino que, inevitablemente, se producirán errores o confusión en los consumidores.
El Demandado insiste y pretende utilizar un signo distintivo claramente perteneciente a la Demandante y lo estaría utilizando simulando hacer un uso legítimo de una variante de la famosa marca LA ROJA para aprovecharse de la similitud.
Se aprecia la intención del Demandado de aprovecharse de la famosa marca LA ROJA de la Demandante, para pretender ofrecer servicios de organización de viajes para asistir a los partidos de la Selección Chilena de Fútbol.
El uso de la expresión “LA ROJA” dentro del nombre de dominio en disputa, que contiene un elemento secundario no relevante, le otorgaría inmediatamente a este nombre de dominio una conexión con dicha famosa marca y con su goodwill, con todas las ventajas que aquello puede conllevar para una empresa de turismo cualquiera.
Confirma la mala fe del registro y uso del nombre de dominio en disputa el pretender asociarse a un mismo origen empresarial, obtener una mayor visibilidad en buscadores de Internet, u obtener un eventual desvío de clientela a servicios turísticos (que no guardan relación con la Demandante), apelando a la confusión de los usuarios de Internet con el origen de la marca.
En consecuencia, por las razones antes citadas, la Demandante ha demostrado que el nombre de dominio en disputa <elaviondelaroja.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <elaviondelaroja.com> sea transferido a la Demandante.
Felipe Claro
Experto Único
Fecha: 13 de Mayo de 2021