Le Requérant est la société NG Biotech, France, représentée par Bignon Lebray, France.
Le Défendeur est Monsieur Pierre Hugo Collin, France.
Le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte en anglais a été déposée le 26 janvier 2021 par NG Biotech auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”). Le 26 janvier 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 janvier 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 janvier 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 janvier 2021.
L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 29 janvier 2021, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 29 janvier 2021, le Requérant a déposé la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 février 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 février 201, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 mars 2021, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est une entreprise française de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de solutions de diagnostic rapide en santé, notamment en matière de COVID.
Il est titulaire de plusieurs marques, parmi lesquelles notamment :
- la marque de l’Union européenne NG BIOTECH No. 010990711 enregistrée le 21 novembre 2012 et désignant les produits suivants en classes 5 : “tests de diagnostics à usage médical et vétérinaire;réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; tests d’analyse dans le domaine immuno-chromatographique », et 10 : “appareils de laboratoires pour le diagnostic médical et vétérinaire”;
- la marque des Etats Unis d’Amérique NG BIOTECH No. 6134306 déposée le 24 septembre 2019 et enregistrée le 25 août 2020, et désignant des produits similaires en classes 5 et 10.
Ces marques sont exploitées sur le site internet accessible aux URL suivants : “www.ngbiotech.com” et “www.ngbiotech.fr”.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <ngbiotech.com>, enregistré le 22 mars 2012.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> auprès de l’Unité d’enregistrement le 9 avril 2020, soit à une date postérieure à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne NG BIOTECH No. 010990711 et du nom de domaine <ngbiotech.com> susvisés du Requérant,.
Le Requérant a apporté la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé par le Défendeur pour diriger vers un site similaire au sien et indiquant “NG-BIOTECH COVID-19 Prêt à l’emploi” “Chaque sachet comprend tous les accessoires pour effectuera un test”.
Au jour de cette décision, le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> dirige vers une page de parking et donc, aucun site actif.
Le Requérant a enregistré le nom de domaine <ngbiotech.fr> à la date du 22 juin 2020.
Le Requérant soutient que :
(A) le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> est identique ou semblable à ses droits antérieurs au point de prêter confusion avec les marques sur lesquelles il a des droits;
(B) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(C) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> est fortement similaire aux marques antérieures dont il est titulaire, ce qui a pour conséquence de créer un risque de confusion entre les signes considérés. Il insiste sur le fait que le nom de domaine litigieux reprend intégralement le terme composant les trois marques qu’il invoque – la marque de l’Union européenne NG BIOTECH No. 010990711, la marque internationale NG BIOTECH No. 1496516 (non mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus car ayant fait l’objet d’un refus total provisoire en Chine, seul territoire visé par cette marque) et la marque américaine NG BIOTECH No. 6134306. Selon le Requérant, cette incorporation à l’identique suffit à établir un risque de confusion, de sorte que la présence de l’extension “.com” et l’ajout de “fr” au sein du nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> sont sans incidence sur le risque, avéré, de confusion. Le Requérant cite différentes décisions au soutien de son argumentation.
En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens des paragraphes 4(a)(ii) des Principes directeurs et 3(b)(ix)(2) des Règles d’application. Le Requérant fait ainsi valoir que : (i) le Défendeur n’est pas identifié/connu sous le nom de domaine litigieux et n’a aucun droit de marque sur les produits et services qui ont pu être proposés sur le site du Défendeur (Annexe 8 de la plainte); (ii) il n’existe aucune preuve d’un usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni de préparatifs sérieux à cet effet. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été utilisé de façon illicite par le Défendeur pour diriger vers un site similaire au sien puisqu’il en reproduit des éléments significatifs tels que l’adresse et différents logos (Annexe 8 de la plainte). Le Requérant soutient que des produits présentés sur ce site ont donné lieu à des commandes effectuées par des clients qui n’en ont jamais reçu livraison, s’agissant de produits réservés aux professionnels de santé. Le Requérant indique avoir reçu des réclamations à ce titre. Il relève enfin qu’antérieurement au dépôt de sa plainte et à l’établissement de son Annexe 8 évoquée ci-dessus, le nom de domaine dirigeait vers un page de “parking” au contenu aléatoire.
En dernier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux n’a pas pu être enregistré par hasard ou de manière involontaire. En outre, le Requérant relève l’utilisation du nom de domaine litigieux à des fins de présentation de produits identiques ou similaires à ceux du Requérant, dont il ressort selon lui une intention lucrative ainsi qu’une volonté de perturber son activité.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Conformément au paragraphe 10(b) des Règles d’application, la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas.
En l’espèce, le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant.
Toutefois, le défaut de réponse du Défendeur n’entraîne pas automatiquement une décision en faveur du Requérant, bien que la Commission administrative ait le droit d’en tirer des conclusions appropriées, conformément au paragraphe 14(b) des Règles d’application (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.3).
C’est donc au regard de l’ensemble de ces règles que la Commission administrative examinera ci-après la position des parties.
Par la présentation de certains extraits de bases de données, le Requérant a valablement établi l’existence de plusieurs droits antérieurs, et notamment de sa titularité sur des marques couvrant des produits et services de tests, diagnostics et réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, ainsi que divers appareils de laboratoires de diagnostic et lecture de tests d’analyse à usage médical et vétérinaire.
Tout d’abord, il convient de relever que le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> reprend l’intégralité du terme constituant les marques NG BIOTECH du Requérant. Cette pratique d’incorporation a souvent été relevée dans les décisions de commissions administratives, comme un fort indice de cybersquatting, (Voir en ce sens Crédit Agricole S.A. contre Marconi Jessica, Litige OMPI No. D2017-0492).
En l’espèce, le nom de domaine litigieux ne diffère des marques du Requérant que par l’ajout du terme géographique “fr” au sein du radical, et de l’extension “.com”.
Or, de telles différences sont dénuées de tout caractère distinctif et sont, dès lors, sans incidence sur le risque établi de confusion.
Il est en effet de jurisprudence constante que l’ajout d’une extension inhérente aux noms de domaine (et notamment de premier niveau, telle que “.com”) doit être ignorée s’agissant de l’appréciation de la similarité entre une marque et un nom de domaine (voir en ce sens Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287 et Boursorama S.A. contre Plumier Alain, Litige OMPI No. D2020-1265).
Dans des affaires où le nom de domaine du défendeur présentait a minima les mêmes différences qu’en l’espèce par rapport aux marques antérieures enregistrées du requérant, la commission a conclu à l’existence d’un risque de confusion (Crédit industriel et commercial S.A. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / kamal quemard, Litige OMPI No. D2019-1508). A fortiori, le risque de confusion n’est donc pas contestable dans la présente affaire. L’internaute pourrait en effet être porté à croire, à tort, que le nom de domaine litigieux est la propriété du Requérant et qu’il désigne, via l’évocation géographique “fr”, des produits ou des services qu’il offrirait spécifiquement en France.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est bien identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les droits de marque du Requérant : la condition posée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve de l’absence de droits et intérêts légitimes repose sur le Requérant.
Eu égard à la difficulté d’apporter la démonstration d’un fait négatif, il est constant qu’il suffit au Requérant d’établir, prima facie, que le Défendeur ne détient pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Lorsque le Défendeur ne parvient pas à établir l’existence desdits droits ou intérêts légitimes, le Requérant est réputé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs (voir la Synthèse OMPI, version 3.0, section 4.3).
En l’espèce, le Défendeur n’a présenté aucune allégation ou preuve. Il appartient donc à la Commission administrative de se fonder sur les allégations du Requérant et sur ses propres constatations, pour déterminer si cette preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime est établie, prima facie. En l’espèce, l’absence de droits et intérêts légitimes du Défendeur s’infère des circonstances ci-après.
Tout d’abord, rien ne permet de considérer que le Défendeur serait généralement connu/identifié (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
Rien ne permet ensuite d’identifier une utilisation du nom de domaine litigieux, des actes préparatoires en vue de proposer une offre de biens ou de services de bonne foi, ou une utilisation non commerciale légitime ou loyale dénuée d’une quelconque intention lucrative au sens du paragraphe 4(c) des Principes directeurs.
Il est évident que le fait d’utiliser un nom de domaine pour attirer et détourner les internautes d’un titulaire de droits à des fins commerciales ne peut être considéré comme une utilisation de bonne foi (voir en ce sens Richemont International SA v. brandon gill, Litige OMPI No. D2013-0037 et Philipp Plein v. Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Norma Brandon, cheapphilippplein, Litige OMPI No. D2015-1050).
L’Annexe 8 de la plainte met en évidence une utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux à des fins de reproduction de parties du site du Requérant tels que l’adresse, différents logos, signes et textes descriptifs. Il convient toutefois de relever que le Requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à la commercialisation de faux produits, et pour lesquels le Requérant aurait reçu des réclamations afférentes au défaut de livraison des produits en cause.
Au regard des pièces produites, la Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux était utilisé à des fins de détournement d’internautes au moment où l’impression écran qui fait l’objet de l’Annexe 8 de la plainte a été effectuée, et relever qu’au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité puisqu’il redirige vers la page de parking de l’Unité d’enregistrement.
Au vu de ce qui précède, le Requérant a établi prima facie l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur.
En conséquence et en l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
A ce titre, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère, de façon non limitative, des exemples de comportements susceptibles de qualifier la mauvaise foi :
- i) les circonstances indiquent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine;
- ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
- iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
- (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a intentionnellement essayé d’attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source ou l’existence d’un parrainage, d’une affiliation ou l’approbation du site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service.
En l’espèce, la Commission administrative relève les circonstances ci-après.
- Concernant l’enregistrement de mauvaise foi
Tout d’abord, le Requérant dispose de marques antérieures au nom de domaine litigieux.
Si leur reprise dans leur intégralité ne suffit pas à caractériser, per se, la mauvaise foi dans l’enregistrement, la reprise intégrale, au sein du nom de domaine, d’une marque distinctive bénéficiant d’une certaine renommée constitue un élément décisif dans la démonstration de la mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative relève que peu d’éléments sont apportés au soutien de la démonstration de la renommée du Requérant. Pour autant, la Commission administrative considère peu plausible que le Défendeur, établi en France, pays d’établissement du Requérant, ait pu ignorer les marques du Requérant, et l’utilisation du nom de domaine telle que rapporte dans l’annexe 8 conforte cette conclusion
Dans ces conditions, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui est quasiment identique à la dénomination sociale et aux marques du Requérant, ne peut raisonnablement être le fruit du hasard, ainsi que le soutient le Requérant. Aussi convient-il de considérer que le signe constituant les marques du Requérant a été repris et enregistré au titre du nom de domaine litigieux en toute connaissance, c’est-à-dire, de mauvaise foi.
- Concernant l’usage de mauvaise foi
La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité à la date de la présente décision: il redirige vers le parking de l’Unité d’enregistrement, ce qui s’assimile à une absence d’usage.
En outre, antérieurement à la date de la présente décision et ainsi que démontré par l’Annexe 8 de pla plainte le nom de domaine a été utilisé pour un site assimilable à de nombreux égards à la version française officielle du site du Requérant. Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère plausible que le Défendeur poursuive de telles utilisations en vue d’en retirer un profit et un intérêt indus, a fortiori dans une période de forte demande pour les tests COVID à raison de la pandémie COVID-19.
Or, une utilisation active du nom de domaine litigieux conduirait inéluctablement à créer un risque de confusion avec les activités du Requérant, les internautes étant portés à croire que le site serait détenu, établi et/ou associé à ce dernier. Aussi la Commission administrative ne peut-elle envisager que le nom de domaine litigieux puisse, à l’avenir, faire l’objet d’une quelconque exploitation de bonne foi par le Défendeur.
En conséquence, il convient de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Par ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine au Requérant.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <ngbiotechfr.com> soit transféré au Requérant.
Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 18 mars 2021