La Demandante es Informatización de Empresas S.L.U., España, representada por Roeb y Compañía, S.L., España.
Las Demandadas son Administrâpolis, S.L., España, y WESN International SAS, Colombia, internamente representadas.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <comunidad.app>, <tucomunidad.app> y <tucomunid.app>.
El registrador de los nombres de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC (el “Registrador”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2021. El mismo día, el Centro envió al Registrador, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de febrero de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando los registrantes de los nombres de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 19 de marzo de 2021 suministrando los nombres de registrantes y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 23 de marzo de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda enmendada a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el 24 de marzo de 2021. El mismo día, las Demandadas enviaron una primera comunicación al Centro con respecto a otro procedimiento ya terminado en relación con los nombres de dominio en disputa. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó inicialmente para el 13 de abril de 2021. El 13 de abril de 2021, las Demandadas solicitaron una extensión del plazo para contestar la Demanda debido a la pandemia COVID-19. El Centro otorgó una extensión de 10 días calendario para la presentación del escrito de contestación de conformidad con el párrafo 5(e) del Reglamento. La nueva fecha límite para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda se fijó para el 23 de abril de 2021. El Escrito de Contestación fue presentado ante el Centro el 23 de abril de 2021.
El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de mayo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es una empresa fundada en 1985 que se especializa en la administración de fincas y comunidades de vecinos. En 2016, la Demandante inició un proyecto llamado “TuComunidad” dirigido a facilitar el trabajo del administrador de fincas y su relación con los proveedores y propietarios. La Demandante ofrecía estos servicios, en primer lugar, a través de un portal web. A continuación, la Demandante lanzó una aplicaciónmóvil llamada “TuComunidad.com” para administradores y, posteriormente en 2020, otra aplicación móvil llamada “TucomunidApp” para comunidades de vecinos, que permite organizar reuniones virtuales de juntas de vecinos, entre otras funciones. La Demandante es propietaria de varias marcas comerciales mixtas, incluyendo las siguientes marcas españolas, cuya protección está reivindicada en colores, designando aplicaciones móviles y software de gestión inmobiliaria y administración de inmuebles, entre otros productos y servicios de las clases 9, 36, 38 y 42:
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Número |
Fecha de solicitud |
Fecha de publicación de concesión |
Marca |
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3.622.977 |
12 de julio de 2016 |
6 de marzo de 2017 |
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4.038.085 |
9 de octubre de 2019 |
1 de abril de 2020 |
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4.065.890 |
8 de mayo de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
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4.066.116 |
11 de mayo de 2020 |
16 de diciembre de 2020 |
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Los registros de las marcas arriba mencionadas están en vigor. Los elementos figurativos de estas marcas son los iconos de las aplicaciones móviles de la Demandante. La Demandante ha presentado también las siguientes solicitudes para marcas españolas, que aún están en curso de tramitación:
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Número |
Fecha de solicitud |
Marca |
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4.097.851 |
10 de diciembre de 2020 |
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4.097.865 |
10 de diciembre de 2020 |
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La Demandante ha registrado los nombres de dominio <tucomunidad.com> y <tucomunidapp.com>, a través de los cuales la Demandante ofrece sus productos y servicios.
La Demandada Administrâpolis, S.L. es una sociedad española mientras la Demandada WESN International SAS es una sociedad colombiana. El Sr. Gutiérrez Esquerdo es CEO de Administrâpolis, S.L. y es también Presidente de WESN International SAS. Según su sitio web, la Demandada Administrâpolis, S.L. crea y adapta soluciones tecnológicas en todo lo relacionado con la administración de edificios.
La Demandada Administrâpolis, S.L. registró los nombres de dominio en disputa <comunidad.app> y <tucomunidad.app> el 8 de mayo de 2018 y el nombre de dominio en disputa <tucomunid.app> el 12 de marzo de 2020. Ésta cedió la titularidad de <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> a la Demandada WESN International SAS en una fecha posterior al 11 de enero de 2021. Durante el presente procedimiento, la Demandada Administrâpolis, S.L. sigue como registrante de <comunidad.app> mientras la Demandada WESN International SAS es el registrante de <tucomunidad.app> y <tucomunid.app>.
Según las pruebas en el expediente, los nombres de dominio en disputa <comunidad.app> y <tucomunid.app> redirigían al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> que, a su vez, dirigía a un sitio web titulado TUCOMUNIDADAPP, el cual tenía como encabezado el dibujo de un paisaje urbano. El sitio web publicaba noticias e informaciones para administradores y propietarios de edificios, con publicidad para una plataforma de compras.
El 30 de septiembre de 2020, la Demandada Administrâpolis, S.L. presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) una solicitud para registrar una marca mixta incorporando el elemento textual TUCOMUNIDAD.APP y un dibujo de casas, designando productos en la clase 9. El 23 de noviembre de 2020, la Demandante formuló una oposición al registro de tal marca. Se admitió el desistimiento total de la solicitud con efecto a partir del 30 de diciembre de 2020.
El 17 de diciembre de 2020, la Demandante presentó un reclamo en el marco del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (“URS”) con respecto a los tres nombres de dominio en disputa. El reclamo fue desestimado mediante una Determinación final de fecha 11 de enero de 2021, ordenando la devolución a los demandados del control total de la registración de los nombres de dominio en cuestión. Véase INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S.L.U. (IESA) c. Whois Privacy Service Protects this domain / Soluciones Corporativas IP, c/o Whois Proxy et al., Reclamo n° FA2012001925314. Tras la Determinación final del URS, la Demandante presentó la Demanda para iniciar el presente procedimiento en el marco de la Política.
Durante el presente procedimiento, los nombres de dominio en disputa dirigen o redirigen a una página en blanco sin contenido.
Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas de la Demandante y, cuando no lo son, son manifiestamente confundibles. A la misma conclusión se llega si la comparación se realiza incluyendo el dominio de primer nivel “.app” como sin él. El nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app>contiene, de forma idéntica, el elemento más característico y dominante de la marca figurativa TUCOMUNIDAD.COM EL PORTAL DE TU COMUNIDAD, o sea, “tucomunidad”. Por lo demás, “.com” es un elemento genérico desprovisto de capacidad distintiva; “portal” es un elemento que sirve para designar los servicios designados por la marca y “.app” es un dominio de primer nivel desprovisto de capacidad distintiva. Las mismas circunstancias concurren respecto del resto de las marcas de la Demandante. El nombre de dominio <comunidad.app> se reproduce por completo en las marcas de la Demandante. En este caso, sin embargo, se elimina el término “tu”. El nombre de dominio en disputa <tucomunid.app> contiene la misma apariencia y pronunciación fonética que las marcas e incluye un error ortográfico deliberado. En este caso, se remite a la comparación efectuada con respecto a <tucomunidad.app>.
Las Demandadas no tienen derechos ni intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa; no existe ninguna relación contractual o extracontractual entre las Partes. Asimismo, carecen de autorización o consentimiento para disponer de los nombres de dominio en disputa. Desde el registro de los tres nombres de dominio en disputa, no ha existido ningún tipo de uso de carácter comercial de los mismos. Los sitios asociados solamente contienen una serie de noticias relacionadas con la actividad desarrollada por la Demandante, que únicamente sirven de pretexto para atraer usuarios y generar un mayor tráfico en Internet. No obstante, el contenido de los sitios, presentado en forma de noticias, no tiene un interés informativo, sino que obedece al objetivo de crear contenido para dotar a las páginas web de una relativa apariencia empresarial que atrajese a los usuarios a entrar en los nombres de dominios en disputa. Este tráfico en la red se ve incrementado por el hecho de que dos de los nombres de dominio en disputa redirigen al tercero. El nombre de las Demandadas nada tiene que ver con los nombres de dominio en disputa. Una vez que los usuarios acceden a un sitio asociado a los nombres de dominio en disputa, no tienen forma de advertir el origen empresarial de los pretendidos servicios. A falta de información, el usuario lógicamente entenderá que el titular es TUCOMUNIDAD. Así, las Demandadas, lejos de tomar medidas sencillas para mermar el riesgo de confusión inherente al registro de los nombres de dominio en disputa, incrementan aún más el riesgo de confusión. La falta de interés y beneficios económicos directos generados por los nombres de dominio en disputa pone en evidencia la existencia de beneficios económicos indirectos generados por el riesgo de confusión con un competidor.
Por último, los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe. La Demandante se especializa en el campo de la administración de fincas y de las comunidades vecinales, convirtiéndose en líder del sector mediante la creación de soluciones y aplicaciones informáticas. Desde el lanzamiento de la aplicación “Tu Comunidad” hace cinco años, se ha popularizado y alcanzado un gran impacto mediático. Aproximadamente un año después de la primera noticia sobre la aplicación, y tan solo unos días después de la última aparición en medios, se registraron de manera anónima los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <comunidad.app>. Seis meses más tarde del lanzamiento de la aplicación “TucomunidApp”, se registró de nuevo de forma anónima el nombre de dominio en disputa <tucomunid.app>. La selección del dominio de primer nivel “.app” hace referencia a aplicaciones, y estas son la parte fundamental del negocio de las marcas de la Demandante bajo su conjunto de marcas “tucomunidad”. Esta circunstancia agudiza la confusión en el consumidor, al poder éste pensar que se trata de nombres de dominio cuyo origen empresarial procede del titular de las marcas de la Demandante. La Demandante ve frustradas sus posibilidades de acceder al registro de un nombre en el dominio de primer nivel “.app” que tenga una mínima lógica empresarial. Las Demandadas únicamente ocultan su identidad en los nombres de dominios en disputa, mientras que en sus otros sitios muestran información clara sobre el origen empresarial de las prestaciones, tanto en sus avisos legales como a través de los signos utilizados en las páginas web. Los tres nombres de dominio en disputa carecen de interés alguno para las Demandadas al margen del de dificultar el uso de estos por parte del titular de las marcas, así como el de impedir el acceso por los usuarios a los productos y servicios de la Demandante de una forma evidente. Al utilizar los nombres de dominio en disputa, el registrante ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados para iniciar un blog con título “Tucomunidad.app” y con dicho nombre de dominio en disputa como uso principal (haciendo que los otros dos nombres de dominio en disputa redireccionasen hacia el principal) en calidad de sitio de noticias y artículos de interés para propietarios, promotores y administradores de fincas. Los artículos constaban de actividades para mejorar los ahorros de agua, electricidad, etc y aplicaciones tanto de smartphone como de PC para mejorar los mantenimientos de edificios y comunidades de propietarios, pero nunca actividades que desarrolla la Demandante. La audiencia de este blog no se limitaba a España. Este blog tampoco tuvo el objetivo de vender ningún producto a nadie, “empeorar” la imagen de terceros, ni mentir a los visitantes. Queda claro que el diseño y estructura del blog son muy distintos a lo que las páginas de la Demandante ofrecen a sus correspondientes clientes.
Los nombres de dominio en disputa no tienen elementos distintivos para entrar en conflicto con la única marca de la Demandante registrada previamente. Los nombres de dominio en disputa <comunidad.app> y <tucomunidad.app> fueron registrados en cuanto el registrador del dominio de primer nivel “.app” permitió hacerlo en 2018, y todos fueron registrados antes de que la Demandante registrase cinco de sus seis marcas. El conflicto tiene lugar entre los nombres de dominio en disputa y la primera marca de la Demandante TUCOMUNIDAD.COM EL PORTAL DE TU COMUNIDAD. En el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, las Demandadas eran plenamente consciente de la existencia de esa marca pero su intención y el contenido de su blog eran completamente distintos a lo que la Demandante ofrece en su sitio web asociado a <tucomunidad.com>. La Demandante argumenta que “.com” y “.app” son desprovistos de capacidad distintiva, lo cual genera dudas acerca de lo que ella considera como elemento distintivo de su marca.
La Demandante afirmaba en el procedimiento URS que el blog de las Demandadas era un sitio de ecommerce pero ahora afirma que el sitio no ofrecía ni productos ni servicios y que no existía ningun tipo de actividad comercial. El blog está cerrado para cumplir con la normativa de la Agencia Española de Proteccion de Datos y posteriormente abrirá con las nuevas características de gestión de cookies.
Respecto al cambio de titularidad de dos nombres de dominio en disputa, las Demandadas informan que lo llevaron a cabo después de la terminación del procedimiento URS con la intención de ser traspasados para pleno uso administrativo por parte de una de sus empresas en Colombia, lugar donde tienen previsto relanzar el blog, ya que allí no existe ninguna actividad ni marca de la Demandante. Las Demandadas manifiestan que desean continuar el traspaso a Colombia del otro nombre de dominio en disputa. Respecto al otro nombre de dominio en disputa, <comunidad.app> es compuesto de una única palabra del diccionario español, sobre la cual la Demandante no tiene ningún poder.
En relación al uso de un servicio de privacidad en la base de datos WhoIs del Registrador, todos los correos enviados a la dirección del servicio son reenviados a las direcciones de las Demandadas. La Demandante no las contactó nunca usando los métodos habituales para contactar a titulares. Todos los sitios web que adjunta la Demanda que representan a las empresas del Sr. Gutiérrez Esquerdo muestran sus datos personales.
Por último, el Sr. Gutiérrez Esquerdo se encuentra en otro proceso prejudicial con la Demandante en el cual él reclama el uso comercial indebido de software que forma parte de un producto promocionado por la Demandante.
La Demanda enmendada inicia este procedimiento contra dos distintas entidades que aparecen como registrantes de los nombres de dominio en disputa. La titularidad de dos nombres de dominio en disputa cambió hace poco de una Demandada a otra. En la fecha de la presente Decisión, la Demandada Administrâpolis, S.L. sigue como el registrante de un nombre de dominio en disputa mientras la Demandada WESN International SAS es el registrante de los otros dos. La Demandante argumenta que el control sobre los nombres de dominio no ha cambiado a pesar de que sobre el papel los dos titulares son diferentes, dado que en la práctica obedecen a los mismos intereses.
El párrafo 3(c) del Reglamento dispone que la demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular. Sin embargo, el Experto no considera que el párrafo 3(c) está encaminado a permitir que una misma persona o entidad obstaculice un procedimiento, creando una carga indebida para un demandante por obligarlo a iniciar múltiples procedimientos contra registrantes que formalmente aparecen distintos, en particular, cuando cada registro implica las mismas cuestiones. Al considerar la solicitud de consolidación presentada por la Demandante, el Experto tomará en cuenta (i) si los nombres de dominio en disputa o sitios web relacionados están sujetos a control común; y (ii) si la consolidación sería justa y equitativa para todas las Partes. Véase Speedo Holdings B.V. c. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 4.11.2.
El Experto toma nota que Sr. Gutiérrez Esquerdo confirma de manera explícita en el Escrito de Contestación que él es CEO de Administrâpolis, S.L. y también Presidente de WESN International SAS. Además, dos nombres de dominio en disputa redirigían al otro. El Experto considera que queda debidamente acreditado el control común de todos los nombres de dominio en disputa y concluye que la consolidación de las disputas es justa y equitativa para todas las Partes.
Tomando en cuenta esas circunstancias, el Experto decide consolidar las disputas contra ambas Demandadas (denominadas en adelante “la Demandada”, salvo que se indique lo contrario).
La Demandante informó al Experto de un procedimiento URS finalizado con respecto a los nombres de dominio en disputa. Véase la práctica expuesta en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 4.22. La Demandada Administrâpolis, S.L., una demandada en ese procedimiento anterior también, brindó una copia de la determinación final del URS, así como del reclamo y de su respuesta. La Demandada sostiene que la Demandante argumenta en el presente procedimiento exactamente lo mismo que ya argumentó ante el Examinador del URS.
El Experto recuerda que el Sistema URS es un mecanismo de protección de derechos para los casos de incumplimiento más evidentes, por lo cual el párrafo 13 del Procedimiento de URS dispone lo siguiente:
“Una Determinación del URS no impedirá que se ponga a disposición del apelante cualquier otra compensación, tal como la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP) (si el apelante es la Parte reclamante) u otros recursos que estén disponibles en un tribunal de jurisdicción competente. Una Determinación del URS a favor o en contra de una parte no afectará a la parte en un procedimiento de UDRP ni en ninguna otra actuación.”
El Experto toma nota que la determinación final del URS con respecto a los nombres de dominio en disputa se basó en el párrafo 8.3 del Procedimiento de URS y que el Examinador desestimó el reclamo porque determinó que existía una cuestión genuina con respecto a un hecho material. Es más, el Examinador consideró que las partes tenían derecho al beneficio de un procedimiento plenamente alegado y argumentado. Además, después de la terminación del procedimiento URS y la devolución del control de los nombres de dominio a los demandados, la titularidad de dos de ellos cambió.
Por ende, el Experto constata que la determinación final del URS con respecto a los nombres de dominio en disputa no impide de manera alguna este procedimiento en el marco de la Política. El Experto llegará a su decisión sobre la base del expediente del presente procedimiento, el cual es más extenso. Cabe señalar que las comunicaciones escritas de las partes en el procedimiento URS y la determinación final del URS están anexados al Escrito de Contestación a la Demanda y el Experto las tomará en cuenta según su relevancia.
Conforme al párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre las marcas mixtas (i) TUCOMUNIDAD.COM EL PORTAL DE TU COMUNIDAD; (ii) TUCOMUNIDAPP; (iii) TUCOMUNIDAD; y (iv) TUCOMUNIDAD.COM (denominadas en adelante “marcas de referencia”). Por otro lado, la Demandante no ha demostrado tener derechos sobre dos marcas TUCOMUNIDAD.APP, para las cuales sus solicitudes de registro aún están en curso de tramitación. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.1.4.
La Demandada sostiene que la mayoría de las marcas de referencia se registraron después del registro de los nombres de dominio en disputa. El Experto evaluará esta cuestión bajo el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política, ya que es suficiente a los fines del primer requisito demostrar la existencia de derechos sobre una marca al momento de presentar la Demanda.
Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, y que los elementos figurativos de las marcas de la Demandante son incapaces de verse reflejados en un nombre de dominio, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en los elementos textuales de cada una de las cuatro marcas sobre las cuales la Demandante ha demostrado tener derechos. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.10 y, por ejemplo, Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. c. Nett Corp., Caso OMPI No. D2001-0031.
Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Sin embargo, cuando el dominio de primer nivel tiene algún impacto en la comparación (por ejemplo, el dominio de primer nivel y el dominio de segundo nivel contienen una marca en su totalidad, como el nombre de dominio en disputa <tucomunid.app>), se puede tener en cuenta todos los elementos del nombre de dominio. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, secciones 1.11.1 y 1.11.3 y, por ejemplo, Zions Bancorporation c. Mohammed Akik Miah, Caso OMPI No. D2014-0269. Además, cabe recordar que el dominio de primer nivel no es un requisito técnico de registro de una marca, por lo cual este elemento sí se puede tener en cuenta cuando forma parte de una marca de referencia (por ejemplo, TUCOMUNIDAD.COM) en la comparación con un nombre de dominio. Véase, por ejemplo, Booking.com BV v Chen Guo Long, Caso OMPI No. D2017-0311. En este último escenario, el dominio de primer nivel en el nombre de dominio también puede tener un impacto en la comparación.
El nombre de dominio en disputa <comunidad.app> no incorpora la totalidad de ninguna de las marcas de referencia ni el elemento dominante de la primera y la cuarta marcas, que resulta de la conjunción de dos términos (“tu” y “comunidad”) en el elemento “tucomunidad”. Este nombre de dominio en disputa omite la sílaba inicial de todas las marcas, o sea “tu”. Tampoco incorpora el término “.com” de la primera y la cuarta marcas, al contrario, utiliza el dominio de primer nivel “.app”. El nombre de dominio en disputa tampoco contiene las palabras “el portal de tu” en la primera marca. La palabra “comunidad” no figura de manera aislada en tres de las marcas de la Demandante tal y como figura en el nombre de dominio en disputa, sino sólo al final de la primera marca. Aun cuando se tome en cuenta su dominio de primer nivel, este nombre de dominio no incorpora la totalidad de la segunda marca. El Experto considera que cuando se confronta este nombre de dominio en disputa con cada una de las marcas de referencia, se advierte una similitud confusa sólo en el caso de la tercera marca TUCOMUNIDAD.
El nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> incorpora la totalidad de la tercera marca y el elemento dominante de la primera y la cuarta marcas, o sea el término inventado TUCOMUNIDAD. Omite los otros elementos de la primera y la cuarta marcas. Cuando se toma en cuenta el dominio de primer nivel, este nombre de dominio incorpora cada letra de la segunda marca, interponiéndole las letras “ad” y un punto en el medio. Por ende, el Experto considera que este nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a las cuatro marcas de referencia.
El nombre de dominio <tucomunid.app>, cuando se toma en cuenta el dominio de primer nivel, incorpora la totalidad de los elementos textuales de la segunda marca, la marca abarcando el punto dentro del nombre de dominio. El Experto considera que este nombre de dominio en disputa y la marca TUCOMUNIDAPP son confusamente similares. Considerando las conclusiones del Experto en las secciones siguientes de la presente Decisión, no es necesario comparar este nombre de dominio en disputa con otras marcas de referencia.
En consecuencia, el Experto concluye que los nombres de dominio son confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, el demandado podrá demostrar sus derechos y sus intereses legítimos al responder a la demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Cada nombre de dominio en disputa es similar al punto de causar confusión con al menos una de las marcas de la Demandante, quien confirma que no existe ninguna relación entre las Partes.
Con respecto a la primera circunstancia, los nombres de dominio en disputa <comunidad.app> y <tucomunid.app> redirigían al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app>, el cual dirigía, a su vez, a un sitio web titulado “Tucomunidadapp” que publicaba noticias e informaciones para administradores y propietarios de edificios, con publicidad para una plataforma de compras. El sitio web no ofrecía a la venta productos ni servicios. Durante el presente procedimiento, los nombres de dominio en disputa dirigen o redirigen a una página en blanco sin contenido.
Con respecto a la segunda circunstancia, los nombres de la Demandada son Administrâpolis, S.L. y WESN International SAS. Ninguno de estos nombres corresponde a los nombres de dominio en disputa. Aunque el título del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> era “Tucomunidadapp”, nada en el expediente indica que la Demandada, en calidad de particular, empresa u otra organización, sea conocida comúnmente por alguno de los nombres de dominio en disputa.
Con respecto a la tercera circunstancia, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> contenía publicidad para una plataforma de compras, lo cual generaba ingresos para la Demandada. Además, el sitio web tenía el título TUCOMUNIDADAPP, que no estaba relacionado con el contenido, al parecer con la intención de confundir a los consumidores por su similitud a la marca TUCOMUNIDAPP de la Demandante.
En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante ha presentado indicios razonables que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
La Demandada apunta que la Demandante argumenta que no existía ningun tipo de actividad comercial en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app>. Sin embargo, el Experto toma nota que la Demanda incluye un argumento, formulado con carácter subsidiario, que la Demandada utilizaba los nombres de dominio en disputa con fines de lucro, y las pruebas anexadas a la Demanda demuestran la presencia prominente de publicidad para “amazon.es” en el sitio web en cuestión. La Demandada confirma en las pruebas anexadas al Escrito de Contestación que ella utilizaba Amazon como afiliado para obtener ingresos con el fin de mantener su sitio web.
La Demandada alega que, la parte operativa del nombre de dominio en disputa <comunidad.app> estando compuesto de una única palabra del diccionario español, la Demandante no tiene ningún poder sobre la misma. Sin embargo, la Demandada no demuestra que este nombre de dominio en disputa se utiliza de una manera relacionada con el sentido de su definición en el diccionario. El Experto no considera que la correspondencia entre un nombre de dominio y una palabra del diccionario por sí sola sea suficiente para fundamentar un derecho o interés legítimo a los fines del segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.10.
En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandada no ha refutado lo afirmado por la Demandante. En consecuencia, el Experto declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.
El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La segunda, la tercera y la cuarta circunstancias son las siguientes:
ii) [el demandado] ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando [el demandado] haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) [el demandado] ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, [el demandado] ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El nombre de dominio en disputa <comunidad.app> se registró el 8 de mayo de 2018. En aquel entonces, la Demandante sólo tenía registrada la marca TU COMUNIDAD.COM EL PORTAL DE TU COMUNIDAD, respecto de la cual este nombre de dominio en disputa no es confusamente similar por las razones ya expuestas en la Sección 6.2A de la presente Decisión. Aunque el nombre de dominio en disputa <comunidad.app> es confusamente similar con respecto a la marca TUCOMUNIDAD, se registró dos años y medio antes que ésta. En esta circunstancia, los expertos no suelen constatar mala fe por parte de un demandado. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.8.1. Sin perjuicio de ello, el Experto ha tomado nota de las circunstancias específicas de esta disputa. La Demandante ya había iniciado su proyecto en 2016, que operaba mediante el sitio web asociado al nombre de dominio <tucomunidad.com> y en relación con su primera marca que incorporaba la totalidad de tal nombre de dominio. La Demandante no presentó una solicitud para la marca mixta TUCOMUNIDAD hasta 2020, dos años después del registro del nombre de dominio en disputa <comunidad.app> por parte de la Demandada. En este escenario, el Experto no considera que la Demandada registró este nombre de dominio en disputa en 2018 en previsión de eventuales derechos de la Demandante sobre la marca mixta TUCOMUNIDAD. Asimismo, si bien la Demandada registró los nombres de dominio en disputa <comunidad.app> y <tucomunidad.app> en el mismo día (8 de mayo de 2018), el Experto nota la ausencia de la sílaba “tu” en el nombre de dominio en disputa <comunidad.app> lo que aleja al mismo de la marca TUCOMUNIDAD de la Demandante, y da lugar a un nombre de dominio que en su segundo nivel se compone únicamente del término de diccionario “comunidad”.
El Experto concluye que la Demandante no ha demostrado que el nombre de dominio en disputa <comunidad.app> ha sido registrado de mala fe; por ende, no es necesario evaluar si el mismo se utiliza de mala fe.
Los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> fueron adquiridos por la Demandada WESN International SAS en 2021, cuando las cuatro marcas de la Demandante ya estaban registradas y la Demandada tenía conocimiento de todas. En todo caso, cuando la Demandada Administrâpolis, S.L. registró estos nombres de dominio en disputa en 2018 y 2020, respectivamente, ya tenía conocimiento de una marca similar de la Demandante. La propia Demandada confirma que, al momento del registro inicial del nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> en 2018, era plenamente consciente de la marca TUCOMUNIDAD.COM EL PORTAL DE TU COMUNIDAD, respecto de la cual el Experto considera este nombre de dominio confusamente similar por las razones expuestas en la Sección 6.2A de la presente Decisión. Por otro lado, consta que el nombre de dominio en disputa <tucomunid.app> se registró cinco meses después de la presentación de la solicitud de la marca TUCOMUNIDAPP por parte de la Demandante, aunque tres semanas antes del registro de la misma. La marca contiene una palabra inventada a la cual este nombre de dominio es casi idéntico, salvo que la marca no contiene el punto. El Experto considera que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa <tucomunid.app> inicialmente en previsión de eventuales derechos de la Demandante sobre la marca mixta TUCOMUNIDAPP. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.8.2.
La Demandante argumenta que la Demandada ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente. La Demandante sostiene que el dominio de primer nivel “.app” tiene determinada relevancia para su negocio pues se dedica a comercializar aplicaciones. El Experto toma nota que los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> impiden que las marcas TUCOMUNIDAD y TUCOMUNIDAPP se reflejen, respectivamente, de distintas maneras en este dominio de primer nivel (es decir, una marca dentro del elemento de segundo nivel y la otra abarcando el punto). La Demandante ofrece una aplicación llamada “Tucomunidapp” pero no consta en el expediente que ofrezca una aplicación llamada TUCOMUNIDAD que correspondería al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app>. En todo caso, la Demandante no ha demostrado que la Demandada haya desarrollado una conducta de la misma índole que el registro de un nombre de dominio a fin de impedir que el titular de una marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente; las pruebas sólo demuestran que la Demandada solicitó el registro de una marca respecto de la cual la Demandante formuló una oposición. Por ende, el Experto considera que no están reunidas las circunstancias del párrafo 4(b)(ii) de la Política.
La Demandante argumenta también que la Demandada ha registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor. El Experto acepta que las Partes son competidores, ya que ambas son proveedores de servicios para administradores en el sector inmobiliario. Sin embargo, la Demandante no explica cómo el sitio web de la Demandada perturbaba o podría haber perturbado su actividad comercial, salvo que impedía que reflejara una marca en el dominio de primer nivel “.app”, o desviaba a usuarios de Internet, ambas circunstancias que el Experto evalúa separadamente. Por ende, el Experto considera que no están reunidas las circunstancias del párrafo 4(b)(iii) de la Política.
En último lugar y de manera subsidiaria, la Demandante argumenta que, al utilizar los nombres de dominio en disputa, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web. Según las pruebas presentadas por las Partes, el sitio web titulado “Tucomunidadapp” publicaba noticias e informaciones para administradores y propietarios de edificios. El título es similar al elemento textual de la marca TUCOMUNIDAPP, pero el sitio no mostraba las marcas registradas de la Demandante (las solicitudes de marcas incorporando este título habrían sido presentadas por la Demandante con posterioridad). Aunque el sitio no proveía servicios con pago, sus noticias e informaciones estaban relacionadas con el mismo sector en el cual la Demandante tiene su actividad comercial, que abarca la facilitación del trabajo del administrador de fincas y su relación con los proveedores y propietarios. El sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa <tucomunidad.app> mostraba de forma prominente publicidad para la plataforma de compras “amazon.es”. El nombre de dominio en disputa <tucomunid.app> redirigía a tal sitio. La Demandada confirma que utilizaba Amazon como afiliado para obtener ingresos con el fin de mantener su sitio web. Por ende, el Experto considera que están reunidas las circunstancias del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
El Experto toma nota que la utilización y la titularidad de los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> cambiaron después de la devolución de su control a la Demandada, tras el procedimiento URS y poco antes del inicio del presente procedimiento, y que ahora dirigen o redirigen a una página en blanco sin contenido. La Demandada no sustenta sus afirmaciones con respecto al motivo de estos cambios de utilización y titularidad. De todos modos, los cambios no alteran la conclusión del Experto, si acaso, serían un indicio más de mala fe.
En consecuencia, el Experto concluye que:
- el nombre de dominio en disputa <comunidad.app> no ha sido registrado de mala fe y, por tanto, declara incumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política con respecto a este nombre de dominio en disputa; y
- los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> han sido registrados y se utilizan de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política con respecto a estos dos nombres de dominio en disputa.
Por las razones expuestas:
i. el Experto desestima la Demanda con respecto al nombre de dominio en disputa <comunidad.app>; y
ii. en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <tucomunidad.app> y <tucomunid.app> sean transferidos a la Demandante.
Matthew Kennedy
Experto Único
Fecha: 17 de mayo de 2021
