Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

TOTAL SE contre lanat Jacque

Litige No. D2021-0906

1. Les parties

Le Requérant est TOTAL SE, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est lanat Jacque, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <total-directenergie.net> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par TOTAL SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 mars 2021. En date du 25 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er avril 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 6 avril 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 mai 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mai 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 6 mai 2021, le Centre a transmis une communication aux parties concernant la notification de la plainte et a accordé au Défendeur un délai de cinq jours jusqu'au 11 mai 2021 pour indiquer s'il souhaitait participer à la procédure. Le Défendeur n’a pas transmis de réponse suite à cette communication.

En date du 14 mai 2021, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une Société Européenne, immatriculée en France et dont les actions sont cotées à Paris, France. Présent dans plus de 130 pays, le Requérant est l’une des sociétés pétrolières et gazières majeures dans le monde, jouant également un rôle croissant dans le secteur de l’exploitation de l’énergie solaire. Il exploite en France un réseau de 3,550 stations-service approvisionnant un million de clients par jour, ce qui le place parmi les premiers distributeurs de carburants en France.

Le Requérant est l’associé unique de sa filiale “TOTAL direct energie”, spécialisée dans la distribution d’électricité et de gaz, qui compte plus de quatre millions de clients en France et qui est titulaire du nom de domaine <total.direct-energie.com>, enregistré le 9 novembre 2002.

Le Requérant est titulaire d’un très important portefeuille de marques enregistrées, parmi lesquelles la marque semi-figurative française TOTAL DIRECT ENERGIE, No. 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 (ci-après désignée : “la Marque”).

Le Défendeur est lanat Jacque, dont l’adresse renseignée est située en France.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 22 octobre 2020. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de l’Unité d’enregistrement indiquant que le site était en construction.

A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux ne renvoie pas vers un site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.

Le nom de domaine litigieux contient la Marque.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.

Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.

Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux – Défaut du Défendeur

Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire et prêtant à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur pouvait justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur toutes conclusions qu’elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.

En particulier, le Défendeur, par son défaut, n’a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d’intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu’il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la Marque.

Demeure alors la question de la comparaison entre la Marque d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part. Or, en ce qui concerne l’identité ou la similitude de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, ce dernier reproduit la Marque dans son intégralité, en y insérant un tiret après l’élément distinctif “total” et en accolant les éléments “direct” et “energie”, suivis de l’extension “.net”.

La Commission administrative estime que ces différences ne sauraient conférer un autre sens au nom de domaine litigieux, ni permettre de le distinguer de la Marque.

Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.net”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions UDRP déjà rendues (voir section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

La Commission administrative estime donc que le public en général et les Internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au Requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi c. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE c. PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est généralement admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur ayant délibérément dissimulé son identité, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n’est manifeste de sa part.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.

Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d’une marque dont l’élément distinctif “total” s’est vu reconnaître un caractère notoire par nombre de décisions administratives UDRP (voir par exemple TOTAL SA c. Chikelv Resources, Litige OMPI No. D2017-2179), ne peut être le fruit d’une simple coïncidence. En effet, il n’est pas vraisemblable que le Défendeur, domicilié en France, n’ait pas eu connaissance des droits détenus par le Requérant à tout le moins sur l’élément distinctif “TOTAL” de la Marque, compte-tenu de sa notoriété.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère hautement improbable qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque, et estime qu’il a par conséquent enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par ailleurs, la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi.

Il est établi que le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053et Westdev Limited c. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).

En outre, l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.

Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres, et qu’enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie …”, peut être constitutif de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement le nom de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <total-directenergie.net> soit transféré au Requérant.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 24 mai 2021