La Ricorrente è Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Svizzera, rappresentato da GriffeShield S.r.l., Italia.
Il Resistente è Mirko Caroli, I-do Srl, Italia.
Il nome a dominio contestato <acquatetrapack.com> è registrato presso la società Register SPA (il “Registrar”).
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 7 giugno 2021 via email. Il 8 giugno 2021, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 10 giugno 2021, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stato rivelata l’identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un’email alla Ricorrente il 10 giugno 2021 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio contestato rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. La Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 15 giugno 2021.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 16 giugno 2021, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 6 luglio 2021. Il Resistente ha inviato due emails al Centro il 12 giugno 2021 e il 15 giugno 2021. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 15 Iuglio 2021, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 22 luglio 2021, Tobias Malte Müller quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
Il 4 agosto 2021 il Resistente ha inviato un’email di ritardo per quanto il Collegio ha deciso di non considerare informale Risposta.
In ogni caso, questa informale Risposta non cambia il resultato de la decisione.
La Ricorrente è una società con sede in Svizzera e fa parte del gruppo Tetra Laval che è costituito da tre gruppi industriali indipendenti: Tetra Pak, DeLaval e Sidel Group. Il Gruppo Tetra Pak è riconosciuto nello sviluppo, nella produzione, nella vendita di attrezzature e impianti di lavorazione per la produzione, il confezionamento e la distribuzione di alimenti e accessori. Infine, conta oltre 25.000 dipendenti ed è operativo in più di 160 paesi in tutto il mondo, inclusa l’Italia dal 1965.
La Ricorrente è proprietaria di un ampio portafoglio di marchi registrati per segni che consistono o includono il termine TETRA PAK e invoca tra le altre la registrazione del marchio dell’Unione Europea verbale nro. 1202522, registrata il 2 ottobre 2000 per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 32, 33, e 37.
Secondo la risposta di verifica del Registrar, il nome a dominio contestato è stato registrato il 27 giugno 2019. Inoltre, il contratto di registrazione è stato concluso in lingua italiana.
Il nome a dominio contestato risolve sul sito web dove il Resistente offre confezioni per l'acqua “MI ACQUA”con referrimento al marchio del Ricorrente.
Le argomentazioni in fatto e in diritto presentate dal Ricorrente possono essere riassunte come segue:
In primo luogo, la Ricorrente sottolinea che il nome a dominio contestato <acquatetrapack.com> è estremamente simile e confondibile con il marchio TETRA PAK, poiché incorpora in toto il noto marchio TETRA PAK in combinazione con il termine descrittivo italiano “acqua”; l’aggiunta della lettera “c” (i.e. PACK) nel nome a dominio contestato rappresenta un tipico errore di ortografia non idoneo a fornire una distinzione sufficiente dal marchio della Ricorrente.
La Ricorrente afferma in secondo luogo che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. In particolare, il Resistente non è affiliato od associato alla Ricorrente in alcun modo, né licenziatario od altrimenti autorizzato a utilizzare il marchio TETRA PAK in connessione con un sito Web o per qualsiasi altro scopo. Inoltre, il Resistente non utilizza né ha utilizzato il nome a dominio contestato in relazione ad alcuna offerta in buona fede di beni o servizi, neppure è generalmente conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale tramite il nome a dominio contestato e non ha acquisito alcun diritto sul marchio. Infine, il Resistente non è mai stato un rivenditore autorizzato, o fornitore di servizi, o licenziatario, o distributore della Ricorrente, perché la Ricorrente non rilascia autorizzazione alcuna ai soggetti sopra citati per l’utilizzo dei marchi nell’ambito della promozione di prodotti e servizi.
Infine, la Ricorrente afferma in terzo luogo che il Resistente ha registrato ed usa il nome a dominio contestato in malafede. Per la Ricorrente è evidente dalla composizione del nome a dominio nonché dalla rinomanza del marchio TETRA PAK che il Resistente fosse a conoscenza del marchio TETRA PAK al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Il Resistente non avrebbe potuto scegliere o successivamente utilizzare la parola “tetrapack” in combinazione con il termine “acqua” per nessun altro motivo se non per sfruttare la rinomanza del marchio della Ricorrente. Alla luce dell’uso non autorizzato del marchio è evidente che il nome a dominio contestato sia stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di arrecare pregiudizio al Ricorrente creando intenzionalmente un indebito profitto commerciale e sviandone la clientela, sfruttando a proprio vantaggio la rinomanza del marchio TETRA PAK.
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta formale.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.
Poichè il Resistente non ha risposto sostanzialmente al Ricorso della Ricorrente, il Collegio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14(a) e 14(b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel Ricorso dalla Ricorrente che potranno essere considerate dal Collegio, nella sua decisione, come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità.
Ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy, il Ricorrente deve in primo luogo stabilire i diritti in un marchio o marchio di servizio e in secondo luogo stabilire che il nome a dominio contestato è identico o confondibilmente simile a un marchio su cui il Ricorrente ha diritti.
La Ricorrente ha fornito la prova di essere la proprietaria registrata di varie registrazioni di marchi consistenti nell’elemento verbale TETRA PAK, in particolare il marchio dell’Unione Europea verbale No. 1202522, registrato il 2 ottobre 2000 per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 32, 33, e 37. Questo marchio è significativamente precedente alla data di creazione del nome a dominio contestato, che è il 27 giugno 2019.
Precedenti collegi amministrativi UDRP hanno ritenuto che un nome di dominio è confondibilmente simile al marchio del ricorrente quando incorpora tale marchio nella sua interezza (v. F. Hoffmann-La Roche AG v. Jason Barnes, ecnopt, Caso OMPI No. D2015-1305; Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Christian Viola, Caso OMPI No. D2012-2102; Volkswagen AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack, Caso OMPI No. D2015-0070; The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford v. Oxford College for PhD Studies, Caso OMPI No. D2015-0812; Rhino Entertainment Company v. DomainSource.com, Inc., Caso OMPI No. D2006-0968; SurePayroll, Inc. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-0464). Questo Collegio condivide questa opinione e nota che il marchio registrato TETRA PAK della Ricorrente è completamente incluso nel nome a dominio contestato.
La parola “acqua” è un termine del dizionario della lingua italiana. L’aggiunta di un tale termine in un nome a dominio contenente il nome di un marchio non vale ad escludere la confondibilità (v. Liu.Jo S.p.A. v. Xu Wei, Longxin, Caso OMPI No. D2004-0482). Poichè, tra le altre cose, le confezioni della Ricorrente vengono utilizzate anche per confezionare acqua, il Collegio considera che l’indicazione del termine “acqua” all’interno del nome a dominio contestato non vale ad escludere la confondibilità di esso con il marchio della Ricorrente (sezione 1.8 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, 3a edizione (“WIPO Overview 3.0”).
Infine, l’aggiunta della lettera “c” nel nome a dominio non è idonea a fornire una distinzione sufficiente dal marchio della Ricorrente. Infatti, è pacificamente accettato che un nome di dominio è confusamente simile al marchio del ricorrente ai fini del primo elemento, quando consiste in un errore di ortografia comune, ovvio o intenzionale di un marchio (sezione 1.9 della WIPO Overview 3.0). Questo Collegio condivide questa opinione e nota che il marchio registrato del Ricorrente TETRA PAK è completamente incluso nel nome a dominio contestato. Solo una “c” è stata aggiunta all’interno del nome a dominio contestato che non verrà percepita dal pubblico, almeno foneticamente.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato è senz’altro confusamente simili con i marchi della Ricorrente. Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
Ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy, i Ricorrenti devono in secondo luogo provare che il Resistente non abbia diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato.
Il paragrafo 4(c) della Policy contiene una lista non esaustiva di circostanze che, se ritenute provate dal Collegio, dimostrano i diritti o i legittimi interessi del Resistente nel nome a dominio contestato. Secondo l’opinione del Collegio, sulla base delle affermazioni non confutate sopra riportate, la Ricorrente ha fornito una prova prima facie che nessuna di queste circostanze è presente nel caso in questione e, quindi, che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato:
Il Collegio non dispone di alcun elemento che possa portarlo alla conclusione che il Resistente sia comunemente conosciuto con il nome di dominio contestato o che abbia acquisito diritti di marchio ai sensi del paragrafo 4(c)(ii) della Policy. Inoltre, il Collegio non dispone di alcun elemento che possa sostenere che il nome a dominio venga utilizzato in un modo che possa essere considerato un’offerta in buona fede di beni o servizi oppure un legittimo uso non commerciale o equo del nome a dominio contestato, senza l’intento a scopo di lucro di sviare in modo fuorviante i consumatori o di offuscare il marchio o il marchio di servizio in questione nel senso del paragrafo 4(c)(i) e (iii) della Policy. Infine, l’occultamento da parte del Resistente della sua identità dietro un servizio di privacy è anche preso in considerazione, e questo Collegio ritiene che sia molto probabile che il Resistente abbia selezionato il nome a dominio contestato con l’intenzione di trarre vantaggio dal marchio registrato del Ricorrente TETRA PAK registrando un nome a dominio contenente quel marchio con l’intento di attrarre gli utenti di Internet per guadagno commerciale.
È pacificamente accettato che una volta che il Collegio consideri che una prova sia prima facie stata fornita, l’onere dipresentare appropriate prove che dimostrino i suoi diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato incombe sul Resistente. Dal momento che il Resistente nel caso in questione non ha presentato alcun argomento o prova a questo proposito, questo Collegio ritiene che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
Ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, il Ricorrente deve in terzo luogo provare che il Resistente abbia registrato ed usi il nome a dominio contestato in malafede.
Paragrafo 4(b) della Policy prevede che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, una serie non esaustiva di circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio. Una di queste circostanze è che il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
L’uso non autorizzato del marchio effettuato dal Resistente per la promozione commerciale di prodotti e servizi “MI ACQUA” affini a quelli del Ricorrente, nonchè l’utilizzo del marchio del Ricorrente all’interno del sito web, mostrano chiaramente che lo stesso non solo è perfettamente consapevole delle attività e dei marchi registrati dal Ricorrente ma altresì ne sta intenzionalmente facendo un utilizzo commerciale con il precipuo intento di sviare la clientela del Ricorrente a scopo di lucro, oltre che di violarne il marchio registrato. Il Resistente offre infatti confezioni per l'acqua, in una maniera tale da dare l'impressione che le stesse provengano dal Ricorrente.
Il Collegio è dunque convinto che sia stato registrato in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella della Ricorrente.
Inoltre, nel caso di specie, il nome a dominio contestato contiene interamente il marchio anteriore TETRA PAK. Tale marchio esiste da decenni e gode di indubbia rinomanza almeno sul territorio italiano dove è situato il Resistente, come risulta dalla risposta del Registrar. Data la rinomanza dei marchi TETRA PAK, e considerato che tale marchio non corrisponde a nessun nome generico, ma ad un nome di fantasia, non è ipotizzabile che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato per caso. Ciò è tanto più vero se si considera l’accostamento del marchio TETRA PAK con il termine italiano “acqua”, il quale descrive una categoria di prodotti che vengono confezionati nei “TETRA PAK” della Ricorrente.
La registrazione non autorizzata di un nome a dominio identico e confondibilmente simile a dei marchi anteriori di terzi (nella specie della Ricorrente) che godono di rinomanza, non può essere avvenuta in buona fede.
Peraltro, occorre aggiungere che il Collegio non vede alcun uso plausibile da parte del Resistente che possa considerarsi in buona fede, tenendo anche in considerazione che il Resistente non ha ritenuto opportuno inviare alcuna replica formale per presentare un possibile uso in buona fede. Infine, il Collegio nota che il Resistente ha occultato la propria identità dietro un servizio di “privacy”. Tale condotta permette al Collegio di escludere qualsiasi buona fede del Resistente, non solo nella registrazione, ma anche nel’ uso del nome a dominio contestato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene quindi provata anche la terza condizione di cui al paragrafo4(a)(iii) della Policy.
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <acquatetrapack.com>.
Tobias Malte Müller
Membro Unico del Collegio
Data: 5 agosto 2021