Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Naturgy Energy Group, S.A. c. Monica Carbonell Morán, Natergia Instalaciones, S.L.U.
Caso No. D2021-1953
1. Las Partes
La Demandante es Naturgy Energy Group, S.A., España, representada por Herrero & Asociados, España.
La Demandada es Monica Carbonell Morán, Natergia Instalaciones, S.L.U., España.1
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gnaturalfenosa.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es 10dencehispahard, S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2021. El 22 de junio de 2021 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de julio de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 9 de julio de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 12 de julio de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de julio de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de agosto de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de agosto de 2021.
El 14 de julio y el 21 de julio de 2021, el Centro recibió comunicaciones de una persona cuya extensión del correo electrónico era la misma del nombre de dominio en disputa, solicitando no ser incluido en las comunicaciones y diciendo no ser parte en el proceso.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de agosto de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa española, fundada en el año 1943, que opera en el sector energético (gas y electricidad), tanto en España como a nivel internacional. Sus orígenes se remontan al año 1843, pasando por sucesivas fusiones empresariales hasta que en 2009 adquirió la denominación “Gas Natural Fenosa”, y, a partir de 2018, su denominación actual. La Demandante cotiza en el IBEX-35, principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, siendo líder en el sector del gas español (con más de 16 millones de clientes y una cuota de mercado del 69%), cuenta con más de 10.500 trabajadores y unas ventas netas trimestrales durante el primer trimestre de 2021, de 4.681 millones de euros.
La Demandante opera mediante diversas marcas, incluyendo GAS NATURAL, GAS NATURAL FENOSA, UNION FENOSA, NEDGIA y NATURGY, siendo titular de un amplio número de registros marcarios tanto en España y la Unión Europea, como en numerosos países a lo largo de todo el mundo (incluyendo Brasil, México, Chile, Colombia, Malasia, Perú, Argentina, etc.). Son suficientemente representativos para este procedimiento los siguientes:
- Marca Española No. 2925498 GAS NATURAL FENOSA, denominativa, registrada el 2 de agosto de 2010, en las clases 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Marca Española No. 2925504 GAS NATURAL FENOSA, mixta, registrada el 2 de agosto de 2010, en las clases 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Marca de la Unión Europea No. 009202615 GAS NATURAL FENOSA, figurativa, registrada el 10 de diciembre de 2010, en las clases 4, 9, 11, 37, 38, 39, 40 y 42;
- Marca Española No. 3601093 NEDGIA, mixta, registrada el 6 de septiembre de 2016, en las clases 16, 17, 21, 22, 24, 28, 31 y 40; y
- Marca de la Unión Europea No. 015143894 NEDGIA, figurativa, registrada el 11 de agosto de 2016, en las clases 4, 9, 37, 39, 40 y 42.
Decisiones anteriores adoptadas en el marco de la Política han reconocido el carácter renombrado a nivel internacional de la marca GAS NATURAL FENOSA.2
Igualmente, la Demandante es titular (o están bajo su control) de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo <naturgy.com> (registrado el 8 de agosto de 2007), que alberga su página web corporativa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de octubre de 2011 y alberga una página web en español que promociona los servicios de la Demandada Natergia Instalaciones, indicando de forma destacada en su página de inicio que esta empresa es “[…] Instalador y distribuidor exclusivo de Nedgia, antigua Gas Natural Fenosa”. Esta página web contiene en la parte superior izquierda de su encabezamiento la denominación “Natergia Instalaciones” en letras de color amarillo, acompañada de un logo semicircular de color azul, incluyendo entre sus secciones una titulada “¿Qué es NEDGIA?”. En la sección titulada “Nosotros” se indica:
“Natergia Instalaciones es una empresa con amplia trayectoria en el sector de la climatización. Formada por un equipo de personas altamente cualificadas, nuestro objetivo es innovar constantemente a favor del consumidor, asesorando para facilitar la elección del producto más adecuado a sus necesidades.
Con una experiencia de más de 10 años, seguiremos avanzando hacia las nuevas tecnologías, aplicando el criterio para crear un mundo mejor con energías renovables, no contaminantes y de alta eficiencia.
Empresa colaboradora de Nedgia, antigua Gas Natural Fenosa.”
Tras este texto, se incluye la marca de la Demandante NEDGIA, con su logo característico, sobre la indicación “Grupo Gas Natural Fenosa”, y, debajo de ésta, se muestra una imagen rotativa con varias marcas del sector electrodoméstico (de aire acondicionado y calefacción) precedida de la indicación “marcas con las que trabajamos”.
En el pie de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, junto al nombre de la Demandada Natergia Instalaciones y su logo (igual al indicado en el encabezamiento), se indica “empresa colaboradora de” incluyendo, a continuación, la marca figurativa de la Demandante NEDGIA sobre la expresión “Grupo Gas Natural Fenosa”. En el pie de la página se contienen así mismo los datos de contacto (dirección, teléfono y plano de situación) de la Demandada Natergia Instalaciones.
El 1 de marzo de 2021, la Demandante remitió un requerimiento a la Demandada Natergia Instalaciones, y, seguidamente, las Partes mantuvieron correspondencia mediante varios correos electrónico, sin que alcanzasen una solución amistosa.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
El nombre de dominio en disputa reproduce los términos principales de la marca GAS NATURAL FENOSA, generando confusión para aprovechar el renombre de la Demandante y de sus marcas. El dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) se considera un requisito de registro estándar, que no se tiene en cuenta en el examen del primer elemento de la Política.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, no existiendo relación alguna entre las Partes. La Demandada no tiene derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las denominaciones “gas natural fenosa” ni “nedgia”, no goza de licencia o autorización para el uso de las marcas de la Demandante, ni es distribuidor o comercializador autorizado. La Demandada intenta aprovecharse de la reputación de la Demandante, tratando de vincularse a ella, cuando no tienen relación alguna.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, vulnerando sus derechos exclusivos, e intentando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web de la Demandada, tratando de aprovecharse del renombre de la Demandante y de sus marcas. El contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa demuestra la mala fe de la Demandada, ya que hace referencia a la Demandante e incluye sus marcas, sin autorización ni motivo legitimo alguno.
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política, así como varias secciones de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), que considera aplicables al caso, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, en las comunicaciones electrónicas remitidas desde una dirección de correo electrónico conectada al nombre de dominio en disputa se señaló entre otros que:
“En el caso que nos demandan, nosotros no somos los dueños de este dominio y pagamos una cuota cada mes a una empresa que lo tiene registrado.
(gnaturalfenosa) no tiene nada que ver con GAS NATURAL FENOSA.
De igual manera, que lo hubieran registrado y comprado como ha hecho Nedgia con todos sus correos electrónicos.
La denúncia no da lugar al aprovechamiento de la marca, si no al hecho de que vendemos instalaciones de Gas Natural.”
6. Debate y conclusiones
La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ostenta derechos, entre otras, sobre las marcas GAS NATURAL FENOSA y NEDGIA, tanto como resultado de sus registros marcarios, como debido a su uso continuado en el tiempo de estas marcas, en el mercado nacional español y a nivel internacional.
La marca GAS NATURAL FENOSA, se reproduce de forma abreviada en el nombre de dominio en disputa, incluyendo la letra inicial de la palabra “gas”, es decir, la letra “g”, en lugar de la palabra completa. La marca GAS NATURAL FENOSA es reconocible en el nombre de dominio en disputa, y el gTLD “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a esta marca de la Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, correspondiendo a ésta la carga de refutar tales evidencias, acreditando la existencia de alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4 (c) de la Política, u otras análogas que pudieran justificar la existencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.
El Experto ha comprobado que el nombre de dominio en disputa se encuentra ligado a una página web en la que se promocionan servicios de instalación y mantenimiento de instalaciones de gas y climatización, incluyendo, en diversas de sus secciones, de forma destacada, diversas referencias a las marcas de la Demandante GAS NATURAL FENOSA y NEDGIA, y atribuyéndose el titular de esta página el carácter de colaborador, instalador o distribuidor exclusivo de la Demandante, con expresiones tales como “instalador y distribuidor exclusivo de Nedgia, antigua Gas Natural Fenosa” o “empresa colaboradora de Nedgia, antigua Gas Natural Fenosa”.
La Demandante ha alegado su falta total de vinculación con la Demandada, y la Demandada no ha contestado a la Demanda ni al requerimiento previo realizado por la Demandante, no habiendo aportado ninguna evidencia que pueda sustentar el alegado carácter de colaborador, instalador y distribuidor exclusivo, ni ningún tipo de derechos o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. La Demandada, lejos de reaccionar justificando su actuación y su carácter (según se indica en su sitio web) de “instalador y distribuidor exclusivo”, no ha contestado a la Demanda, ni aportado evidencia alguna.
El Experto considera que, si como mostraba en su página web, la Demandada fuera en realidad “instalador y distribuidor exclusivo” de las marcas de la Demandante, le hubiera sido fácil verificar esta circunstancia mediante la simple aportación al presente procedimiento de la documentación pertinente en relación a la misma. Por ello, en atención a las circunstancias cumulativas de este caso, el Experto considera que, como afirma la Demandante y no ha desvirtuado mediante ninguna evidencia la Demandada, esta última no es colaboradora, instaladora y distribuidora autorizada o exclusiva de las marcas de la Demandante, no estando autorizada para usar estas marcas, contrariamente a lo que parecería desprenderse de la página web a la que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que todas estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para generar un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página web a la se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa, está vinculada o está autorizada por la Demandante.
Es posible, como se señalaba en las comunicaciones electrónicas remitidas desde una dirección de correo electrónico conectada al nombre de dominio en disputa, que el nombre de dominio en disputa se utilice para la venta de instalaciones de “Gas Natural” (ya sea en relación con los productos de la Demandante o de terceros). Sin embargo, este hecho por sí sólo no sería suficiente para dar lugar a derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, a la vista de la composición y el uso que se hace del mismo. En casos similares al que nos ocupa, cuando se alega la existencia de un uso nominativo legítimo de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política han definido los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 (el llamado “Oki Data test”). Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Básicamente, es preciso que concurran los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(iii) que se indique en la página web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
(iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.
A juicio del Experto, no concurren en el caso que nos ocupa tales requisitos cumulativos. En especial es de destacar la presencia prominente del logo y marca NEDGIA y la alusión a la Demandante y su marca GAS NATURAL FENOSA en varias secciones de la página web de la Demandada, junto con la indicación confusa de su alegado carácter de colaborador, instalador y distribuidor exclusivo, generando una asociación con la Demandante, en lugar de indicar su falta de relación con ésta, así como la promoción en la misma página web de productos de distintas marcas no relacionadas con la Demandante.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El renombre de la marca GAS NATURAL FENOSA y de la Demandante (con más de 175 años de presencia en el sector energético), y el contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa, claramente indican, a juicio del Experto, que la Demandada conocía la existencia de la Demandante y de sus marcas cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, apuntando claramente a éstas, con la intención probable de generar un riesgo de confusión o de asociación para aumentar el tráfico de su página web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. En este sentido, por ejemplo, en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, ante la pregunta “¿Qué es NEDGIA?” se indica a continuación “Somos la compañía del grupo Naturgy líder en la actividad de distribución de gas natural en España, donde operamos a través de once compañías distribuidoras en la mayoría de las comunidades autónomas”. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que se encuentra asociado, corroboran esta conclusión.
También llama la atención y corrobora la existencia de mala fe en la Demandada, a juicio del Experto, su propia reacción ante el requerimiento previo a la Demanda y ante la notificación de la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación (y sin que las comunicaciones remitidas por la cuenta de correo electrónico asociada al nombre de dominio en disputa permitan justificar a los efectos de la Política el registro y uso del nombre de dominio en disputa), si bien, de ser cierto, el alegado carácter de “instalador y distribuidor exclusivo” y de “colaborador” que parece desprenderse de la página web a la que se dirige el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, podría haber sido fácilmente justificado.
Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio del Experto, concluir que la Demandada ha actuado de mala fe respecto al registro y uso del nombre de dominio en disputa, apuntando a la Demandante y a sus marcas, con la intención de generar confusión y asociación, para aumentar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <gnaturalfenosa.com> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 20 de agosto de 2021
1 Natergia Instalaciones, S.L.U. se indica como titular de la página web que alberga el nombre de dominio en disputa, siendo la Sra. Monica Carbonell Morán la persona titular del nombre de dominio en disputa según los datos revelados por el Registrador. En esta decisión, se considera a ambas como Demandadas, haciendo referencia a ambas de forma conjunta como “la Demandada”, salvo que se especifique de forma concreta la referencia a una u otra, en algún supuesto concreto, como “la Demandada Natergia Instalaciones” o “la Demandada Sra. Carbonell” respectivamente.
2 Véase Gas Natural SDG, S.A. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Hafiz Mujtaba, Caso OMPI No. D2018-0312; y GAS Natural SDG, S.A. v. Super Dude, Caso OMPI No. D2018-0595.