Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Benda Bili contre François Joseph de Boissieu

Litige No. D2021-2248

1. Les parties

Le Requérant est Benda Bili, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est François Joseph de Boissieu, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Benda Bili auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 juillet 2021. En date du 12 juillet 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juillet 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juillet 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 juillet 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 juillet 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 août 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 août 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 août 2021, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérante Benda Bili est une société d’origine française spécialisée dans les collections de prêt-à-porter et d’accessoires pour femme et exerçant sous le nom commercial “sézane”, contraction du prénom et du nom de la fondatrice de la société requérante.

Le Requérante est titulaire de plusieurs marques françaises et internationales contenant le terme “sézane” :

‪- Marque internationale SÉZANE, n° 1170876, enregistrée le 3 juin 2013;
- Marque internationale SÉZANE n° 1312614, enregistrée le 21 janvier 2016;
- Marque française SÉZANE, n° 3933287, enregistrée le 10 juillet 2012.

La Requérante est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque SÉZANE notamment le nom de domaine <sezane.com> enregistré le 2 avril 2003.

Le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> a été enregistré le 1 octobre 2019 et est proposé à la vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement de droits sur la marque SÉZANE antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> constitue une reproduction identique de sa marque SÉZANE et prête à confusion avec la marque SÉZANE et qu’il est établi “qu’un ‪un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. ‪Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888.

Le Requérant rappelle aussi que‪ les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) sont ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de ‪la similarité.

‪Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque SÉZANE du Requérant au point de prêter à confusion.

Le Requérant soutient également que le nom de domaine litigieux est proposé à la vente pour un montant de 2,500 EUR et que par conséquence le Défendeur a délibérément enregistré le nom de domaine <sezane.fashion> dans l’unique but de le revendre à un tiers et d’obtenir un gain financier. En outre, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) (i) des Principes directeurs.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que :

- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;
- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
- le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant les termes “sézane”.

La marque SÉZANE constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’ajout de l’extension « fashion » ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les marques du Requérant.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> est fortement similaire à la marque SÉZANE. Conformément à la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, (“Synthèse de l’OMPI version 3.0”), l’ extension “.fashion”, purement descriptive et se référant au secteur de la mode, et nécessaire pour l’enregistrement des noms de domaine, est généralement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0.

De plus, il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le requérant a des droits.

Bien évidemment, la marque SÉZANE constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’ajout de l’extension “.fashion” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Par conséquent, dès lors que la marque SÉZANE est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion certain et évident avec ses marques et dénominations commerciales.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> enregistré par le Défendeur est très fortement similaire à la marque antérieure SÉZANE protégée par des droits de propriété intellectuelle, au point de prêter fortement à confusion avec cette dernière.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe (a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine reprenant la marque SÉZANE.

Dans des circonstances similaires, des commissions administratives ont décidé que le Défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en cause.

De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime.

Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services (Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No. D2016-2489 “Il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services”).

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

En l’occurrence, la Commission administrative relève que :

- les marques invoquées par le Requérant sont largement antérieures au nom de domaine litigieux et participent à identifier un acteur important dans le domaine du prêt à porter féminin;

- la marque SÉZANE est distinctive;

- le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque SÉZANE invoquée par le Requérant.

La Commission administrative relève que le site Web vers lequel dirige le nom de domaine litigieux comprend un lien mettant en vente le nom de domaine litigieux. A cet égard, les commissions administratives précédentes ont jugé que l’existence d’une offre de vente au public d’un nom de domaine sur le site web vers lequel il dirige est un indice de mauvaise foi dans le chef du défendeur (voir Bayerische Motoren Werke AG c. (This Domain is for Sale) Joshuathan Investments, Inc., Litige OMPI No. D2002-0787; Ferrari S.p.A c. Allen Ginsberg, Litige OMPI No. D2002-0033).

L’offre de vente pour un montant de 2,500 EUR est un indice de mauvaise foi qui démontre que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <sezane.fashion> dans l’unique but de le revendre à un tiers et d’obtenir un gain financier au sens du paragraphe 4(a)(iii) (i) des Principes directeurs.

La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sezane.fashion> soit transféré au Requérant.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 18 août 2021