WIPO Arbitration and Mediation Center

Rozstrzygnięcie Zespołu Orzekającego

Scandia Cosmetics S.A. Przeciwko Secret Soap Store Franchising sp. z o.o., Wojciech Smoliński

Sygnatura akt: D2021-3376

1. Strony

Powodem jest Scandia Cosmetics Spółka Akcyjna, Polska, reprezentowana przez Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp.k., Polska.

Pozwanym jest Wojciech Smolinski, Polska oraz Secret Soap Store Franchising sp. z o.o., Polska, reprezentowani przez Kancelarię Adwokacką Radosław Misztal, Polska.

2. Nazwa domeny oraz rejestrator

Przedmiotem sporu jest nazwa domeny <secret-soap.com> („Nazwa Domeny”) zarejestrowana przez Key‑Systems GmbH („Rejestrator”).

3. Przebieg postępowania

Pozew został wniesiony w języku angielskim do Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Centrum”) w dniu 11 października 2021 r. („Pozew”). W dniu 12 października 2021 r. Centrum przesłało pocztą elektroniczną do Rejestratora prośbę o weryfikację Nazwy Domeny w rejestrze.

W dniu 13 października 2021 r. Centrum uzyskało od Rejestratora drogą mailową odpowiedź odnośnie weryfikacji, zgodnie z którą dane rejestrującego oraz jego informacje kontaktowe nieznacznie różniły się od danych Pozwanego oraz jego informacji kontaktowych zawartych w Pozwie. W dniu 21 października 2021 r. Centrum wysłało do Powoda drogą mailową informacje dotyczące rejestrującego oraz dane kontaktowe przekazane przez Rejestratora oraz wezwało Powoda do wniesienia zaktualizowanego Pozwu. Powód wniósł zaktualizowany Pozew w dniu 26 października 2021 r.

W dniu 22 października 2021 r. Centrum wysłało do Stron wiadomość e-mail w języku angielskim i polskim dotyczącą języka postępowania. W dniu 25 października 2021 r. Powód potwierdził swój wniosek zawarty w Pozwie, aby językiem postępowania był język polski. Pozwany nie zgłosił uwag dotyczących języka postępowania. W dniu 3 listopada 2021 r. Centrum postanowiło, że Odpowiedź na Pozew może zostać złożona w języku polskim lub angielskim, a ponadto w sprawie zostanie wyznaczony zespół orzekający władający oboma językami, jeśli taki będzie dostępny.

Centrum dokonało weryfikacji Pozwu i uznało, że spełnia on wymogi formalne określone w Jednolitej Polityce Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen („Polityka” lub „UDRP”), Regulaminie dla Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów („Regulamin”) oraz Regulaminie Dodatkowym WIPO do Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen („Regulamin Dodatkowy”).

Zgodnie z paragrafem 2 i 4 Regulaminu, Centrum oficjalnie zawiadomiło Pozwanego w języku polskim i angielskim o Pozwie i postępowanie rozpoczęło się w dniu 3 listopada 2021 r. Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu, terminem do złożenia Odpowiedzi na Pozew był dzień 23 listopada 2021 r. W dniu 23 listopada 2021 r. Pozwany złożył wniosek o przedłużenie terminu do złożenia Odpowiedzi na Pozew do dnia 27 listopada 2021 r. W dniu 29 listopada Centrum poinformowało o przedłużeniu terminu do złożenia Odpowiedzi na Pozew do dnia 27 listopada 2021 r. Pozwany przesłał Odpowiedź na Pozew w języku polskim pocztą elektroniczną w dniu 27 listopada 2021 r.

Centrum powołało Piotra Nowaczyka jako jedynego członka Zespołu Orzekającego w sprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. Zespół Orzekający został powołany zgodnie z obowiązującą procedurą. Piotr Nowaczyk złożył oświadczenie o przyjęciu powołania oraz oświadczenie o bezstronności i niezawisłości wymagane przez Centrum w celu zapewnienia spełnienia warunku z paragrafu 7 Regulaminu.

4. Stan faktyczny

Scandia Cosmetics S.A., Powód w niniejszym postępowaniu, jest polską firmą produkującą od ponad 30 lat kosmetyki naturalne. Powód produkuje kosmetyki naturalne zarówno pod własnymi markami, jak i świadczy usługi w zakresie produkcji i sprzedaży kosmetyków na rzecz podmiotów trzecich. Powód wskazał, że w 2008 r. w ramach struktury przedsiębiorstwa powstała marka kosmetyków naturalnych THE SECRET SOAP STORE.

Pozwany jest polską firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą kosmetyków naturalnych, w tym kosmetyków pod marką THE SECRET SOAP STORE, prowadzoną za pośrednictwem Nazwy Domeny. Spółka została zarejestrowana w dniu 17 maja 2013 r. Jej udziałowcy to Monika Kosieniak-Stawowiak („MKS”) oraz Wojciech Smoliński. MKS jest również prezesem zarządu Pozwanego.

MKS była zatrudniona przez Powoda na podstawie umowy o pracę od dnia 16 lipca 2007 r. na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaż, a od dnia 1 stycznia 2008 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego. Zgodnie z twierdzeniem Powoda, do obowiązków MKS należało m.in. kreowanie marki THE SECRET SOAP STORE i jej sprzedaży.

Opracowanie projektu graficznego znaku THE SECRET SOAP STORE zostało stworzone przez grafika Piotra Zacnego na podstawie umowy o dzieło z dnia 2 czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich („Umowa”). Umowa ta została zawarta przez MKS.

W dniu 9 października 2009 r. Powód zarejestrował domeny <secret-soap.pl> i <secretsoap.pl>.

W dniu 25 lutego 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UPRP”) udzielił na rzecz The Secret Soap Store Monika Kosieniak-Stawowiak, jednoosobowej działalności gospodarczej wykonywanej przez MKS, prawa do następującego znaku towarowego (słowno-graficznego) o numerze R.235576 („Polski Znak Towarowy”):

Następnie, w dniu 2 sierpnia 2013 r. następujący znak towarowy (słowno-graficzny) o numerze 011447001 został zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) na rzecz The Secret Soap Store Monika Kosieniak-Stawowiak („Znak Towarowy UE”):

Polski Znak Towarowy oraz Znak Towarowy UE zwane są dalej łącznie „Znakiem Towarowym 1”.

W dniu 17 grudnia 2013 r. Pozwany zarejestrował Nazwę Domeny w celu sprzedaży online kosmetyków naturalnych oznaczonych Znakiem Towarowym 1.

W dniu 20 listopada 2015 r. domeny Powoda <secret-soap.pl> i <secretsoap.pl> zostały przeniesione na MKS.

W dniu 25 maja 2018 r. Powód zawarł z grafikiem Piotrem Zacnym umowę, na mocy której strony potwierdziły, że Powód zlecił w 2008 r. Piotrowi Zacnemu wykonanie projektu znaku THE SECRET SOAP STORE. Osobą zlecającą wykonanie tego projektu w imieniu Powoda była MKS. Następnie, na żądanie MKS, Piotr Zacny podpisał Umowę wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do powyższego znaku na rzecz MKS. Umowa ta została przez Piotra Zacnego podpisana w związku z realizacją zlecenia na rzecz Powoda.

W dniu 4 grudnia 2020 r. UPRP wydał decyzję, w której na wniosek Powoda, unieważnił Polski Znak Towarowy.

UPRP stwierdził, że Polski Znak Towarowy został zarejestrowany w złej wierze („Decyzja UPRP”). Zgodnie z twierdzeniem Pozwanego, decyzja ta została przez Pozwanego zaskarżona. Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2020 r. EUIPO wydało decyzję, w której na wniosek Powoda unieważnił Znak Towarowy UE („Decyzja EUIPO”). EUIPO stwierdził, że Znak Towarowy UE również został zarejestrowany w złej wierze.

W dniu 16 lutego 2021 r. UPRP udzielił Powodowi prawa do następującego znaku towarowego (słowno-graficznego) o nr R.340421 („Znak Towarowy 2”).

Na dzień wydania niniejszej Decyzji Nazwa Domeny zawiera przekierowanie do domeny <soapfriends.eu>, z którą powiązany jest sklep internetowy Pozwanego oferujący kosmetyki naturalne oznaczone znakiem THE SECRET SOAP STORE.

5. Twierdzenia Stron

A. Powód

Powód wnosi o przeniesienie Nazwy Domeny na Skarżącego. W uzasadnieniu Powód wskazuje, że każdy z trzech elementów określonych w par. 4 lit. a) Polityki jest w niniejszej sprawie spełniony.

Po pierwsze, Powód twierdzi, że Nazwa Domeny jest identyczna albo myląco podobna do znaku towarowego, do którego Powód jest uprawniony.

Powód wskazuje, że marka THE SECRET SOAP STORE powstała w 2008 r. w ramach struktury organizacyjnej Powoda. Najbardziej charakterystycznym elementem marki jest oznaczenie słowno-graficzne THE SECRET SOAP STORE, używane przez Powoda od 2009 r.

MKS była w latach 2007 – 2017 zatrudniona przez Powoda. Do zakresu jej obowiązków należało zarządzanie przedsiębiorstwem Powoda i jego marketingu, w tym stworzenie i promocję marki THE SECRET SOAP STORE. MKS zawarła więc Umowę w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych względem Powoda. Następnie, MKS dokonała rejestracji Znaku Towarowego 1 własnym imieniu i na własną rzecz, pomimo świadomości, że to Powód miał wyłączne prawa do oznaczenia słowno-graficznego THE SECRET SOAP STORE. Powód podnosi, że MKS nie poinformowała go o rejestracji Znaku Towarowego 1 we własnym imieniu i na własną rzecz. Do 2017 r. Powód był przekonany, że Znak Towarowy 1 został zarejestrowany w imieniu i na rzecz Powoda. Przez cały ten okres Powód działał w zaufaniu do MKS.

Powód twierdzi dalej, że w trakcie swojego zatrudnienia, MKS prowadziła za zgodą Powoda indywidualną działalność gospodarczą obejmującą m. in. marketing produktów Powoda. W tym celu MKS otworzyła sklepy stacjonarne w Polsce, w których sprzedawała produkty zakupione od Powoda. Następnie, MKS stała się udziałowcem kilku spółek kapitałowych, w tym Pozwanego, które prowadziły sprzedaż produktów pod marką THE SECRET SOAP STORE. Współpraca z Powodem zaczęła się jednak pogarszać w związku z zaległościami podmiotów związanych z MKS w płatnościach za produkty zamówione od Powoda. W konsekwencji, Powód rozwiązał stosunek pracy z MKS w 2017 r. Obecnie wspólnym mianownikiem pomiędzy Stronami pozostaje nieruchomość, na której zarówno Powód, jak i MKS prowadzą konkurencyjną działalność gospodarczą.

Na przestrzeni lat Powód podjął szereg działań mających na celu odzyskanie pełni praw do znaku THE SECRET SOAP STORE. W wyniku tych działań, Znak Towarowy 1 został unieważniony przez UPRP oraz EUIPO. Następnie, Powód dokonał rejestracji Znaku Towarowego 2.

Podsumowując, w ocenie Powoda Nazwa Domeny jest wystarczająco podobna do Znaku Towarowego 2, do którego uprawniony jest Powód w celu ustalenia zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4(a)(i) Polityki.

Po drugie, Powód twierdzi, że Pozwany nie ma ani praw, ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do Nazwy Domeny.

W uzasadnieniu Powód wskazuje, że Pozwany zarejestrował Nazwę Domeny w dniu 17 grudnia 2013 r., podczas kiedy prawa ze znaku THE SECRET SOAP STORE powinny przysługiwać wyłącznie Powodowi. Powód nie upoważnił Pozwanego w żadnej formie do używania Znaku Towarowego 2. Pozwany wciąż posługuje się w swojej działalności Znakiem Towarowym 2 i sprzedaje towary identyczne z oferowanymi przez Powoda. Pozwany poprzez swoje działania wprowadza konsumentów w błąd sugerując, że jest właścicielem i producentem kosmetyków oznaczonym Znakiem Towarowym 2. W ocenie Powoda od samego początku swojej działalności Pozwany działał z intencją i świadomością wyrządzenia Powodowi szkody.

Po trzecie, Skarżący twierdzi, że Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Powód raz jeszcze podnosi, że Pozwany dokonał rejestracji Nazwy Domeny w trakcie trwania umowy o pracę MKS z pełną świadomością praw Powoda do znaku THE SECRET SOAP STORE i intencją prowadzenia działalności konkurencyjnej na szkodę Powoda.

B. Pozwany

Pozwany nie wyraża zgody na żądanie Powódki w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu Pozwany podnosi, że pomysłodawcą znaku THE SECRET SOAP STORE i podmiotem praw z tego znaku na podstawie Umowy była MKS. Zakres obowiązków MKS w strukturze organizacyjnej Powoda nie obejmował tworzenia i opracowywania nazw produktów oraz tworzenia znaków graficznych. MKS dokonywała tych czynności w czasie wolnym.

Od 15 listopada 2009 r. MKS rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której używała znaku THE SECRET SOAP STORE, w szczególności w ramach współpracy z Powodem, któremu zlecała produkcję produktów z tym oznaczeniem. MKS następnie sprzedawała te produkty w ramach własnej działalności gospodarczej, a od 2013 r. w ramach działalności Pozwanego. Powód nie kwestionował uprawnień Pozwanego co do używania znaku THE SECRET SOAP STORE oraz prowadzonej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Nazwy Domeny.

Pozwany stwierdza dalej, że to Powód posiadając wiedzę o prawie MKS znaku THE SECRET SOAP STORE dokonał w dniu 20 listopada 2015 r. przeniesienia domen <secret-soap.pl> oraz <secretsoap.pl> na MKS. Zdaniem Pozwanego nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby to Powód promował ten znak. W ocenie Pozwanego on sam własnymi staraniami i działaniem wypromował znak. Pozwany poddaje w wątpliwość twierdzenia Powoda, jakoby ten przez wiele lat, co najmniej od 2013 r., nie dostrzegał, że Pozwana prowadzi działalność z użyciem Znaku Towarowego 1 i Nazwy Domeny. W ocenie Pozwanego prawdziwą przyczyną zwolnienia MKS był spór pomiędzy Stronami dotyczący nieruchomości, na której obie Strony prowadzą działalność gospodarczą.

W odniesieniu do twierdzenia Powoda, zgodnie z którym Nazwa Domeny jest identyczna albo myląco podobna do Znaku Towarowego 2, Pozwany podnosi, że Nazwa Domeny nie zawiera w całości tego znaku. Określenia „The” oraz „Store” wystarczają do rozróżnienia Nazwy Domeny ze Znakiem Towarowym 2.

Następnie, w odniesieniu do twierdzenia Powoda o braku praw i uzasadnionych interesów Pozwanego do Nazwy Domeny, Pozwany stwierdza, że MKS posiada prawa autorskie do znaku THE SECRET SOAP STORE na podstawie Umowy, co do której Piotr Zacny wydał następnie bezskuteczne oświadczenie. Powód nie uczestniczył w promowaniu Nazwy Domeny. Pozwany używał Nazwy Domeny w związku ze swoją ofertą towarów, w dobrej wierze. W chwili rejestracji Nazwy Domeny działalności gospodarcza MKS była już powszechnie znana.

Ponadto, w odniesieniu do twierdzenia Powoda o rejestracji Nazwy Domeny w złej wierze, Pozwany podnosi raz jeszcze, że Powód przez wiele lat był świadomy działalności prowadzonej przez Pozwanego za pośrednictwem Nazwy Domeny. Powód i Pozwany nie są konkurentami, ponieważ co najmniej od 2013 r. obie spółki prowadzą działalność gospodarczą w tożsamym zakresie. W tym czasie Powód nie formułował względem Pozwanego zarzutów w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

6. Analiza i Ustalenia

Paragraf 4(a) Polityki nakłada na Powoda ciężar udowodnienia obecności trzech odrębnych elementów, które można podsumować w następujący sposób:

(i) sporna nazwa domeny jest identyczna albo myląco podobna do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego prawa posiada powód; oraz

(ii) pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do spornej nazwy domeny; oraz;

(iii) sporna nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Żądany środek zaradczy może zostać przyznany tylko wtedy, gdy spełnione są powyższe kryteria.

Na wstępie Zespół Orzekający zauważa, że obowiązującym standardem dowodowym w sprawach UDRP jest "zasada prawdopodobieństwa" lub "przewaga dowodów". Zob. sekcja 4. 2 Przeglądu WIPO orzecznictwa zespołów orzekających WIPO w zakresie wybranych pytań dotyczących UDRP, wydanie trzecie (ang. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition) ("Przegląd WIPO 3.0").

A. Język postępowania

Językiem Umowy Rejestracyjnej dla Nazwy Domeny jest język angielski. Par. 11 lit. a) Regulaminu stanowi, że "o ile Strony nie uzgodniły inaczej lub nie zostało to inaczej określone w Umowie rejestracyjnej, językiem postępowania administracyjnego jest język Umowy rejestracyjnej, z zastrzeżeniem uprawnienia Zespołu Orzekającego do podjęcia innej decyzji, z uwzględnieniem okoliczności postępowania administracyjnego". Zespół Orzekający może również nakazać przetłumaczenie wszelkich dokumentów złożonych w języku innym niż język postępowania.

Jak zauważyły poprzednie panele UDRP, par. 11 Regulaminu powinien być stosowany zgodnie z nadrzędnymi wymogami par. 10 lit. b) i c) Regulaminu, zgodnie z którymi strony są traktowane równo, każda strona ma sprawiedliwą możliwość przedstawienia swojej sprawy, a postępowanie odbywa się z należytą szybkością (zob. np. General Electric Company przeciwko Edison Electric Corp. a/k/a Edison Electric Corp. General Energy, Edison GE, Edison-GE and EEEGE.COM, Sprawa WIPO Nr. D2006-0334).

Zespół Orzekający postanowił, że językiem niniejszego postępowania będzie język polski. Zespół Orzekający zauważa, że Powód i Pozwany są osobami prawnymi zarejestrowanymi oraz działającymi w Polsce. Osoby zasiadające w ich organach są Polakami. Ponadto, dowody dołączone do Pozwu i Odpowiedzi na Pozew sporządzone zostały w języku polskim. Prowadzenie postępowania w języku polskim przyczynia się do efektywności kosztowej i czasowej tego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zespół Orzekający stwierdza, że właściwe jest skorzystanie z przysługującej mu swobody uznania i ustalenie, że niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

B. Identyczność lub mylące podobieństwo

Pierwszym elementem, który Powód powinien wykazać w sprawie jest to, że Nazwa Domeny jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego, do którego prawa przysługują Powodowi.

Podstawowy test na mylące podobieństwo obejmuje zazwyczaj porównanie obok siebie nazwy domeny i elementów tekstowych odpowiedniego znaku towarowego w celu oceny, czy znak jest rozpoznawalny w ramach spornej nazwy domeny. Zespoły Orzekające UDPR przyjmują powszechnie, że gdy sporna nazwa domeny zawiera całość znaku towarowego, lub gdy przynajmniej dominujący element odpowiedniego znaku jest rozpoznawalny w nazwie domeny, nazwa ta będzie zazwyczaj uznawana za myląco podobną do tego znaku towarowego. Zob. Przegląd WIPO 3.0, sekcja 1.7.

W okolicznościach niniejszej sprawy Powód jest właścicielem Znaku Towarowego 2. Dominujący element tego znaku, tj. „SECRET SOAP” jest rozpoznawalny w Nazwie Domeny.

Co więcej, zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie UDRP, szerszy kontekst sprawy, taki jak m.in. zawartość strony internetowej związanej z Nazwą Domeny może zostać również wzięty pod uwagę na potrzeby oceny mylącego podobieństwa. Zob. Przegląd WIPO 3.0, sekcja 1.7. W okolicznościach sprawy Nazwa Domeny używana jest do przekierowania na stronę internetową Pozwanego, na której działała sklep internetowy sprzedający kosmetyki oznaczone znakiem THE SECRET SOAP STORE. Taka zawartość strony internetowej powiązanej z Nazwą Domeny dodatkowo przemawia za uznaniem, że Nazwa Domeny jest myląco podobna do Znaku Towarowego 2 Powoda.

Domena najwyższego poziomu ("TLD") w Nazwie Domeny „.com” jest uznawana za standardowy wymóg rejestracyjny i jako taka jest pomijana w ramach testu podobieństwa. Zob. Przegląd WIPO 3.0, sekcja 1.11.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Orzekający stwierdza, że Nazwa Domeny jest myląco podobna do Znaku Towarowego 2 Powoda. Powód udowodnił zatem wystąpienie przesłanki z par. 4 lit. a) pkt (i) Polityki.

C. Prawa do nazwy lub uzasadniony interes prawny

Drugą przesłanką, którą powinien wykazać Powód jest to, że Pozwany nie ma praw lub uzasadnionych interesów w odniesieniu do Nazwy Domeny.

Zgodnie z par. 4(c) Polityki, Pozwany może wykazać prawo lub uzasadniony interes w odniesieniu do spornej nazwy domeny poprzez udowodnienie zaistnienia któregokolwiek z poniższych elementów:

(a) przed sporem wykorzystywał lub poczynił przygotowania do wykorzystania nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej nazwie domeny w związku z bona fide ofertą towarów lub usług; lub

(b) jest powszechnie znany pod nazwą domeny, nawet jeśli nie nabył żadnych praw do znaku towarowego; lub

(c) dokonuje zgodnego z prawem, niekomercyjnego lub uczciwego wykorzystania nazwy domeny bez zamiaru osiągnięcia korzyści handlowych w celu wprowadzenia w błąd konsumentów lub zaszkodzenia znakowi towarowemu.

W okolicznościach sprawy, w ocenie Zespołu Orzekającego, nie można uznać, że Pozwany wykorzystywał przed sporem Nazwę Domeny w związku z bona fide ofertą towarów lub usług. W tym względzie bezspornym jest, że prezes zarządu Pozwanego – MKS w dacie zgłoszenia Znaku Towarowego 1, a następnie rejestracji Nazwy Domeny była pracownikiem Powoda. Pełniła ona funkcje wiążące się ze szczególnym zaufaniem Powoda. Powód mógł zatem oczekiwać, że w myśl zasady lojalności i uczciwości pracownika względem pracodawcy, MKS będzie działać w interesie Powoda i nie będzie podejmować działań, które naruszałyby jego interesy. W ocenie Zespołu Orzekającego rejestracja Znaku Towarowego 1 we własnym imieniu i na własną rzecz, a następnie rejestracja Nazwy Domeny stoją w sprzeczności z powyższą zasadą lojalności i uczciwości.

Zespół Orzekający podziela w tym miejscu pogląd wyrażony w Decyzji UPRP, zgodnie z którym, MKS – pełniąc kluczową funkcję w promowaniu marki THE SECRET SOAP STORE– musiała wiedzieć, że kiedy rejestrowała Znak Towarowy 1 oraz Nazwę Domeny we własnym imieniu i na własną rzecz, Powód używał tego samego znaku od kilku lat w odniesieniu do podobnych towarów i usług na tym samym rynku. MKS musiała zatem wiedzieć, że spowoduje to konfuzję rynkową oraz szkody majątkową i wizerunkową Powoda, bowiem konsumenci kojarzyliby ten znak z co najmniej dwoma podmiotami oferującymi identyczne towary.

Zespół Orzekający podziela również pogląd wyrażony dalej w Decyzji UPRP, zgodnie z którym działania MKS dotyczące Znaku Towarowego 1, od początku nacechowane były nagannym postępowaniem i próbą wykorzystania swojej pozycji zawodowej w firmie Powoda dla własnych celów poprzez zgłoszenie do ochrony oznaczenia swojego pracodawcy, które było już wykorzystywane przez niego na rynku.

Podobnie, rejestracja Nazwy Domeny zawierającej kluczowe elementy Znaku Towarowego 1 zarejestrowanego w złej wierze, a następnie, wykorzystywanie jej do sprzedaży produktów oznaczonych tym znakiem, nie może zostać uznane za wykorzystywanie Nazwy Domeny w związku z bona fide ofertą towarów lub usług. Nawet jeśli MKS stworzyła firmę sprzedającą produkty oznaczone znakiem THE SECRET SOAP STORE oraz Nazwę Domeny w wolnym czasie – a nie w ramach zatrudnienia, jak twierdzi, dalsze jej postępowanie wyraźnie zmierza do nieuczciwego wykorzystania tego znaku towarowego.

Jednakowo, takie wykorzystanie Nazwy Domeny nie może zostać uznane za wykorzystanie zgodne z prawem, niekomercyjne lub uczciwe, bez zamiaru osiągnięcia korzyści handlowych.

W odniesieniu do przesłanki, zgodnie z którą Pozwany może wykazać prawo lub uzasadniony interes w odniesieniu do Nazwy Domeny poprzez udowodnienie, że jest powszechnie znany pod tą nazwą, zauważyć należy, że Pozwany powinien być lub stać się powszechnie znany pod Nazwą Domeny w sposób zgodny z prawem. Zob. Przegląd WIPO 3.0, sekcja 2.3. Jak wskazano powyżej, w okolicznościach sprawy ta przesłanka nie została spełniona.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół Orzekający stwierdza, że Powód udowodnił również wymóg określony w par. 4 lit a) pkt (ii) Polityki.

D. Rejestracja i używanie w złej wierze

Trzecim wymogiem, którego spełnienie powinien udowodnić Powód jest to, że Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Zła wiara w ramach UDRP jest szeroko rozumiana jako sytuacja, w której pozwany czerpie nienależną korzyść ze znaku towarowego powoda lub w inny sposób go nadużywa. Zob. Przegląd WIPO 3.0, sekcja 3.1.

Zgodnie z par. 4 lit. b) Polityki, dowody na rejestrację i używanie w złej wierze obejmują w szczególności:

(i) okoliczności wskazujące na to, że nazwa domeny została zarejestrowana lub nabyta głównie w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania rejestracji nazwy domeny właścicielowi znaku towarowego lub konkurentowi właściciela znaku towarowego, za znaczne wynagrodzenie przekraczające udokumentowane koszty własne bezpośrednio związane z nazwą domeny; lub

(ii) okoliczności wskazujące na to, że nazwa domeny została zarejestrowana w celu uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego przedstawienia znaku w odpowiadającej mu nazwie domeny, pod warunkiem że jest to schemat takiego postępowania; lub

(iii) okoliczności wskazujące na to, że nazwa domeny została zarejestrowana przede wszystkim w celu zakłócenia działalności konkurenta; lub

(iv) okoliczności wskazujące, że nazwa domeny została celowo wykorzystana w celu przyciągnięcia, dla korzyści handlowych, użytkowników Internetu na stronę internetową lub inną lokalizację on-line, poprzez stworzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w stosunku do znaku towarowego co do źródła, sponsorowania, powiązania, lub wsparcia strony internetowej, lokalizacji, produktu, usługi na stronie internetowej lub lokalizacji.

W okolicznościach sprawy Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

Jak wskazano powyżej, prezes zarządu i udziałowiec Pozwanego – MKS – w dacie zgłoszenia Znaku Towarowego 1 oraz rejestracji Nazwy Domeny była pracownikiem Powoda. Wykorzystując swoją funkcję i pozycję w ramach struktury organizacyjnej Powoda, MKS zarejestrowała Znak Towarowy 1 na własną rzecz. Kiedy MKS rejestrowała ten znak, a następnie gdy Pozwany rejestrował Nazwę Domeny, Powód używał znaku THE SECRET SOAP STORE już od wielu lat w odniesieniu do podobnych towarów i usług na tym samym rynku. Pozwany zarejestrował więc Nazwę Domeny z zamiarem skorzystania z reputacji tego znaku. Dodatkowo, Pozwany był świadomy, że rejestracja Nazwy Domeny może spowodować szkodę majątkową i wizerunkową Powoda, bowiem na rynku będą istnieć co najmniej dwa podmioty posługujące się tym samym znakiem towarowym oraz oferujące tożsame towary. Jak wskazano zatem powyżej, nawet jeśli MKS stworzyła firmę sprzedającą produkty oznaczone znakiem THE SECRET SOAP STORE oraz Nazwę Domeny w wolnym czasie – a nie w ramach zatrudnienia u Powoda, jak twierdzi, dalsze jej postępowanie wyraźnie zmierza do nieuczciwego wykorzystania tego znaku towarowego.

Mając na uwadze, że Pozwany używa Nazwy Domeny do prowadzenia sklepu internetowego oferującego produkty oznaczone Znakiem Towarowym 2, przyjąć należy, że Pozwany używa Nazwy Domeny w celu przyciągnięcia, dla korzyści handlowych, użytkowników Internetu poprzez stworzenie prawdopodobieństwa wprowadzenie w błąd co powiązania tego sklepu internetowego ze Znakiem Towarowym 2 Powoda.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Orzekający stwierdza, że Skarżący udowodnił zaistnienie przesłanki określonej w par. 4 lit. a) pkt (iii) Polityki.

7. Rozstrzygnięcie

Z powyższych powodów, zgodnie z par. 4 lit i) Polityki i par. 15 Regulaminu, Zespół Orzekający postanawia, że Nazwa Domeny <secret-soap.com> zostaje przeniesiona na Powoda.

Piotr Nowaczyk
Zespół Orzekający
Data: 21 grudnia 2021 r.