Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Victor Arribas Pardo / Mejor Que Mejor, S.L. c. Manuel Parraga Montoya / Edward Wheel, EHIL
Caso No. D2021-3612
1. Las Partes
La Demandante es Victor Arribas Pardo / Mejor Que Mejor, S.L., España,1 representada por Guillermo Hinarejos Mulliez, España.
El Demandado es Manuel Parraga Montoya, España / Edward Wheel, EHIL, Reino Unido,2 representado por Quod Abogados, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <barcelona-fotomaton.com>, <fotomaton-barcelona-andorra.com>, y <fotomaton-barcelona.com>.
El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es Cronon AG.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2021. El 29 de octubre de 2021 el Centro envió a Cronon AG por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 5 de noviembre de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 5 de noviembre de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 9 de noviembre de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de noviembre de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de diciembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante opera en la industria del entretenimiento dentro del ámbito nacional español, ofreciendo servicios de alquiler de fotomatón para eventos sociales (bodas, congresos, ferias, fiestas de cumpleaños, etc.), así como otros servicios relacionados, como el alquiler de atrezo divertido, de letras y photocall personalizado, diversas opciones y formatos para la impresión de las fotos realizadas, la realización de imanes para la nevera, etc. El Experto, dentro de los poderes generales que le confiere la Política, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante “www.fotomatonbarcelona.es”.
La Demandante opera en el mercado bajo la marca FOTOMATON BARCELONA, que ha registrado en España mediante la Marca Española No. 3503106, FOTOMATON BARCELONA, mixta, registrada el 18 de diciembre de 2014, en las clases 35 y 41.
El Administrador de la Demandante es titular del nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> (registrado el 21 de diciembre de 2012), que se encuentra ligado a la página web corporativa de la Sociedad Demandante, donde se promocionan y ofertan sus servicios.
El nombre de dominio en disputa <barcelona-fotomaton.com> (“Nombre de Dominio en Disputa No. 1”), fue registrado el 11 de octubre de 2019; el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona-andorra.com> (“Nombre de Dominio No. 2”), fue registrado el 31 de marzo de 2015; y el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.com> (“Nombre de Dominio en Disputa No. 3”), fue registrado el 7 de octubre de 2014, (colectivamente “los Nombres de Dominio en Disputa”).
El Demandado alega y acredita en su Contestación de la Demandada que adquirió los nombres de dominio en disputa No. 2 y 3, el 7 de marzo de 2017 y el 20 de septiembre de 2017, respectivamente.3
Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, los nombres de dominio en disputa no albergan contenido propio, encontrándose redireccionados a la página web en idioma español “www.fotomatonbodasbarcelona.com”. En el momento de redacción de esta decisión el nombre de dominio en disputa No. 1 continua redireccionado a la página web “www.fotomatonbodasbarcelona.com”, sin embargo, los nombres de dominio en disputa Nos 2 y 3, se encuentran redireccionados a la página web “www.fotomaton-photobooth.com/fotomaton-barcelona.html”. Ambas páginas web ofertan servicios de alquiler de fotomatón para eventos sociales y otros servicios relacionados como el alquiler de atrezo, impresión de fotos, etc., así como el alquiler de un tipo de fotomatón con formato de espejo denominado “espejo mágico”. En ambas páginas web figuran los mismos datos de contacto (un mismo número de teléfono móvil para comunicación telefónica o mediante WhatsApp), no incluyendo datos sobre el nombre del titular de las páginas o de los nombres de dominio en disputa. Las secciones “aviso legal” y “política de privacidad” no se incluyen en la página web “www.fotomatonbodasbarcelona.com”, y en la página web “www.fotomaton-photobooth.com/fotomaton-barcelona.html” aunque figuran al pie de la página, no albergan contenido.
El 14 de octubre de 2021, la Demandante remitió un requerimiento al Demandado, informándole de sus derechos previos e instándole a transferir a su favor los nombres de dominio en disputa.
El Demandado Sr. Parraga ha solicitado el registro en España de la marca FOTOMATON BARCELONA ANDORRA, mediante la Solicitud de Marca Española No. 4142665 FOTOMATON BARCELONA ANDORRA, denominativa, presentada el 20 de octubre de 2021, en las clases 35 y 41, que se encuentra en tramitación.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Los nombres de dominio en disputa son idénticos o muy similares a la marca FOTOMATON BARCELONA y se utilizan para ofrecer servicios idénticos a los ofertados por la Demandante, existiendo riesgo de confusión.
El Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, careciendo de autorización para el uso de la marca FOTOMATON BARCELONA. El Demandando realiza un uso desleal de los nombres de dominio en disputa para promocionar servicios que compiten con los de la Demandante, desviando consumidores con fines lucrativos, mediante la confusión generada con la marca de la Demandante.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe, intentando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a los sitios web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante y su página web “www.fotomationbarcelona.es”. El Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, que tiene 10 años de experiencia en el sector y goza de notable reputación. Antes del requerimiento remitido al Demandado el 14 de octubre de 2021, todos los nombres de dominio en disputa se encontraban inscritos a nombre del Demandado Sr. Parraga, que figuraba como su titular en un extracto de WhoIs de fecha 13 de octubre de 2021 aportado; sin embargo, en fecha posterior al mencionado requerimiento el nombre de dominio en disputa No. 3 ha sido transferido al Demandado Sr. Wheel, si bien todos los nombres de dominio en disputa figuran bajo el mismo control común. Esta actuación del Demandado evidencia su mala fe y el intento de evitar los efectos de este procedimiento.
La Demandante solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:
Los nombres de dominio en disputa no pueden crear confusión con la marca FOTOMATON BARCELONA, ya que son propiedad del Demandado Sr. Wheel, que reside en Reino Unido, donde no tiene eficacia el registro de marca español de la Demandante. Los registros de propiedad industrial son territoriales, por lo que la marca registrada en España por la Demandante sólo confiere un derecho exclusivo a su uso en el territorio español.
Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados ni usados de mala fe, ni perjudican a nadie, ya que no tienen contenido ni aparecen en el buscador de Google con la marca FOTOMATON BARCELONA, luego no pueden hacer la competencia ni aprovecharse de la reputación de la Demandante o ser utilizados de mala fe y, además, fueron adquiridos en 2017 sin que hasta ahora haya habido ninguna reclamación o queja por parte de la Demandante. El Demandado nunca ha pretendido vender los nombres de dominio en disputa ni sacar un aprovechamiento económico de los mismos, sino que fueron comprados para mejorar el posicionamiento SEO de las páginas web del Demandando, siguiendo la recomendación de consultores SEO, que consideran mejor incluir dentro de los nombres de dominio la palabra clave genérica que se desea posicionar, que un nombre propio. La pretensión del Demandado era posicionar la palabra genérica “fotomaton” en los lugares de interés, Barcelona y Andorra, sobre todo en Andorra, que fue el único lugar en donde se posicionó bien la página web del Demandado, obteniendo casi el 100% de la cuota de mercado de los buscadores de Internet de esa localidad.
La página web de la Demandante (“www.fotomatonbarcelona.es”) tiene una posición privilegiada y mejor (que la de las páginas del Demandado) en todos los buscadores de Internet, de forma que en cualquier búsqueda para los términos “Fotomaton Barcelona” únicamente aparece como resultado la Demandante. En Google Local de Barcelona, la Demandante tiene el 100% de cuota del mercado de esa localidad, por lo que las demás empresas no son competencia porque no aparecen en las búsquedas, no siendo comprensible, por tanto, la interposición de este procedimiento.
A pesar de haber solicitado el registro como marca en España de la denominación “Fotomaton Barcelona Andorra”, el Demandado no hace uso del nombre de dominio en disputa correspondiente, circunstancia que corrobora su buena fe.
El Demandado solicita que se rechacen los recursos solicitados por la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
A. Consolidación de la Demanda contra varios Demandados
El Experto considera que las circunstancias del caso apuntan a que los nombres de dominio en disputa se encuentran bajo un control común, inter alia:
- antes del requerimiento remitido por la Demandante al Demandado, los datos de registro de los nombres de dominio en disputa incluían un mismo nombre como titular (el nombre del Demandado Sr. Parraga) y un mismo teléfono de contacto (igual al incluido en los datos de contacto de las páginas web a la que se encuentran redireccionados los nombres de dominio en disputa);
- los nombres de dominio en disputa son objeto de un mismo uso, estando redireccionados a las páginas web del Demandado;
- los nombres de dominio en disputa siguen un mismo patrón e incluyen términos similares (todos ellos incluyendo los términos “Fotomaton Barcelona” separados por guiones;
- los nombres de dominio en disputa han sido registrados ante el mismo Registrador; y
- se ha presentado una Contestación a la Demanda conjunta para los nombres de dominio en disputa, por parte del Demandado.
El Experto considera, por tanto, justa y equitativa para las Partes, así como procedimentalmente eficiente, la consolidación de la Demandada contra los Demandados. Véase en este sentido la sección 4.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. Identidad o similitud confusa
La Demandante ostenta derechos sobre la marca FOTOMATON BARCELONA, como resultado de su registro marcario en España y el uso continuado de esta marca en el mercado español.
El Experto considera importante precisar que dado el carácter global de Internet y del sistema de nombres de dominio, las jurisdicciones en las que sea válida la marca de la Demandante no se consideran relevantes a los efectos del análisis del primer elemento de la Policita. Véase en este sentido la sección 1.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La marca FOTOMATON BARCELONA, se reproduce en los nombres de dominio en disputa añadiendo un guion para separar sus términos, alterando en el nombre de dominio en disputa No. 2 el orden de sus términos, y añadiendo en el nombre de dominio en disputa No. 3 el término “Andorra” también separado por un guion. La marca FOTOMATON BARCELONA es reconocible en los nombres de dominio en disputa y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera, por tanto, que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a esta marca de la Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, correspondiendo a éste la carga de refutar tales evidencias, acreditando la existencia de alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4 (c) de la Política, u otras análogas que pudieran justificar la existencia de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.
El Experto nota que el término “fotomatón” es una palabra incluida en el diccionario que se encuentra referida a los servicios prestados por las Partes. Sin embargo, esta circunstancia no confiere de forma automática derechos o intereses legítimos al Demandado en virtud de la Política, siendo necesario que los nombres de dominio en disputa sean objeto de un uso genuino que no obstaculice o se aproveche de los derechos de un tercero. Véase la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Demandado ha reconocido en su Contestación a la Demanda que no hace uso de los nombres de dominio en disputa, salvo para tratar de mejorar el posicionamiento en buscadores de Internet de sus páginas web, indicando expresamente que procedió a su registro siguiendo indicaciones de sus consultores de posicionamiento SEO, y señala que, al no tener contenido, los nombres de dominio en disputa no pueden perjudicar ni aprovecharse de la reputación de la Demandante. El Experto considera que tal uso no pude ser entendido como un ofrecimiento de buena fe de productos o servicio ni como un uso legítimo no comercial en el sentido de la Política.
El Experto nota que el Demandado no ha alegado ni ha acreditado ser comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.
El Experto nota, además, que las Partes son competidoras que operan dentro de un mismo ámbito geográfico, dentro del territorio español, constituido principalmente por las localidades de Barcelona y zonas limítrofes, en donde la Demandante opera con su marca FORTOMATON BARCELONA desde hace al menos 8 años. El Experto, haciendo uso de los poderes generales que lo otorga la Política, ha comprobado mediante el archivo de Internet WayBackMachine que la Demandante utiliza el nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> para albergar su página web corporativa, donde oferta su negocio de alquiler de fotomatones para eventos sociales identificado por la marca FOTOMATON BARCELONA, desde al menos el 16 de febrero de 2013.
El Experto considera que todas estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de aprovecharse de la similitud con las marcas de la Demandante, o crear las circunstancias necesarias para generar un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que las páginas web a las que se encuentran asociados los nombres de dominio en disputa están vinculadas a la Demandante.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y estén siendo utilizados de mala fe.
El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que las circunstancias del caso apuntan al registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa.
Si bien los términos que componen los nombres de dominio en disputa son también términos de diccionario, las Partes son competidoras que prestan el mismo tipo de servicios dentro del mismo ámbito geográfico4 , en donde la Demandante opera desde al menos 8 años bajo la marca FOTOMATON BARCELONA. Estas circunstancias apuntan a un lógico conocimiento por parte del Demandado de los derechos previos de la Demandante, dado que sus respectivos negocios son competidores directos en el mismo sector y el mismo ámbito territorial.
El propio Demandado indica en la Contestación a la Demandada que registró los nombres de dominio en disputa asesorado por sus consultores SEO, buscando un posicionamiento mejor de sus páginas web en los buscadores de Internet, e indica que la Demandante ostenta en 100% de la cuota de posicionamiento en buscadores respecto a una de las localidades incluidas en los nombres de dominio en disputa (Barcelona). Estas circunstancias apuntan igualmente al conocimiento por parte del Demandado, en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, asesorado por sus consultores SEO, del posicionamiento y derechos previos de la Demandante respecto a la marca FOTOMATON BARCELONA, realizando el registro de los nombres de dominio en disputa con la finalidad, como reconoce, de aumentar la visibilidad y el tráfico de sus páginas web.
El Experto considera adecuado precisar, en relación a las alegaciones del Demandado, que la falta de uso de un nombre de dominio no impide la consideración de que el mismo sea objeto de un uso de mala fe bajo la doctrina del passive holding. Puede consultarse en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
No obstante, además, en el presente caso los nombres de dominio en disputa no son objeto propiamente de falta de uso, sino que, aunque no tienen contenido propio, son utilizados para efectuar un reenvío de los usuarios de Internet a las páginas web del Demandado, desviando o tratando de desviar, mediante el riesgo de confusión generado, el tráfico de los posibles clientes de la Demandante. En este sentido, el Experto nota que las páginas web del Demandado a las que se encuentran redireccionados los nombres de dominio en disputa, no hacen referencia al nombre de su titular o de los nombres de dominio en disputa y solo muestran como dato de contacto un número de teléfono móvil, circunstancias que contribuyen a generar confusión con la Demandante y su negocio.
A juicio del Experto, además, la reacción del Demandado frente al requerimiento (de fecha 14 de octubre de 2021) que le fue remitido por la Demandante, corrobora la mala fe en el uso de los nombres de dominio en disputa, ya que lejos de tratar de evitar o minimizar el riesgo de confusión o cesar en su actuación, su reacción parece haber sido transferir o modificar los datos de registro de uno de los nombres de dominio en disputa y presentar una solicitud de registro de marca (presentada días después del mencionado requerimiento, el 20 de octubre de 2021), continuando en el uso y en el redireccionamiento de los nombres de dominio en disputa hacia las páginas web de su negocio. El Experto considera que estas circunstancias denotan también una intención de tratar de evitar las consecuencias de este procedimiento.
Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto al registro y uso de los nombres de dominio en disputa, apuntando a la Demandante y a su marca, con la intención de generar confusión y asociación, para aumentar el tráfico de las páginas web del negocio del Demandado, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de su competencia directa, la Demandante.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <barcelona-fotomaton.com>, <fotomaton-barcelona-andorra.com> y <fotomaton-barcelona.com> sean transferidos a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 16 de diciembre de 2021
1 Víctor Arribas Pardo es administrador de la sociedad titular de la marca base de este procedimiento Mejor Que Mejor, S.L.; en la presente decisión se hará referencia conjunta a ambos como “la Demandante”, salvo que se realice referencia concreta a uno u otro como “el Administrador de la Demandante” o “la Sociedad Demandante” respectivamente.
2 Dos de los nombres de dominio en disputa incluidos en este procedimiento (<barcelona-fotomaton.com> y <fotomaton-barcelona-andorra.com>) figuran inscritos en los datos de WhoIs a nombre de Manuel Parraga Montoya y el otro nombre de dominio en disputa incluido en este procedimiento (<fotomaton-barcelona.com>) figura inscrito a nombre de Edward Wheel; en la presente decisión se hará referencia conjunta a ambos como “el Demandado”, salvo que se realice referencia concreta a uno u otro como “el Demandado Sr. Parraga” o “el Demandado Sr. Wheel” respectivamente.
3 El Demandado ha aportado extractos de WhoIs de los nombres de dominio en disputa Nos. 2 y 3 en los que constan las fechas indicadas (7 marzo de 2017 y 20 de septiembre de 2017, respectivamente) como fechas de registro de estos nombres de dominio en disputa.
4 El Experto nota que el Sr. Wheel ha proporcionado una dirección en Reino Unido a los efectos del WhoIs del nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.com>, pero ello no es óbice para considerar, a la vista de la consolidación de múltiples demandados y de las restantes circunstancias del presente caso, en especial el uso de los nombres de dominio en disputa, que las Partes son competidoras que prestan el mismo tipo de servicios dentro del mismo ámbito geográfico.