Il Ricorrente è Engie S.A., Francia, rappresentato da DLA Piper Italia, Italia.
Il Resistente è Engy S.r.l.,Italia / Stefano Berto, Italia.
Il nome a dominio contestato <engyitalia.com> è registrato presso la società Wix.com Ltd. (il “Registrar”).
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 17 novembre 2021 via email in inglese. Il presente Ricorso fa seguito ad un procedimento giudiziario già promosso dal Ricorrente nei confronti del Resistente in relazione alle medesima questione. Il 18 novembre 2021, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il stesso giorno, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stato rivelata l’identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un’email al Ricorrente il 9 dicembre 2021 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Registrar ha inoltre informato le Parti che la lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato è l’italiano. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato traduto in italiano in data del 15 dicembre 2021.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 22 dicembre 2021, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 11 gennaio 2022. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 12 gennaio 2022, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 8 febbraio 2022, George R. F. Souter quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
Lingua del procedimento
Il contratto di registrazione del nome a dominio contestato ė stato registrato in italiano. In mancanza di accordo contrario, il Collegio decide che la lingua del procedimento sarà l’italiano.
Il Riccorente ė un produttore independente di energia elettrica e un fornitore di servizi finalizzati all’efficienza energetica, é un operativo di infrastruttura gaz in Europa, ed ė attiva sul mercato italiano da oltre 20 anni.
Il Riccorente ė titolare di diverse registrazioni del proprio marchio ENGIE, tra cui le registrazioni europei No. 014337133 e No. 014063747, entrambi registrati il 20 febbraio 2016.
Il nome a dominio contestato è stato registrato il 12 febbraio 2020, e risolve a un sito web che offre prodotti e servizi del tutto identici a quelli offerti dal Ricorrente ai propri clienti.
Il Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con il proprio marchio ENGIE. Il Riccorente sostiene che il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato. In particulare, il Riccorente sostiene che il uso del nome a dominio contestato, descritto sopra, dimostra che l’interesse del Resistente è chiaramente illegitimo.
Il Riccorente sostiene che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è utilizzato in malafede.
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Il Collegio nota che c’è stato un procedimento giudiziario tra le Parti in relazione al nome a dominio contestato davanti al Tribunale di Venezia a giugno 2021. Questo Tribunale ha archiviato il caso in quanto le Parti hanno accettato un accordo transattivo proposto dal giudice.
Va notato che il Tribunale di Venezia applica la legge italiana che è un standard diverso di analisi giuridica rispetto all’UDRP. Inoltre, il Collegio che opera sotto l’UDRP non ha l’autorità di intervenire nei processi o nelle decisioni di un tribunale civile italiano.
Tuttavia, in questo caso, questo precedente procedimento giudiziario non impedisce il Collegio di rendere una decisione sugli stessi fatti applicando lo standard legale dell’UDRP, e di conseguenza il Collegio ha deciso di emettere una decisione in conformità al paragrafo 18 delle Regole UDRP.
Nonostante una piccola differenza di ortografia tra ENGIE e ENGY, il Collegio considera che il marchio ENGIE del Ricorrente ė chiaramente riconoscibile nel nome a dominio contestato. Ė ben stabilito nelle decisioni precedenti in conformita con la Policy, che questo è sufficiente a giustificare una decisione di somiglianza tale da indurre una confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente. L'aggiunta della parola geografica “Italia”, non impedisce di riscontrare una somiglianza confusa sotto il primo elemento della Policy.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
Il Resistente non ha colto l’occasione per prendere parte a questo procedimento. Il Collegio considera che il Riccorente ha presentado un caso prima facie sufficiente a soddisfare il requisito del paragrafo 4(a)(ii).
Il Collegio ritiene dunque sussistente anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
Il Collegio è convinto che il nome a dominio contestato è stato copiato dal marchio del Ricorrente, e la registrazione di un nome a dominio contenenti errori di battitura (“typosquatting”) e che incorporano una parola geografica a un marchio famoso o ampiamente conosciuto da parte di un ente non affiliato può di per sé creare una presunzione di malafede.
Il Collegio decide che il nome a dominio contestato è stato registrato in malafede.
È ben stabilito nelle decisioni precedenti in conformita con la Policy che l'uso di un nome a dominio contestato per offrire prodotti o servizi in diretta concorrenza a quelli del Ricorrente costituisce l'uso in malafede.
Il Collegio ritiene dunque sussistente anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <engyitalia.com>.
George R. F. Souter
Membro Unico del Collegio
Data: Il 22 febbraio 2022