WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Крестон Україна” (Kreston Ukraine LLC) проти Катчик Андрій Трифонович (Katchyk Andriy Trifonovych)

Справа No. D2021-3871

1. Сторони

Заявником є Товариство з обмеженою відповідальністю “Крестон Україна” (Kreston Ukraine LLC), Україна, представлена Нечваль Ян Вадимович, Україна.

Відповідачем є Катчик Андрій Трифонович (Katchyk Andriy Trifonovych), Україна, представлена Dmytro Tytarenko та Tetiana Rakhmatulina, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Спірним доменним ім’ям є <kreston-gcg.com>. Реєстратором доменного імені є GoDaddy.com, LLC («Реєстратор»).

3. Процедурні підстави

Дана Скарга подана Заявником українською мовою до Центру ВОІВ з Арбітражу та Посередництва (“Центр”) 18 листопада 2021 року. 19 листопада 2021 року Центр надіслав електронною поштою Реєстратору запит про підтвердження у зв’язку зі спірним доменним ім’ям. 22 листопада 2021 року Реєстратор передав електронною поштою Центру свою відповідь, розкриваючи, що мовою реєстраційної угоди є англійська мова, а ім’я реєстранта та контактна інформація про спірне доменне ім’я відрізняються від імені Відповідача та контактної інформації у Скарзі. 24 листопада 2021 року Центр надіслав електронною поштою Заявнику контактну інформацію, розкриті Реєстратором, і запропонував Заявнику внести зміни до Скарги. Заявник подав змінену Скаргу 24 листопада 2021 року.

24 листопада 2021 року Центр надіслав електронне повідомлення щодо мови провадження українською та англійською мовами. 25 листопада 2021 року Скаржник підтвердив свій запит на розгляд справи українською мовою. Відповідач у своєму листі від 29 листопада 2021 року висловив побажання, щоб мовою адміністративного провадження була українська мова.

Центр підтвердив, що Скарга разом зі зміненою Скаргою відповідає формальним вимогам Єдиної політики щодо розгляду спорів у сфері доменних імен (“Політика”), Правил Єдиної політики з розгляду спорів у сфері доменних імен (“Правила”), та Додаткові правила ВОІВ до Політики (“Додаткові Правила”).

Відповідно до параграфів 2(а) та 4(а) Правил Центр формально повідомив Відповідача про Скаргу українською та англійською мовами, і розгляд розпочався 9 грудня 2021 року. Відповідно до параграфа 5(а) Правил терміном для подання Відповіді було 29 грудня 2021 року. Відповідач звернувся до Центру із проханням продовжити строк для надання Відповіді, яку надіслав Центру 4 січня 2022 року.

17 січня 2022 року від Позивача надійшли додаткові пояснення до Скарги. Відповідач подав Відповідь на додаткові пояснення 28 січня 2022 року.

8 лютого 2022 року Центр призначив Ганну Прохорову у якості Адміністративної Kомісії. Адміністративна Kомісія вважає таке призначення правомірним. Адміністративна Kомісія надала Заяву про згоду та Декларацію про неупередженість та незалежність, як це вимагається Центром відповідно до параграфу 7 Правил.

4. Фактичні підстави

Заявник є ліцензіатом за ліцензійним договором про виключну ліцензію на торговельну марку “KRESTON” за свідоцтвом України No.152680 (дата подання заявки – 17 січня 2011 року), зареєстровану 12 березня 2012 року для послуг 35 класу. Згідно з умовами ліцензійного договору ліцензіат, серед іншого, має право звертатись до суду або до затвердженого ICANN постачальника послуг щодо вирішення доменних спорів за правилами UDRP, зокрема, WIPO Arbitration and Mediation Center.

Спірне доменне ім’я <kreston-gcg.com> було зареєстроване 28 березня 2011 року.

5. Доводи сторін

A. Заявник

Заявник є ліцензіатом за ліцензійним договором про виключну ліцензію на торговельну марку KRESTON за свідоцтвом України No.152680, зареєстровану 12 березня 2012 року для послуг 35 класу. Заявник наголошує, що має виключну ліцензію на використання торговельної марки KRESTON, має право на звернення до Центру зі Скаргою та право отримати за результатами розгляду Скарги права на спірне доменне ім’я.

За твердженнями Заявника, спірне доменне ім’я є схожими до ступеню змішування з торговельною маркою KRESTON, оскільки повністю в себе включає торговельну марку KRESTON, а додаванням букв “gcg” та дефісу “-” жодним чином не перешкоджає встановленню ступеню змішування.

Заявник стверджує, що Відповідач не має жодних прав та законних інтересів щодо спірного доменного імені, оскільки ні Заявник, ні власники торговельної марки KRESTON ніколи не дозволяли Відповідачу використовувати торговельну марку. Відповідач не був та не є відомим загалу під спірним доменним іменем. Відповідач не здійснює некомерційне чи інше добросовісне використання торговельної марки KRESTON без мети одержання прибутку.

У своїй Скарзі Заявник наголошує, що спірне доменне ім’я було зареєстровано після подання заявки торговельної марки KRESTON (дата подання заявки – 17 січня 2011 року), що, на думку Заявника, свідчить про недобросовісну реєстрацію спірного доменного імені. Заявник наголошує, що спірне доменне ім’я створює у потенційних споживачів плутанину, а враховуючи, що у Відповідача відсутні права та законні інтереси щодо спірного доменного імені, Заявник стверджує, що спірне доменне ім’я було зареєстровано недобросовісно, з метою залучення для комерційної вигоди користувачів мережі Інтернет.

Інформація на веб-сайті під спірним доменним іменем вводить потенційних та існуючих клієнтів на території України в оману. Інформація на веб-сайті під спірним доменним іменем та в електронних листах з електронної пошти під спірним доменним іменем про те, що між засновниками групи компаній Kreston наявний корпоративний конфлікт не відповідає дійсності та жодним чином не стосується Скарги щодо недобросовісного використання спірного доменного імені. Незалежно від наявності чи відсутності будь-якого конфлікту Відповідач як фізична особа ніколи не був власником торговельної марки KRESTON та не має та не матиме у майбутньому як фізична особа жодних прав чи законних інтересів щодо спірного доменного імені. Наведене підтверджує, що спірне доменне ім’я не лише було недобросовісно зареєстровано, а й недобросовісно використовується.

B. Відповідач

Щонайпізніше, з вересня 2021 року між Відповідачем та засновниками Заявника виник та триває корпоративний конфлікт.

Реєстрація спірного доменного імені відбулась у 2011 році задовго до того, як Заявник отримав ліцензію на використання торговельної марки KRESTON.

Спірне доменне ім’я було зареєстроване Відповідачем у 2011 році за його власні кошти, від свого імені та за згодою всіх керуючих партнерів (наразі – засновники Заявника) і використовувалося протягом майже 10 років в інтересах спільного бізнесу для розміщення корпоративного веб-сайту групи компаній Kreston GCG та жодних претензій у добросовісності використання ніколи не виникало. Про реєстрацію Відповідачем спірного доменного імені було відомо всім керуючим партнерам та ніколи не оскаржувалось.

Відповідач від самого початку створення був та залишається дотепер учасником усіх компаній групи Kreston GCG, для розміщення веб-сайту якої використовувалося спірне доменне ім’я. Відповідач як фізична особа використовував спірне доменне ім’я для представництва та популяризації послуг групи компаній Kreston GCG. На ринку професійних послуг України відповідач відомий саме як співвласник і один з керівників групи компаній Kreston GCG. Також Відповідач був основною контактною особою Kreston GCG протягом всіх років членства компанії в мережі. А відтак, на думку Відповідача, на ринку професійних послуг України Відповідач був загальновідомий під спірним доменним іменем.

Відповідач використовував спірне доменне ім’я виключно в добросовісному порядку в інтересах групи компаній Kreston GCG, безкоштовно надаючи у користування веб-сайт групи під спірним доменним іменем. Відповідач законно використовує спірне доменне ім’я в некомерційних цілях.

З метою недопущення введення в оману клієнтів та партнерів групи компаній Kreston GCG на сайті спірного доменного імені розміщено повністю правдиве інформаційне повідомлення щодо корпоративного конфлікту, виключення окремих юридичних осіб групи з відповідних публічних реєстрів, відсутності правонаступництва між Kreston GCG та іншими особами, та стану розгляду кримінальних справ щодо пов’язаних осіб. На сайті під спірним доменним іменем відсутні комерційні пропозиції щодо надання якихось послуг, відсутні реклама, клікабельні посилання, переадресування на сайт будь-якої іншої компанії тощо, що свідчить про використання на дату подання Скарги Відповідачем спірного доменного імені виключно з інформаційною метою без наміру отримати комерційну вигоду.

Скаргу подано з метою позбавити Відповідача спірного доменного імені, не маючи для цього ані правових, ані моральних прав, що свідчить про несумлінне використання Політики.

6. Дискусія та Висновки

6.1. Мова провадження

Відповідно до параграфу 11(a) Правил, мовою адміністративного провадження є мова Угоди про реєстрацію, з урахуванням повноважень Комісії вирішувати інше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Незважаючи на те, що мова реєстраційної угоди стосовно спірного доменного імені – англійська, обидві Сторони висловили бажання вести провадження українською мовою та подали відповідні заяви про це. Враховуючи бажання Сторін, беручи до уваги їх письмові заяви, викладені у Скарзі та Відповіді українською мовою, а також те, що Позивач є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, а Відповідач, відповідно, громадянином України, з огляду на те, що інформація на веб-сайті під спірним доменним іменем викладена українською мовою, Адміністративна Kомісія вважає за можливе вести провадження українською мовою.

6.2. Додаткові документи

Параграф 12 Правил передбачає, що адміністративна комісія може запитати на власний розсуд будь-які додаткові заяви або документи від сторін, які вона вважатиме за необхідне для вирішення справи. Попередні адміністративні комісії неодноразово наголошували на тому, що сторона, яка подає додаткову заяву, повинна чітко показати її відношення до справи та вказати, чому вона не змогла надати інформацію, що міститься у такій додатковій заяві, у своїй скарзі чи відповіді на скаргу.

Додаткові документи, подані Сторонами у цій справі, натомість не відповідають вимогам параграфу 12 Правил, не стосуються нових відомостей, що відносяться до предмету доведення цього доменного спору, повторюють попередні твердження Сторін у Скарзі та Відповіді, додаючи деякі додаткові аргументи, які, на думку цієї Адміністративної Kомісії, Сторони могли розумно передбачити при поданні своєї Скарги та Відповіді. За таких обставин Адміністративна Kомісія вважає допустимим не розглядати додаткові документи, подані Сторонами після подачі Скарги та Відповіді, і що таке рішення відповідає загальним принципам, викладеним у параграфах 10 і 12 Правил, а саме, що Сторонам було надано рівноправне ставлення, кожній з них була надана справедлива можливість висловити свою позицію і, так само, кожна сторона скористалася такою можливістю.

6.3. Обговорення та висновки

Відповідно до пункту 4(а) Політики Заявник для обґрунтування передачі йому доменного імені повинен довести наступні три обставини:

(і) доменне ім’я є ідентичним або подібним до ступеня змішування до торговельної марки, на яку Заявник має права;

(іі) Відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(ііі) доменне ім’я було зареєстровано та використовується недобросовісно.

6.3.1. Ідентичність або подібність до ступеня змішування

Згідно із розділом 1.4.1 Огляду Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій адміністративних комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”) ліцензіат, що має виключну ліцензію на торговельну марку, вважається таким, що має право на звернення із доменним спором за процедурою UDRP. При цьому, Адміністративна комісія встановила, що право Заявника на подання скарги за адміністративною процедурою UDRP окремо передбачено ліцензійним договором, укладеним між власниками свідоцтва на торговельну марку KRESTON та Заявником.

Таким чином, Заявник має право на звернення зі Скаргою за процедурою UDRP, а також має права та торговельну марку для реалізації цілей Політики.

Адміністративна Kомісія звертає увагу на те, що спірне доменне ім’я включає у себе торговельну марку KRESTON повністю, а також складається із дефісу “-” та додавання літер “gcg”, що, на думку Адміністративної Kомісії не впливає на факт схожості до ступеня зміщування спірного доменного імені із торговельною маркою, на яку Заявник має виключну ліцензію. Ба більше, відповідно до розділу 1.8 Огляду ВОІВ 3.0 за умови, що відповідна торговельна марка є впізнаваною у спірному доменному імені, додавання інших термінів (чи то описових, чи географічних, чи лайливих, чи позбавлених значення, чи подібних) не перешкоджатиме встановленню схожості до ступеню змішування за першим елементом, який має довести заявник.

При цьому відповідно до розділу 1.11.1 Огляду ВОІВ 3.0 застосований у доменному імені загальний домен верхнього рівня “.com” розглядається як стандартна реєстраційна вимога, і не враховується при встановленні схожості за першим елементом, який має довести заявник у справі.

З огляду на схожість спірного доменного імені до ступеню змішування із торговельною маркою Заявника, присутність першого елементу згідно з п. 4(а)(і) Політики Заявником доведена.

B. Права чи законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(а)(іі) Політики для обґрунтування відповідачем своїх прав чи законних інтересів відповідач має довести, що:

(i) до моменту виникнення спору відповідач використовував оспорюване доменне ім’я або здійснював підготовку до його використання для добросовісного пропонування товарів або послуг;

(ii) відповідач (як фізична особа, підприємство чи інша організація) був загальновідомий під доменним іменем, навіть якщо відповідач не набув прав на торговельну марку; або

(iii) відповідач законно використовує доменне ім’я в некомерційному або добросовісному порядку без наміру отримати комерційної вигоди.

З урахуванням обставин справи більш вірогідним є те, що у даній справі умови (i) та (ii) можуть застосовуватися, хоча у світлі висновку Адміністративної комісії щодо третього елементу Політики, що детально досліджується нижче, Адміністративній комісії не потрібно вирішувати це питання. Загальноприйнято, що при встановленні невідповідності скарги одному із критеріїв, комісія може постановити про недоцільність розгляду інших елементів (розділ 4.2 Огляду ВОІВ 3.0).

C. Недобросовісна реєстрація та використання

Відповідно до розділу 3.1 Огляду ВОІВ 3.0 недобросовісність за UDRP в широкому розумінні має місце, коли відповідач отримує несправедливу перевагу за рахунок торговельної марки заявника або іншим чином незаконно її експлуатує. Щоб полегшити завдання із визначення чи мала така недобросовісність місце, і пам’ятаючи, що тягар доказування лежить на заявникові, параграф 4(b) Політики встановлює, що кожен із наступних невиключних сценаріїв свідчить про недобросовісність відповідача:

(і) обставини, які свідчать, що відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я, в першу чергу, з метою продажу, здачі в оренду, чи іншої передачі доменного імені заявнику, який є власником відповідної торговельної марки, чи його конкуренту, за ціною, що перевищує задокументовані затрати відповідача пов’язані із таким доменним іменем; або

(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику відповідної торговельної марки відобразити її у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач вже був помічений у такому типі поведінки; або

(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я, в першу чергу, щоб зашкодити бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, відповідач умисно намагався привабити з комерційною метою користувачів Інтернет до свого веб-сайту чи іншої онлайн локації, шляхом створення вірогідності сплутування із торговельною маркою заявника стосовно походження, спонсорства, афілійованості, або підтримки веб-сайту відповідача чи локації, чи продукту, чи послуги на веб-сайті чи локації відповідача.

Адміністративна Kомісія зазначає, що ця суперечка, схоже, є частиною спору, що виходить за рамки Політики.

Практика UDRP, її регулюючі інструменти та документи чітко вказують на те, що Політика була розроблена для запобігання явищам зловживань, відомих як “кіберсквоттинг”, і не може використовуватися для розгляду всіх спорів, пов’язаних із доменними іменами.

Аналізуючи аргументи та докази, подані Сторонами, Адміністративна Kомісія не вбачає ознак недобросовісності у діях Відповідача при реєстрації спірного доменного імені. З матеріалів справи випливає, що торговельна марка KRESTON була зареєстрована 12 березня 2012 року, в той час як спірне доменне ім’я було делеговане майже на рік раніше 28 березня 2011 року. Протягом близько десяти років під спірним доменним іменем існував веб-сайт, на якому висвітлювалася інформація про групу компаній Kreston GCG та послуги, які вона надає, а також інформація про керівних осіб компаній Kreston GCG, зокрема, засновників Заявника та Відповідача. З матеріалів справи не вбачається, що дії Відповідача мали характер недобросовісних. Також у матеріалах справи немає доказів того, що Відповідач не був уповноваженим реєструвати спірне доменне ім’я. Сторони подали велику кількість документів, що недвомовно свідчать про існуючий корпоративний конфлікт між засновниками Заявника та Відповідачем, тлумачення яких або визначення того, чи порушує реєстрація спірного доменного імені права на торговельну марку Заявника, вочевидь виходить за рамки Політики (Див. розділ 4.14.6 Огляду ВОІВ 3.0; Aleksandr Danilchuk v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Vadym Didenko, Справа No.D2020-1981, Tonino Lamborghini s.p.a. Mr. Tonino Lamborghini v. Samvel R Yusufiants, Справа No. D2017-1112).

Адміністративна Комісія врахувала подібні справи, що розглядалися попередніми комісіями при прийнятті рішення про те, що ця справа виходить за рамки UDRP. Застосовуючи Політику, Адміністративна Комісія констатує, що у матеріалах справи фактично немає доказів недобросовісної реєстрації спірного доменного імені. Відповідач виходить з того, що він мав певні комерційні відносини із засновниками Заявника, з якими разом вів бізнес під торговельною маркою KRESTON, що, на думку Адміністративної Комісії, доводиться матеріалами справи. Незважаючи на те, що спосіб використання відповідачем спірного доменного імені може викликати певні здивування, це не спростовує того, що Заявник не довів всі елементи політики. В той же час Адміністративна Комісія наголошує на тому, що в її завдання не входять вирішення всіх випадків порушень. Адміністративне провадження обмежується лише явними умисними порушеннями. Інші порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі є, мають вирішуватися національними судами. З огляду на факти, які були представлені Адміністративній Комісії, політика не є належним інструментом для вирішення даного спору (див. Tefal v. Bombaybiz India Private Limited, Справа ВОIВ No. D2015-0527). Більше того, відмова у скарзі грунтується на тому, що Cкаржник не зміг довести недобросовісність реєстрації оскаржуваного доменного імені.

Відповідно, у Скарзі має бути відмовлено, що в жодному разі не перешкоджає Заявнику звернутися для вирішення справи до суду відповідної юрисдикції.

7. Рішення

З вищевказаних міркувань у задоволенні Скарги відмовлено.

Ганна Прохорова
Адміністративна Kомісія
Дата: 03 березня 2022 року