Die Gesuchstellerin ist Surecom Corporation NV aus Willemstad, Curaçao, Überseegebiet des Königreichs der Niederlande, vertreten durch Jacques Wolhändler, Deutschland.
Gesuchsgegnerin ist die Interagentur AG aus Brig, Schweiz, vertreten durch Simone Heyers, Deutschland.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <cam4.ch> (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum ( „Zentrum”) am 7. Juli 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 12. Juli 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 21. Juli 2011 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglements formale Mängel aufweise und forderte die Gesuchstellerin auf, ein Gesuch in deutscher Sprache einzureichen. Die Gesuchstellerin reichte das geänderte Gesuch am 29. Juli 2011 ein.
Am 4. August 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 24. August 2011. Am 24. August 2011 reichte die Gesuchsgegnerin eine Gesuchserwiderung ein.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 24. August 2011 beim Zentrum ein. Am 25. August 2011 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung. Am 26. August 2011 bat das Zentrum die Gesuchsgegnerin, ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zu erklären. Am 31. August 2011 bestätigte die Gesuchsgegnerin, dass sie bereit sei, an einer Schlichtungsverhandlung teilzunehmen. Die telephonische Schlichtungsverhandlung fand am 3. Oktober 2011 statt. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 7. Oktober 2011 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichschluss geführt habe. Am selben Tag wurde das Verfahren für eine Woche sistiert, um den Parteien im Anschluss an die Schlichtungsverhandlung die Möglichkeit zu geben, zu einer Einigung bezüglich des streitigen Domainnamens zu gelangen. Am 17. Oktober 2011 wurde die Sistierung bis einschliesslich 17. November 2011 verlängert. Am 18. November 2011 wurde das Verfahren wiedereingesetzt in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements, und das Zentrum bestellte am 13. Dezember 2011 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin betreibt unter der Website „www.cam4.com“ eine für Erwachsene bestimmte Live-Webcam Site. „www.cam4.com“ belegt weltweit den 286. Rang aller Websites (157. Rang in der Schweiz) und scheint somit erfolgreich zu sein. Nach Behauptung der Gesuchstellerin wurde der Domainname <cam4.com> im Juli 1999 registriert und die Website im Juni 2007 erstmals aufgeschaltet. Im März 2008, 10 Monate nach Einführung der Website, wurde diese offenbar bereits über 450'000 mal pro Tag aufgerufen.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 010053701 CAM4, die am 16. Juni 2011 angemeldet wurde (d.h. ca. 6 Wochen vor Einreichung der Beschwerde) und mit Wirkung ab 16. November 2011 für die Warenklassen 35 und 41 eingetragen ist.
Der streitige Domainname ist seit dem 19. Mai 2008 registriert. Die Gesuchsgegnerin behauptet, bei der Website unter <cam4.ch> handle es sich "lediglich um eine 'Cam-Site', wie es tausende im Internet gibt", und eine Verwechslung mit der "Porno-Cam-Site 'cam4.com' [sei] eher ausgeschlossen". Die Standbilder der verschiedenen Webcams und abgebildeten Texte auf der Einstiegsseite von <cam4.ch> deuten jedoch klar in eine pornographische Richtung, auch wenn die Bilder nicht so eindeutig sind wie bei auf der Website <cam4.com> der Gesuchstellerin. Weiter behauptet die Gesuchsgegnerin in einer Eingabe vom 23. Dezember 2011, dass eine Registrierung von "cam4" bereits am 17. Februar 2006 in Deutschland erfolgte, bevor die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in die Schweiz verlegte, weil die entsprechenden pornographischen Inhalte in Deutschland gesperrt wurden. Es ist jedoch unklar, auf welche Art einer Registrierung sich die Gesuchsgegnerin bezieht (Domainname, Marke oder andere). In einer Eingabe vom 23. Dezember 2011 bestritt die Gesuchstellerin diese zusätzlichen Behauptungen der Gesuchstellerin.
Die Gesuchstellerin hat vorgebracht, dass sie mit der "einmaligen und unterscheidungskräftigen" Bezeichnung "cam4" eine der am meisten besuchten Websites der Welt betreibe (<cam4.com>) und somit, weil das Internet globaler Natur sei, Markenrechte in allen Staaten geltend machen könne, die Markenrechte anerkennen, einschliesslich der Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin beabsichtige eindeutig, mit ihrer konkurrierenden Website Kunden von <cam4.com> abzuwerben und den international Ruf dieser Website auszunutzen. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin verletze Art. 3 lit. a, c und d UWG.
Der Gesuchsgegnerin führt an, dass die Gesuchstellerin über keinerlei Schutzrechte nach schweizerischem Markenrecht verfüge und dass der Schutz von Marken, die sich aus Wörtern des Sprachgebrauchs mit einem Zahlenzusatz zusammensetzen, nach schweizerischem Markenrecht nicht möglich sei. Die Gesuchstellerin verfüge lediglich über eine rechtlich zweifelhafte US-Marke, deren Eintragung am 2. Dezember 2010 beantragt wurde.
Ferner hält die Gesuchsgegnerin eine Verwechslung der Websites als "wohl eher ausgeschlossen".
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin verfügt soweit ersichtlich über keinen Markenschutz in der Schweiz für das Kennzeichen CAM4. Zum Kennzeichenrecht werden jedoch auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche gezählt, insbesondere das Verbot des Schaffens einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG oder die Rufausbeutung nach der Generalklausel von Art. 2 UWG (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin - Thouvenin/Noth, Einleitung MschG N 109-113). Sachlich erfasst das Verbot des Schaffens einer Verwechslungsgefahr alle Arten von Kennzeichenrechten, die einen Wettbewerbsteilnehmer oder seine Produkte individualisieren und von anderen unterscheiden, namentlich auch Domainnamen (Thouvenin/Noth, a.a.O., N 111). Damit hat die Gesuchstellerin mit dem aktiven Domainnamen <cam4.com> und der entsprechenden Individualisierung ihrer Dienstleistungen den Bestand eines Kennzeichenrechts grundsätzlich nachgewiesen.
Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen den Domainnamen der Parteien ist vorerst zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin zur Zeit der Registrierung des streitigen Domainnamens am 19. Mai 2008 die Website der Gesuchstellerin überhaupt kannte. Angesichts der Tatsache, dass die Website der Gesuchstellerin offenbar im März 2008 bereits über 450'000 Hits pro Tag generierte und in der ersten Hälfte des Jahres 2008 augenscheinlich immer bekannter wurde, kann man davon ausgehen, dass die Website <cam4.com> der Gesuchsgegnerin bekannt war, zumal sie um diese Zeit herum (im Mai 2008) den streitigen Domainnamen registrierte, um eine identische Dienstleistung anzubieten.
Als nächstes ist zu untersuchen, ob die Gesuchsgegnerin mit ihrem Verhalten gemäss Art. 2 UWG das Verhältnis zwischen Mitbewerbern (d.h. zwischen den Parteien) oder jenes zwischen Anbietern und ihren Abnehmern (d.h. zwischen den Parteien und den Nutzern der Websites) in unlauterer Weise beeinflusst hat.
Eine Rufausbeutung gemäss Generalklausel (Art. 2 UWG) vollzieht sich dadurch, dass der Verkehr dazu gebracht wird, seine Wertvorstellungen zu Produkt A auf Produkt B zu übertragen (sog. Image-Transfer). Dabei wird insbesondere der Werbewert, den das Produkt A besitzt und den sich dessen Hersteller u.U. mit erheblichen Kosten und Mühen erarbeitet hat, für die eigenen Leistungen ausgenutzt (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel/Genf/München 2001, Art. 2 N 235). Im Bereich der pornographischen Webcams dürfte der Spielraum für einen Image-Transfer von vornherein sehr beschränkt sein. Die Nutzer der Websites werden wohl weniger über Werbung angelockt, sondern durch Nutzer-Tipps auf einschlägigen Foren. Die Ausbeutung eines eventuell bestehenden guten Rufs der Gesuchstellerin in der betreffenden Nutzergruppe durch die Gesuchsgegnerin scheint vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich.
Es bleibt zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin allenfalls Massnahmen getroffen hat, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin herbeizuführen
(Art. 3 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 353 E. 4 S. 359; 126 III 239 E. 3a S. 245, je mit Hinweisen). Das UWG will nicht die Verwechslungsgefahr als solche, sondern nur ihre Ausbeutung zum Zweck der unzulässigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses verhindern (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 4).
Im Gegensatz zur Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, wo das nachgeahmte Kennzeichen wegen seines ähnlichen Erscheinungsbildes tatsächlich für das verletzte Zeichen gehalten wird, spricht man von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, falls das Publikum zwar die Verschiedenartigkeit der Zeichen erkennt, sie aber wegen ihrer Ähnlichkeit für Serienzeichen hält und deswegen annimmt, die Zeichen wiesen auf dieselbe Herkunftsstätte hin. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist schliesslich gegeben, falls erkennbar keine identische Herkunftsstätte vorliegt, der angesprochene Verkehrskreis jedoch zu Unrecht auf wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Zeichen schliesst (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 7).
Vorliegend kann wohl ausgeschlossen werden, dass Internetbenutzer den Domainnamen <cam4.com> mit dem streitigen Domainnamen <cam4.ch> direkt verwechseln. Nutzer, welche die entsprechenden Seiten aufrufen, sind ohne Zweifel in der Lage, die Endungen ".com" und .ch" zu unterscheiden. Massgebend ist daher im vorliegenden Fall die mittelbare Verwechslungsgefahr, d.h. eine Verwechslung der Website-Betreiber aufgrund ähnlicher Kennzeichen.
Es liegt auf der Hand, dass im hier zu beurteilenden Fall Branchen- und Warengleichheit vorliegt. Beide Parteien bieten Websites mit Webcams an. Aber auch im Bereich ähnlicher Produkte sollte nur zurückhaltend vom Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Das gilt insbesondere, wenn die ähnlichkeitsbegründenden Umstände wie z.B. Wortbestandteile von zahlreichen Unternehmen als Kennzeichenbestandteil gewählt werden, weil es sich dabei auf dem betreffenden Gebiet um eine nahe liegende und nicht für ein bestimmtes Unternehmen charakteristische Bezeichnung handelt (Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 48).
Weiter muss berücksichtigt werden, dass gemeinfreie Zeichen markenrechtlich nicht geschützt werden können und dementsprechend auch lauterkeitsrechtlich keine Bedeutung haben (vgl. Baudenbacher, Art. 3 lit. d N 81). Gemeinfrei sind (i) Zeichen, welche die Ware bzw. den Tätigkeitsbereich eines Unternehmens bezeichnen, (ii) sachbezogene Kennzeichen sowie (iii) Wörter und Bilder, die sich im Zusammenhang mit dem Kennzeichnungsobjekt dem Verkehr geradezu aufdrängen (Baudenbacher, a.a.O.).
Der Begriff "cam4" ("cam" als Kurzform für das englische Wort "camera", "4" vermutlich als Hinweis auf "Kamera Nummer 4" oder "cam 4(for) [you]") stellt eine Sachbezeichnung dar für die Webcam-Dienstleistungen der Parteien. Die Personen, welche sich via Website der Parteien den Nutzern darstellen, benutzen zuhause eine internetfähige Kamera (sog. "Webcam"), um Aufnahmen zu machen und die entsprechenden Bilder auf die Websites der Parteien hochzuladen. Das Kennzeichen ist somit für den Tätigkeitsbereich beider Parteien beschreibend und sachbezogen. Die Kombination der beiden Zeichen "cam" und "4" ändert nichts an diesem Befund. Auch die Beschreibung "cam4" (Kamera Nr. 4 bzw. "camera for you") hebt sich zu wenig von den Webcam-Dienstleistungen der Parteien ab.
Weiter ist zu berücksichtigen, dass neben der Website der Gesuchsgegnerin zahlreiche andere Websites bestehen mit der First-Level-Domain "cam4" und anderen Länderendungen sowie mit dem Bestandteil "cam4". Soweit ersichtlich sind diese Websites unabhängig von der Gesuchstellerin. Das Kennzeichen "cam4" wird somit nicht ausschliesslich mit der Gesuchstellerin in Verbindung gebracht. Ausserdem gibt es ähnliche Websites wie jene der Parteien unter der Bezeichnung "cam3" oder "cam2". Die Verwechslungsgefahr wird ferner dadurch verringert, dass das Erscheinungsbild der beiden Websites verschieden ist und sich auf der Website der Gesuchsgegnerin offenbar ausschliesslich Personen aus der Deutschschweiz präsentieren, während die Website der Gesuchstellerin Personen aus aller Welt zeigt.
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin keinen ausschliesslichen Anspruch auf das Kennzeichen "cam4" geltend machen kann und zwischen dem Kennzeichen „cam4.com“ der Gesuchstellerin und dem streitigen Domainnamen <cam4.ch> trotz identischem Kennzeichen "cam4" keine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.
Dementsprechend befindet der Experte, dass die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements nicht erfüllt sind, sodass die weiteren Voraussetzungen für eine Übertragung des streitigen Domainnamens nicht näher untersucht werden müssen.
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch ab.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 26. Dezember 2011