Der Gesuchsteller ist Migros-Genossenschafts-Bund aus Zürich, Schweiz, intern vertreten.
Der Gesuchsgegner ist Cifagro enterprises u.a. aus Kiev, Ukraine.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <hotelpla.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainregistrierungsstelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz, die Domainvergabestelle ist InternetX GmbH.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 5. Januar 2016 per Email und am 11. Januar 2016 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 6. Januar 2016 bestätigte SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 15. Januar 2016 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 4. Februar 2016.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 5. Februar 2016 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 5. Februar 2016.
Am 5. Februar 2016 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 12. Februar 2016 Theda König-Horowicz als Expertin. Die Expertin stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt.
Der Gesuchsteller ist der grösste Detailhandelskonzern in der Schweiz und Inhaber der Hotelplan Gruppe, die im Bereich Touristik seit 1935 aktiv ist. Die Haupttätigkeit von Hotelplan ist die Veranstaltung von Ferien und Reisen sowie deren Vertrieb über ein Netz von Filialen und ausgesuchten Reisebüropartner in der Schweiz und im Ausland.
Die Dienstleistungen werden insbesondere unter der Marke HOTELPLAN erbracht und der Gesuchsteller ist insbesondere Inhaber folgender Marken:
- Schweizer Wortmarke Nr. 389174 HOTELPLAN, registriert am 16. November 1970 in den Klassen 16, 18 und 34;
- Schweizer Wortmarke Nr. 416072 HOTELPLAN, registriert am 6. Oktober 1994 (mit Gebrauchspriorität vom 29. April 1935) in den Klassen 16, 35-36, 39 und 41-42.
Die Bezeichnung „Hotelplan“ wird nicht nur als Kennzeichen, sondern auch als Firma verwendet und ist in der Schweiz sehr bekannt.
Ausserdem betreibt der Gesuchsteller Webseiten mit Domain Namen, die den Begriff „hotelplan“ beinhalten, insbesondere <hotelplan.ch>; diese Domain Namen sind vom Gesuchsteller auch registriert.
Der Domain-Name, <hotelpla.ch>, wurde zuerst am 7. Januar 2007 registriert.
Am 14. Juli 2015 sendete der Gesuchsteller ein Abmahnschreiben an den Gesuchsgegner mit der Aufforderung, den streitigen Domain-Namen zu löschen oder an den Gesuchsteller zu übertragen. Der Brief wurde mit dem Vermerk „Adresse insuffisante“ zurückgesandt.
Der Gesuchsteller stützt sich auf die folgenden Gründe:
(1) Der Domain-Name <hotelpla.ch> ist verwechselbar mit der Marke HOTELPLAN, die vom Gesuchsteller geschützt ist; und
(2) der Gesuchsgegner hat kein schutzwürdiges Interesse zur Verwendung des Zeichens „hotelpla“; und
(3) der Domain-Name <hotelpla.ch> wurde bösgläubig registriert.
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Es ist eindeutig, dass der Gesuchsteller in der Schweiz Inhaber von Markenrechten des Zeichens HOTELPLAN ist.
Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.
Es ist unangefochten, dass die Marke HOTELPLAN in der Schweiz eine bekannte Marke ist. Dieser hohe Bekanntheitsgrad gewährt der Marke einen besonderen Schutz, der höher ist als der Schutz einer schwachen Marke. Insbesondere müssen die Abweichungen zwischen den Zeichen umso deutlicher sein, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 10358 vom 6. Januar 2010 in Sachen LOPIMED///CLOPIMED; Entscheid des BVGE B-1009/2010 vom 14. März 2011 in Sachen Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.); Entscheid des BVGE B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 in Sachen Bally / Balù (fig.)).
Der streitige Domain-Name übernimmt fast vollständig die Marke HOTELPLAN; er unterscheidet sich nur durch das Aussetzen am Ende dieser Bezeichnung des Buchstabens [N]. Es besteht deshalb sowohl phonetisch wie auch visuell eine grosse Ähnlichkeit zwischen dem Domain-Namen, <hotelpla.ch>, und der Marke HOTELPLAN.
Ausserdem verweist die „Parking“ Webseite, die unter dem Domain-Namen aufrufbar ist, auf verwandte Links, die Dienstleistungen im Touristikbereich promovieren. Manche Links verweisen auf das Unternehmen Hotelplan, aber eine ganze Reihe von anderen Links verweisen auf Webseiten von Konkurrenten des Unternehmens Hotelplan.
In jedem Fall, ist die Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen zu bejahen.
Aus diesen Gründen kommt der Experte zum Schluss, dass eine klare Verletzung des Markenschutzgesetzes gegeben ist.
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name, <hotelpla.ch>, an den Gesuchsteller übertragen wird.
Theda König-Horowicz
Expertin
Datum: 2. März 2016