Die Gesuchstellerin ist Blackstone TM L.L.C. aus New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), vertreten durch Wild Schnyder AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Biological AG, Ulrich Ernst aus Geroldswil, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <blackstoneresources.ch> (nachfolgend der "Domainname").
Die Registerbetreiberin und Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (dem "Zentrum") am 6. September 2016 per E-Mail und am 9. September 2016 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 7. September 2016 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 15. September 2016 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 5. Oktober 2016.
Die Gesuchserwiderung wurde am 3. Oktober 2016 eingereicht. Am selben Tag erklärte die Gesuchsgegnerin, nicht an einer Schlichtungsverhandlung teilnehmen zu wollen. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 6. Oktober 2016.
Am selben Tag wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 14. Oktober 2016 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin ist eine der weltweit grössten Investment- und Immobiliengesellschaften mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen u.a. in England, Deutschland, Frankreich und Irland. Sie ist Inhaberin der Schweizer Wortmarken (i) 2P-422 264 BLACKSTONE, die seit dem 23. August 1994 in der Klasse 36 geschützt ist für "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen" und (ii) P-461 973 BLACKSTONE, die seit dem 11. Januar 1999 in der Klasse 36 geschützt ist für "Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Finanzwesen".
Die Gesuchsgegnerin ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Geroldswil. Der Präsident des Verwaltungsrates der Gesuchsgegnerin ist gleichzeitig Präsident des Verwaltungsrates der Blackstone Resources AG mit Sitz in Baar, die am 7. Juli 1995 ins Handelsregister eingetragen wurde. Blackstone Resources AG verfügt über ein Aktienkapital von CHF 21'350'000.
Gemäss Handelsregister-Auszug (Beilage 2 zur Gesuchserwiderung) ist der Firmenzweck der Blackstone Resources AG u.a.: "Holdinggesellschaft, welche sich mit Entwicklung, Planung, Projektierung, Bau und Betrieb von Rohstoff- und Bergbauprojekten aller Art befasst und sich an Minengesellschaften beteiligt".
Der streitige Domainname wurde von der Gesuchsgegnerin am 24. Juli 2014 registriert. Gemäss entsprechender Website der Blackstone Resources AG (Beilage 6 des Gesuchs) konzentriert sich die Aktivität des Unternehmens nach einigen erfolgreichen Jahren im Erwerb und der Entwicklung von Beteiligungen seit dem Jahre 2013 auf den Bergbau. Die Gesellschaft verfügt gemäss Website über eine Mehrheitsbeteiligung an drei Lizenzen zum Abbau von Molybdän und Kupfer in der Mongolei, wo sie über ein Büro verfügt.
Die Gesuchstellerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die Marke BLACKSTONE der Gesuchstellerin wurde in der Vergangenheit intensiv benutzt und beworben und ist in der Schweizer Finanzwelt sehr bekannt. Diese intensive Benutzung hat die Kennzeichnungskraft der Marke zusätzlich gestärkt. Selbst wenn die Marke nicht bekannt wäre, käme ihr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Der streitige Domainname übernimmt die Marke der Gesuchstellerin, ergänzt durch den Bestandteil "resources", der im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 36 auf den Finanz- bzw. Investmentbereich hinweist. Konkret werden auf der mit dem streitigen Domainnamen verbundenen Website Investments u.a. in "commodity and natural resources" sowie in "mining rights, concessions, licences and mining technologies" beworben. Anleger sollen zu Finanzinvestments in die entsprechenden Aktivitäten bzw. Investitionen in die Blackrock Resources AG bewegt werden. Aufgrund dieser Produktnähe müssen sich die kollidierenden Zeichen besonders deutlich unterscheiden, um eine Verwechslungsgefahr auszuräumen.
Der Zusatz "resources" ist zudem nicht geeignet, den Gesamteindruck des streitigen Domainnamens wesentlich zu prägen, zumal er im Zusammenhang mit (Finanz-)Investments direkt beschreibend ist und das Hinzufügen eines nicht dominanten Elements keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen vermag. Somit ist ohne weiteres von hochgradiger, fast an Identität grenzender Zeichenidentität auszugehen, und es besteht die Gefahr, dass die betroffenen Abnehmerkreise die beiden Kennzeichen unmittelbar verwechseln.
Zur direkten tritt eine mittelbare Verwechslungsgefahr hinzu. Gemäss konstanter Schweizer Rechtsprechung begründet die vollständige und unveränderte Übernahme einer Marke in einer jüngeren Marke grundsätzlich eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, bestünde die Gefahr, dass aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit sowie der ausgeprägten Warennähe die Vermutung begründet wird, dass die Waren und Dienstleistungen von wirtschaftlich, rechtlich oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Die Gesuchsgegnerin trägt vor, dass die Blackstone Resources AG mit Sitz in Baar, Zug, die durch denselben Präsidenten des Verwaltungsrats vertreten wird wie die Gesuchsgegnerin, letztere beauftragt hat, den streitigen Domainnamen sowie den Domainnamen <blackstoneresources.li> zu registrieren und der Blackstone Resources AG zur Verfügung zu stellen. Zurzeit würden diese Domainnamen von der Blackstone Resources AG aktiv benutzt.
Gemäss Handelsregister sind in der Schweiz noch weitere Gesellschaften mit dem Bestandteil "Blackstone" eingetragen, die nichts mit der Gesuchstellerin zu tun haben:
Aston Blackstone International LLC in Zug
Blackstone Capital AG in Zürich
Blackstone Consulting AGT in Ipsach
Blackstone GmbH in Steinhausen
Blackstone Holding AG in Bern
Blackstone Investments AG in Zug
Blackstone Werbetechnik GmbH in Luzern
Gemäss schweizerischem Firmen- und Handelsregisterrecht sind diese Unternehmen berechtigt, den Namen "Blackstone" in ihrer Firma zu führen. Es besteht somit kein Recht der Gesuchstellerin, den Namen Blackstone ausschliesslich zu schützen und auch kein Grund, weshalb die Gesuchstellerin bessere Rechte haben sollte als die Gesuchsgegnerin bzw. die Blackstone Resources AG.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass ihre Schweizer Marke BLACKSTONE seit August 1994 in der Klasse 36 geschützt ist für "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen".
Das schweizerische Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar sind mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken resultiert aus der Kombination von Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit und Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.
Die Gesuchsgegnerin hält gemäss plausibler Darstellung den streitigen Domainnamen für die Blackstone Resources AG, die mit dem gleichen Verwaltungsratspräsidenten wie die Gesuchsgegnerin seit dem 7. Juli 1995 im Handelsregister eingetragen ist. Die Gesuchsgegnerin selbst ist seit dem 27. Oktober 1997 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen.
Die Blackstone Resources AG war anfangs eine Beteiligungsgesellschaft und verfügt nach einer Kapitalerhöhung vom 15. Juli 2014 über ein Aktienkapital von CHF 21'350'000. Gemäss Angaben auf der mit dem streitigen Domainnamen verbundenen Website verfügt die Blackstone Resources AG über eine Mehrheitsbeteiligung an drei Lizenzen zum Abbau von Molybdän und Kupfer in der Mongolei, wo sie auch eine Büroadresse angibt. Weitere Aktivitäten des Unternehmens gemäss Website sind die Förderung und Verarbeitung von Gold in Peru und von Molybdän in Kolumbien.
Die Gesuchstellerin Blackstone geniesst demgegenüber als eine der weltweit grössten Investment- und Immobiliengesellschaften in der Schweizer Finanzwelt wohl eine recht grosse Bekanntheit. Sie ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Investmentgesellschaft BlackRock, die aus einer Abspaltung von Blackstone im Jahre 1992 hervorging (und für welche der ehemalige Präsident der Schweizer Nationalbank, Philipp Hildebrand, seit einigen Jahren tätig ist).
Als eine gewisse Besonderheit in diesem Fall ist eingangs festzuhalten, dass beide Parteien über eingetragene Kennzeichenrechte verfügen. Während die Gesuchstellerin seit dem August 1994 eine Schweizer Marke BLACKSTONE eingetragen hat, verfügt das mit der Gesuchsgegnerin verbundene Unternehmen Blackstone Resources AG seit dem Juli 1995 über einen (unangefochtenen) Handelsregistereintrag und ein entsprechendes Firmenrecht.
In rechtlicher Hinsicht entscheidend ist, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Parteien besteht. Die Verwechslungsgefahr von Zeichen, die gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, hängt insbesondere von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 N 45).
Ausgangspunkt für die Bestimmung der zu berücksichtigenden Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke. Im Vordergrund stehen hier "Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Finanzwesen" gemäss Dienstleistungsverzeichnis der Marke Nr. P-461 973 der Gesuchstellerin. Der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise kann je nach der Art der Dienstleistungen unterschiedlich sein (a.a.O., Art. 3 N 51). Dabei ist zu beachten, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer weiss, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Bei ausschliesslich im Internet gebrauchten Domainnamen vermögen daher schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen (a.a.O., Art. 3 N 56).
Bezüglich Kennzeichnungskraft der Marke BLACKSTONE der Gesuchstellerin sind nach Ansicht des Experten die folgenden Faktoren zu berücksichtigen: Grundsätzlich darf originär eine normale Kennzeichnungskraft vermutet werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (a.a.O., Art. 3 N 81-82). Während der Begriff BLACKSTONE für Finanzdienstleistungen nicht direkt beschreibend ist, handelt es sich um einen zusammengesetzten Begriff, der auf Englisch einen schwarzen Stein beschreibt und sich damit an Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt, die in Finanzkreisen ohne Probleme verstanden werden (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 N 90). Die Kombination "schwarzer Stein" kommt zudem in der Natur häufig vor und ist daher nicht besonders kennzeichenkräftig.
Ferner ist zu untersuchen, ob die Marke BLACKSTONE, wie von der Gesuchstellerin behauptet, durch Benutzung in der Schweiz eine hohe Bekanntheit und dadurch eine gesteigerte Kennzeichenkraft erlangt hat (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 N 98-102). In diesem Zusammenhang hat die Gesuchstellerin dargelegt, dass sie ihre Dienstleistungen international über die Website "www.blackstone.com" und insbesondere in Europa auch über Niederlassungen u.a. in England, Deutschland, Frankreich und Irland vermarktet sowie regelmässig Gegenstand der Finanz-Berichterstattung auch in deutscher Sprache ist.
Obschon Blackstone wie erwähnt in Finanzkreisen sicher eine erhebliche Bekanntheit geniesst, ist der Experte nicht überzeugt, dass die Kennzeichenkraft der Marke wesentlich gesteigert ist. Es sind wohl vor allem institutionelle Investoren, denen die Marke BLACKSTONE geläufig ist, und auch unter den grossen weltweiten Investmentgesellschaften dürfte BlackRock (wegen Philipp Hildebrand) in der Schweiz einiges bekannter sein. Bei professionellen institutionellen Investoren wiederum darf man davon ausgehen, dass deren Aufmerksamkeit erhöht ist und es nicht zu Verwechslungen der hier zu vergleichenden Kennzeichen kommen dürfte. Die Gesuchstellerin hat denn auch nicht dargelegt, dass es jemals zu konkreten Verwechslungen gekommen ist. Es liegen ferner auch keine konkreten Informationen der Gesuchstellerin vor bezüglich Marktanteil in der Schweiz, Bekanntheitsgrad der Marke in den relevanten Verkehrskreisen, auf die Schweizer Finanzbranche gerichteter Werbeaufwand oder ähnliches (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 N 99).
Weiter kann die Kennzeichnungskraft einer Marke durch ähnliche Drittzeichen geschwächt werden. Eine solche Verwässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht wird (a.a.O., Art. 3 N 103-104). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Firma Blackstone Resources AG seit 1995 unangefochten im Handelsregister eingetragen ist, neben sieben weitere Unternehmen mit dem Bestandteil "Blackstone", die nicht mit der Gesuchstellerin verbunden, aber grösstenteils wohl wie die Gesuchstellerin in der Finanzindustrie tätig sind (s. oben).
Bei der Zeichenähnlichkeit stehen sich die Kennzeichen BLACKSTONE und "blackstoneresources" gegenüber. Wie oben ausgeführt kommt der Marke BLACKSTONE keine besondere Kennzeichnungskraft zu. Sämtliche generischen Bestandteile der zu vergleichenden Kennzeichen – "black", "stone" und "resources" – sind Wörter des allgemeinen englischen Sprachgebrauchs. Auf dieser Grundlage sollten die massgeblichen Verkehrskreise mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit in der Lage sein, die Kennzeichen auseinander zu halten.
Schliesslich ist noch die Gleichartigkeit der Dienstleistungen in Betracht zu ziehen. Hierzu ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin eine global tätige Investmentgesellschaft ist (mit USD 356 Milliarden Assets under Management; vgl. "www.blackstone.com"), deren Kunden wohl vor allem institutionelle Investoren sind, welche substantielle Portfolios über die Gesuchstellerin und deren Fonds weltweit in verschiedensten Bereichen anlegen, währendem die Blackstone Resources AG auf wenige Projekte im Rohstoffbereich fokussiert ist, mit einem Aktienkapital von ca. CHF 21 Mio. und entsprechend kleinerem (privatem) Aktionariat. Die Blackstone Resources AG ist somit ein relativ kleines Bergbauunternehmen, während die Gesuchstellerin als globale Investmentgesellschaft tätig ist. Auch wenn eine gewisse Ähnlichkeit der Dienstleistungen besteht, sind die Dienstleistungen der beiden Gesellschaften nach Ansicht des Experten demzufolge für den relevanten Verkehrskreis (Finanzinvestoren) deutlich unterscheidbar. Selbst wenn man die Dienstleistungen der Parteien als gleichartige Finanzdienstleistungen qualifizieren wollte, bestünde nach Ansicht des Experten unter den Voraussetzungen des Verfahrensreglements aus den oben geschilderten Gründen (keine besondere Kennzeichenkraft der Marke BLACKSTONE und keine starke Zeichenähnlichkeit) keine Verwechslungsgefahr.
Nach Ansicht des Experten liegt auch keine (von der Gesuchstellerin behauptete) mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Eine solche Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn Abnehmer die kollidierenden Zeichen zwar unterscheiden können, aufgrund der Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechende gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen (Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 N 23-27 m.w.H.). Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn ein Zeichen als Bestandteil einer fremden Markenserie erscheint (a.a.O., Art. 3 N 24). Hierzu ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin keine Markenserie führt, sondern ausschliesslich unter der Marke BLACKSTONE bekannt ist, ihre Dienstleistungen soweit ersichtlich nur über die Website "www.blackstone.com" vermarktet und in der Schweiz keine Niederlassung hat. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch, dass z.B. der Domainname <blackstone.ch> von einer schweizerischen Werbeagentur benutzt wird, welche auch die Schweizer Marke BLACKSTONE in verschiedenen anderen Klassen als die von der Gesuchstellerin beanspruchte Klasse 36 registriert hat. Im Übrigen besteht nach Ansicht des Experten auch sonst keine mittelbare Verwechslungsgefahr, weil der relevante Verkehrskreis die beiden Unternehmen Blackstone und Blackstone Resources AG genügend unterscheiden kann.
Vor dem oben geschilderten Hintergrund besteht nach Ansicht des Experten keine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke der Gesuchstellerin und damit auch keine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin durch den streitigen Domainnamen.
Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass auch keine Verletzung des UWG vorliegt, da der Gesuchsgegnerin bzw. Blackstone Resources AG kein unlauteres Verhalten vorgeworfen werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gesuchsgegnerin beim Registrieren des streitigen Domainnamens sich an die Marke oder Dienstleistungen der Gesuchstellerin anlehnen wollte. Auf der Website "www.blackstoneresources.ch" finden sich auch keinerlei Hinweise auf die Gesuchstellerin, und das gezeigte Logo unterscheidet sich deutlich von jenem der Gesuchstellerin.
In Anbetracht der Umstände im vorliegenden Fall befindet der Experte, dass die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements nicht erfüllt sind, sodass die weiteren Voraussetzungen für eine Übertragung des streitigen Domainnamens nicht näher untersucht werden müssen.
Aus den vorgenannten Gründen entscheidet der Experte, dass das Gesuch abgewiesen wird.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 25. Oktober 2016