Die Gesuchstellerin ist Instagram, LLC aus Menlo Park, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), vertreten durch Hogan Lovells (Paris) LLP, Frankreich.
Der Gesuchgegner ist Zhou Murong aus ShenZhen, China.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <instagram.ch> (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 29. September 2016 per Email und am 3. Oktober 2016 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 3. Oktober 2016 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 10. Oktober 2016 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesucherwiderung war der 30. Oktober 2016.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 31. Oktober 2016 mit, dass der Gesuchgegner weder eine Gesucherwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 31. Oktober 2016.
Am selben Tag wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 9. November 2016 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin wurde am 25. Februar 2010 unter dem Namen Burbn, Inc. in den Vereinigten Staaten gegründet und im Jahr 2013 als Instagram, LLC inkorporiert. Sie betreibt die bekannte Instagram App zum Teilen von Online- Fotos und - Videos, welche weltweit Millionen von Nutzern hat.
Die Gesuchstellerin geniesst seit ihrer Gründung eine hohe Popularität und wurde seitdem insbesondere in der Tech-Fachpresse weitgehend kommentiert. Schon 2011 wurde Instagram von Apple als „iPhone App of the Year“ gekürt.
Kurz nachdem die Gesuchstellerin ihre App lanciert hatte, begann der Gesuchgegner Domainnamen zu registrieren welche die Marke „INSTAGRAM“ oder ähnliche Varianten der Marke „INSTAGRAM“ reproduzieren, wie zum Beispiel :
- <instagr.com>, am 13. Oktober 2010;
- <instagram.cn>, am 14. Oktober 2010;
- <instagam.com>, am 20. Oktober 2010;
- <Instagram.com>, am 14. Januar 2011;
- <instagram.be>, am 14. Januar 2011;
- <instagram.se> am 14. Januar 2011, usw.
Der streitige Domainname <instagram.ch> wurde durch den Gesuchgegner am 14. Januar 2011 registriert. Der Domain-Name führt zu einer Webseite mit gesponserten Links, welche die Gesuchstellerin betreffen und der folgenden Nachricht „Die Domain <instagram.ch> könnte zum Verkauf stehen. Klicken Sie hier für Informationen zu dieser Domain“ (Im Original: „The domain instagram.ch may be for sale. Click here to inquire about this domain“).
Die Tätigkeit der Gesuchstellerin entwickelte sich schnell und ihre Instagram App wurde im Jahr 2012 von Facebook übernommen, was ihr einen weiteren kommerziellen Aufschwung gab und ihre Bekanntheit weiter erhöhte.
Das Geschäftsmodell der Gesuchstellerin ist ausschliesslich auf das Internet gerichtet, so dass sie vor Markeneintragungen sich auf die Registrierung von Domainnamen konzentriert hat.
Die Gesuchstellerin ist insbesondere Inhaberin zahlreicher Domainnamen mit dem Bestandteil „Instagram“, wobei viele Domainnamen-Registrierungen 2011 und 2012 erfolgten, u.a.:
- <instagram.com> (Registrierungsdatum: 4. Juni 2004; am 18. Januar 2011 von dem Vorgänger der Gesuchstellerin erworben),
- <instagram.it> (Registrierungsdatum : 14. Januar 2011)
- <instagram.org.cn> (Registrierungsdatum : 8. November 2012).
Die Gesuchstellerin ist seit 2012 Inhaberin von Eintragungen der Marke „INSTAGRAM“, insbesondere in den Vereinigten Staaten seit dem 22. Mai 2012. In der Schweiz ist die Gesuchstellerin Inhaberin folgender Marken:
- Unionsmarke „INSTAGRAM“ No. 1129314, in den Klassen 9 und 42, mit Ausdehnung auf die Schweiz, vom 15. März 2012;
- Wortmarke „INSTAGRAM“ No.681659, in den Klassen 25, 35, 38, 41 und 45, vom 16. Dezember 2015;
- Wort/Bildmarke „INSTAGRAM“ No.682301, in den Klassen 9, 35, 38, 42 und 45, vom 30. Dezember 2015.
Die Gesuchstellerin hat erhebliche Summen in Internetplattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter und Linkedin investiert, um ihre Online-Präsenz zu entwickeln und hat derzeit über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer und 300 Millionen täglich aktive Nutzer mit über 95 Millionen geteilten Fotos und Videos pro Tag.
Heute ist Instagram eines der bekanntesten sozialen Netzwerke der Welt. Instagram gilt insbesondere als eine der Top-Apps welche für mobile Geräte zur Verfügung stehen und ist auf Rang 7 der Apple iTunes Charts gelistet.
Seit 2015 hat die Gesuchstellerin vier Klagen gegen den Gesuchgegner betreffend „INSTAGRAM“ Domainnamen erhoben und gewonnen. Der Gesuchgegner war auch Partei in zahlreichen anderen Domainnamen-Streitbeilegungsverfahren betreffend anderen bekannten „Internet“-Marken wie Pinterest oder Google.
Die Gesuchstellerin beruft sich auf verschieden Marken die sie in der Schweiz und in anderen Ländern wie in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union registriert hat sowie auf nicht registrierte Markenrechte.
In diesem Zusammenhang ist die Gesuchstellerin der Meinung, dass ihre INSTAGRAM Marke den Status einer weltweit bekannten Marke erlangt hat, weltweit und auch in der Schweiz, gestützt auf Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums („PVÜ“).
Die Gesuchstellerin ist weiter der Meinung, dass die Marke INSTAGRAM als berühmte Marke gemäss Artikel 15 des Schweizerischen Markenschutzgesetzes („MSchG“) betrachtet werden kann.
Sie trägt zudem vor, dass die Bezeichnung „Instagram“ Schutz als Handelsname auf Grund von Artikel 8 PVÜ geniesst.
Die Gesuchstellerin weist darauf hin, dass der streitige Domainname mit der von ihr registrierten Marke INSTAGRAM identisch ist, so dass eine klare Verletzung der obengenannten Gesetze sowie von Artikel 3 Abs. 1 lit. d des Unlauteren Wettbewerbsgesetz („UWG“) besteht.
Ausserdem habe der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe vorgetragen; er sei auch nicht mit der Gesuchstellerin geschäftlich verbunden. Die Gesuchstellerin habe die Verwendung ihrer Marke und die Registrierung des streitigen Domainnamens nicht genehmigt. Es bestehe also kein legitimes Interesse des Gesuchgegners an den streitigen Domainnamen.
Die Gesuchstellerin erklärt weiter, dass eine lange Vorgeschichte zwischen ihr und dem Gesuchgegner besteht, da dieser in der Vergangenheit schon mehrere Domainnamen, welche die Marke INSTAGRAM enthielten, registriert hat, wie zum Beispiel <instagram.com>. In all diesen Fällen hat die Gesuchstellerin mit Erfolg rechtliche Massnahmen ergriffen, um diese Domainnamen für sich zu beanspruchen. Der Gesuchgegner agiere also offensichtlich bösgläubig.
Der Gesuchgegner hat weder eine Gesucherwiderung eingereicht, noch auf irgendeine Weise Stellung genommen.
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin von Markenrechten hinsichtlich des Zeichen „Instagram“ in der Schweiz und ist damit Inhaberin eines schweizerischen Kennzeichenrechts.
Die Expertin ist der Meinung, dass in diesem Fall nur eine klare Verletzung des UWG’s in Betracht kommt. Sie wird sich jedoch ordnungshalber auch kurz mit dem Marken - und Namensrecht befassen.
Es ist nicht umstritten, dass der vom Gesuchgegner registrierte Domainname exakt der Marke der Gesuchstellerin entspricht und somit mit dieser identisch ist.
Die Gesuchstellerin ist jedoch erst seit 2012 Inhaberin einer registrierten Marke in der Schweiz, während der streitige Domainname schon 2011 registriert wurde.
Die Gesuchstellerin kann sich deshalb nicht auf ältere registrierte Markenrechte gemäss Artikel 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 MSchG stützen.
Artikel 3 Abs. 2 lit. b MSchG bestimmt, dass „Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18831 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind“ als ältere Marken gelten.
Die Gesuchstellerin ist seit 2012 Inhaberin einer registrierten Marke in den Vereinigten Staaten mit erster Verwendung im Geschäftsverkehr seit 2010.
Die Gesuchstellerin ist also der Auffassung, dass sie seit 2010 Inhaberin einer nicht registrierten Marke ist, die seit Beginn die genügende Bekanntheit geniesst um Rechte auf Grund von Artikel 6Bis PÜV zu beanspruchen.
Ob eine Marke als bekannt nach Artikel 6Bis PÜV betrachtet wird, unterliegt strikten Bedingungen. Dass die Marke „INSTAGRAM“ heute diesen Status geniesst, ist eindeutig. Dass sie diesen Status schon in 2010 und 2011 genoss, kann im Rahmen von einem schnellen Verfahren wie dieses und auf Grund der vorgelegten Tatsachen nicht mit Sicherheit bestätigt werden.
Aus den obengenannten Gründen, ist eine eindeutige Verletzung des Schweizer Markengesetzes, wie in diesem Verfahren beansprucht, nicht gegeben.
Die Gesuchstellerin besitzt keine Gesellschaft in der Schweiz die ihren Namen „Instagram“ beinhaltet, so dass eine Namensrechtsverletzung nach Artikel 29 Schweizerisches Zivilgesetzbuch („ZGB“) nicht in Betracht kommt.
Gemäss Artikel 8 PÜV geniesst ein Handelsname einen Schutz in allen Ländern der Union, ohne dass eine Registrierung als Handelsname in all diesen Ländern nötig ist.
Die Expertin stellt fest, dass auf Grund der vorhandenen Beweise der Handelsname der Gesuchstellerin von 2010 bis 2012 Burbn, Inc. war. Die Firma wurde erst 2013 als Instagram, LLC korporiert.
Als 2011 der streitige Domainname registriert wurde, genoss die Gesuchstellerin daher noch keine Rechte bezüglich „Instagram“ als Handelsname.
Aus diesem Grund alleine ist Artikel 8 PÜV in diesem Fall nicht anwendbar. Eine klare Verletzung von Namensrechte ist auch nicht gegeben.
Domainnamen unterstehen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245), insbesondere der Artikel 2 und 3 Abs.1 lt. D UWG. Gemäss Artikel 3 Abs. 1 lit. d des UWG handelt unlauter insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Wie oben in der Rubrik betreffend Markenrecht schon erörtert wurde, ist der streitige Domainname mit der INSTAGRAM Marke identisch. Ausserdem ist der streitige Domainname mit einer Webseite verbunden, die Links auf Webseiten Dritter für identische und/oder ähnliche Waren wie jene, für welche die Gesuchstellerin ihre registrierten INSTAGRAM Marken zuerst benutzt und anschliessend registriert hat, anzeigt.
Die Gesuchstellerin hat deutlich gemacht, dass sie sehr schnell nach der ersten Benutzung ihrer Instagram App, unter der Bezeichnung „Instagram“ bekannt wurde. Da ihr Business Model exklusiv auf das Internet gerichtet ist, ist diese Bekanntheit eine weltweite, besonders in den Tech-Kreisen.
In diesem Rahmen hat die Gesuchstellerin auch nachgewiesen, dass der Gesuchgegner das Potential der Bezeichnung „Instagram“ sehr früh erkannt und mehrere Domainnamen registriert hat, die mit der Marke „INSTAGRAM“ identisch und/oder sehr ähnlich sind, insbesondere <instagram.com>.
Obwohl die Gesuchstellerin gegen diese Registrierungen rechtliche Massnahmen getroffen hat, hat der Gesuchgegner weiterhin solche Domainnamen registriert und/oder auf solche Registrierungen wie den streitigen Domainnamen nicht verzichtet.
Die Expertin hält fest, dass der Gesuchgegner versucht hat, sich durch diese Domainnamen Registrierung finanzielle Vorteile zu verschaffen.
Der Gesuchgegner hat ausserdem auf die Vorbringen der Gesuchstellerin in diesem Verfahren nicht reagiert.
Aus diesen Gründen ist die Expertin der Meinung, dass das Verhalten des Gesuchgegners offensichtlich gegen das UWG verstösst und bestimmt, dass der strittige Domainname auf die Gesuchstellerin übertragen werden soll.
Aus den oben dargelegten Gründen entscheidet die Expertin, dass der streitgegenständliche Domainname <instagram.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf Instagram, LLC zu übertragen ist.
Theda König Horowicz
Expertin
Datum: November 25, 2016