WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Notch Interactive AG, und Peter Alexander van der Touw v. World Stage Entertainment, WSE-Media Group (Switzerland)

Verfahren Nr. DCH2021-0027

1. Die Parteien

Die Gesuchsteller sind Notch Interactive AG (nachfolgend “Gesuchstellerin 1”), Schweiz, und Peter Alexander van der Touw (nachfolgend “Gesuchsteller 2”), Schweiz, vertreten durch epartners Rechtsanwälte, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist World Stage Entertainment, WSE-Media Group (Switzerland), Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <notch.ch> (nachfolgend der “Domain-Name”).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist NOVATREND Services GmbH.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das “Zentrum”) am 24. Dezember 2021 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 28. Dezember 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 7. Januar 2022 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 27. Januar 2022.

Per Schreiben vom 27. Januar 2022, dass das Zentrum am 31. Januar 2022 erreichte, meldete sich ein Herr Notch Sen. für den Gesuchsgegner mit der Bitte (i) die Frist vom 27. Januar 2022 zu verlängern und (ii) jegliche Korrespondenz solle an ihn per Post gerichtet werden, weil er Serverprobleme hätte und der elektronische Verkehr nicht garantiert sei.

Per Email vom 8. Februar 2022, baten die Gesuchsteller das Zentrum die Anträge des Gesuchsgegners abzuweisen.

Per Schreiben vom 9. Februar 2022, dass das Zentrum am 11. Februar 2022 erreichte, nahm Herrn Notch Sen. Stellung.

Am 11. Februar 2022, informierte das Zentrum die Parteien per E-Mail darüber, dass dem Antrag des Gesuchsgegners betreffend die Form der Mitteilungen auf Grund des Paragraphen 6(c) der Verfahrensreglementes nicht stattgegeben würde. Das Zentrum verlängerte die Frist für die Gesuchserwiderung bis zum 18. Februar 2022.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 24. Februar 2022 mit, dass der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung nicht innerhalb der gestellten Frist zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchsteller wurden vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragten diese am 24. Februar 2022.

Per Schreiben vom 25. Februar 2022, dass das Zentrum am 4. März 2022 erreichte, nahm Herr Notch Sen. nochmals Stellung.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 15. März 2022 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin 1 ist eine schweizerische Aktiengesellschaft die in Zürich 2010 als Notch Interactive GmbH registriert wurde. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Kommunikation. Sie ist seit dem 24. September 2010 Inhaberin der schweizerischen Wort/Bild Markeneintragung No 605823 NOTCH INTERACTIVE + logo in den Klassen 35, 41 und 42.

Der Gesuchsteller 2, mit Wohnsitz in der Schweiz, ist Gründer, Mehrheitsaktionär und Präsident des Verwaltungsrates der Gesuchstellerin 1. Er ist seit dem 8. April 2021 Inhaber der schweizerischen Markeneintragungen für “Notch” und “Notch Interactive”, in Klassen 9, 35, 40, 41 und 42.

Die obengenannten Marken werden von den Gesuchstellern benutzt.

Der streitige Domain-Name wurde zum ersten Mal am 15. Januar 2002 registriert und steht seit dem 30. März 2016 im Namen des Gesuchsgegners. Der Domain-Name wird nicht benutzt.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Die Gesuchsteller stützen ihren Antrag auf Grund ihrer in der Schweiz eingetragenen Markenrechte über NOTCH INTERACTIVE + logo, NOTCH und NOTCH INTERACTIVE.

Die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namen stehe in offensichtlichen Konflikt mit diesen Rechten und mit dem Firmenrecht der Gesuchstellerin 1. Der Hauptbestandteil des streitgegenständlichen Domain-Namen sei identisch mit den Marken der Gesuchsteller und mit dem Firmennamen der Gesuchstellerin 1, so dass eine Verletzung von Art. 13 MSchG und Art 956 OR entstehe. Die Gesuchsteller erklären weiter, dass ihre Marke «Notch» intensiv seit 11 Jahren benutzt werde und eine erhöhte Bekanntheit geniesse. Ausserdem sei die Marke der Gesuchstellerin schon am 10. Mai 2010 registriert worden, und damit deutlich vor der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens. Die Nicht-Benutzung des Domain-Namens sei nicht beachtlich auf Grund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach eine Verletzung selbst durch Handlungen zu privatem Gebrauch erfolgen kann. Es gäbe keine Gründe die einen Schutz des Gesuchsgegners rechtfertigen würde.

Zudem gäbe es auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Dieser Tatbestand könne auch durch die blosse Registrierung von Domain-Namen erfüllt werden.

B. Gesuchsgegner

Für den Gesuchsgegner meldete sich ein Notch Sen. Zusammengefasst meint Herr Notch Sen. er hätte den Domain-Namen seit beinahe 30 Jahren schon in seinem Besitz und er plane, dass der streitige Domain-Name nach seinem Ableben an seinem Junior weitervererbt werde. Er wäre jedoch einverstanden über diesen Domain-Namen zu verhandeln wobei ein sechsstelliger Betrag, sowie eine geringfügige prozentuale Beteiligung an das Unternehmen der Gesuchsteller in Betracht käme.

6. Entscheidungsgründe

I. Formelles - Zulässigkeit der schriftlichen Mitteilungen des Gesuchsgegners?

Gemäss Paragraph 15 (b) des Verfahrensreglements muss die Gesuchserwiderung (inklusive allfälliger Beilagen) in elektronischer Form eingereicht werden.

Jegliche Mitteilungen bzw. Stellungnahmen des Herrn Notch Sen. erfolgten jedoch per Post.

Gemäss Paragraph 15 (b) soll die Gesuchserwiderung folgende Angaben enthalten:

(…)

(ii) die Namen und Kontaktangaben des Gesuchsgegners,

(iii) sofern sich der Gesuchsgegner im Streitbeilegungsverfahren vertreten lässt, die Namen und Kontaktangaben des Vertreters und eine entsprechende Vollmacht,

(…).

Herr Notch Sen. meldete sich für den Gesuchsgegner ohne jedoch seinen vollständigen bzw. echten Namen und seine Adresse zu offenbaren.

Herr Notch Sen. ist nicht als Inhaber des Domain-Namens registriert. Er hat keinen Beweis über seinen genauen Namen bzw. seine Identität gegeben und hat auch keinen Kontaktangaben ausser eine P.O. Box Adresse mitgeteilt. Ausserdem, hat er keine Vollmacht vorgewiesen, die bestätigen würde, dass er für den Gesuchsgegner handelt.

Es ist also unklar wer Herr Notch Sen ist und in welcher Kapazität er in diesem Verfahren Stellung genommen hat.

Somit kommt die Expertin zum Schluss, dass gegen die Paragraphen 15 (b) ii. und iii. des Verfahrensreglements verstossen wird und dass die Mitteilungen des Gesuchsgegners unzulässig sind. Selbst wenn die Expertin diese Mitteilungen berücksichtigt hätte, hätten sie keinen Einfluss auf den Ausgang des Falles gehabt.

II. Substantielles

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Die Gesuchsteller sind Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchsteller haben rechtsgenügend dargelegt, dass sie Inhaber des Kennzeichens NOTCH in der Schweiz sind.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchsteller dar

Der Verstoss gegen Markenrecht, Firmenrecht oder UWG ist nicht eindeutig in Abwesenheit einer Benutzung des Domain-Namens. Ausserdem ist der Gesuchsteller 2 Inhaber von Markenrechten, die nach der Registrierung des streitigen Domain-Namens eingetragen worden sind.

Namensschutz gemäss Art. 29 par. 2 ZGB kann geltend gemacht werden, insbesondere wenn der massgebende Teil des Namens von einem Dritten als Domain-Namen benutzt wird (siehe I. Cherpillod, in Commentaire Romand – Code des Obligations II, 2. Ausgabe, Basel 2017, ad art. 956 CO N 16).

Gemäss Art. 29 par. 2 ZGB, wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung so wie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.

Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass die Identifikationsfunktion der Domain Namen zur Folge hat, dass diese sich ausreichend von den durch ein absolutes Recht wie das Namensrecht geschützten Kennzeichen Dritter unterscheiden müssen; es genügt, wenn nur der massgebliche Teil des Namens von einem Dritten übernommen wird, damit es zu einer Verwechslungsgefahr kommen kann. (ATF 128 III 353).

Der Bundesgerichtshof hat weiter klargestellt, dass der Inhalt einer Webseite im Fall einer Namensrechtverletzung nicht ausschlaggebend ist (ATF 128 III 353, ATF 128 III 401). Alleine die Registrierung eines Domainnamens kann also genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

In diesem Fall, ist NOTCH der massgebliche Teil des Namens der Gesuchstellerin 1. Es ist ein eher seltener Name der über eine gewisse Originalität verfügt. Die Gesuchstellerin 1 kann deshalb offensichtlich über diesen Namen Rechte in Anspruch nehmen.

Die Gesuchstellerin 1 trägt den Namen NOTCH seit 2010. Sie geniesst daher über eine Priorität gegenüber des streitigen Domain-Namens. Es ist weiterhin zu bemerken, dass die Gesuchstellerin 1 diesen Namen auch umfangreich benutzt, insbesondere in ihrem Internetauftritt als Werbeagentur.

Der streitige Domain-Name beinhält den Namen NOTCH ganz. Der Name des Gesuchsgegners gibt einen Hinweis darüber, dass er sehr wahrscheinlich im Bereich Medien tätig ist. Die Bereiche Werbung und Medien haben eine gewisse Ähnlichkeit.

Aus den obengenannten Gründen, ist davon auszugehen, dass es zu einer Verwechslungsgefahr kommen kann und dass, der streitige Domain-Name den Namensrecht der Gesuchstellerin 1 verletzt.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <notch.ch> an die Gesuchstellerin 1 übertragen wird.

Theda König Horowicz
Experte
Datum: 5. April 2022