La Demandante es Softnews Net SRL, con domicilio en Bucarest, Rumania, representada por Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Rumania (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Josep Maria Aribau Cano, con domicilio en Flaçà, Girona, España (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <softpedia.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 12 de mayo de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 13 de mayo de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de mayo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de junio de 2011. El Demandado envió una comunicación el 6 de junio de 2011 ofreciendo la cesión del Nombre de Dominio a favor de la Demandante. Como consecuencia de ello, el procedimiento fue suspendido el 9 de junio de 2011 a fin de que las partes pudieran explorar un acuerdo sobre la transferencia del Nombre de Dominio. El 30 de junio de 2011, ante la exigencia del Demandado de condicionar la transferencia del Nombre de Dominio al pago por parte de la Demandante de la cantidad de 1.518 Euros, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El Centro notificó la reanudación del procedimiento el 1 de julio de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 14 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una sociedad rumana que opera desde hace años un sitio Web conocido como “Softpedia” que permite a los usuarios de Internet acceder a un gran número de aplicaciones informáticas libre para diversos sistemas operativos, ofreciendo igualmente descargas de contenidos y juegos para tales sistemas operativos así como teléfonos móviles y otros dispositivos.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante ha utilizado desde un principio la denominación “Softpedia”, la cual registró con efectos desde el 23 de junio de 2006 como marca internacional (registro no. 905396) con efectos, entre otros países, en España y para productos y servicios contemplados en las clases 9, 35 y 42 del Nomenclátor Internacional.
De acuerdo con la numerosa documentación aportada por la Demandante, la marca SOFTPEDIA ha adquirido una significativa notoriedad internacional en el ámbito de Internet, debiéndose de hecho tal notoriedad al gran número de visitas y renombre del sitio Web operado por la Demandante.
El Demandado reside aparentemente en territorio español, concretamente en Flaçà (Girona). Entre otras actividades profesionales, el Demandado parece prestar servicios informáticos tales como el diseño y desarrollo de páginas Web. Asimismo, de acuerdo con la documentación presentada por la Demandante, el Experto ha podido comprobar que el Demandado es igualmente titular de un buen número de nombres de dominio, estando muchos de ellos basados en marcas de terceros como, por ejemplo, <adsljazztel.com>, <corte-ingles.com>, <cursosphotoshop.com>, <horariosrenfe.com>, <iphonemovistar.com>, <ofertasmovistar.com>, <orangepuntos.com>, <puntosvodafone.com>, <tiendasvodafone.com> o <zonamovistar.com>.
Más allá de lo indicado anteriormente, el Experto no ha podido obtener más información sobre el Demandado, sus actividades o las circunstancias vinculadas al registro del Nombre de Dominio por su parte, al no haber contestado a la Demanda.
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 29 de noviembre de 2010 y en ningún momento desde su registro ha incluido contenido alguno.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que opera internacionalmente, incluyendo España, una plataforma online de descarga de aplicaciones informáticas así como de informaciones en general que se ha convertido en un referente en el sector, asociándose en todo momento a la denominación “Softpedia” que ha registrado como marca tanto internacionalmente como en Rumania (su jurisdicción de origen);
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas SOFTPEDIA de las que la Demandante es titular, dado que la única diferencia existente es que en el caso del Nombre de Dominio se incluye el sufijo .ES, el cual es irrelevante a efectos de evitar una eventual confusión con las marcas de la Demandante;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio;
- Que el Demandado registró de mala fe el Nombre de Dominio, al conocer las marcas de la Demandante y, a pesar de ello, infringirlas al registrar el Nombre de Dominio. De hecho, en opinión de la Demandante, esta impresión de mala fe se ve aumentada por el hecho de que, desde su registro, no ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio y, de hecho, ha registrado otros numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes International Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
La principal diferencia existente entre la marca internacional, con efectos en España, titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio. En este sentido, dicha diferencia no debe ser considerada como relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, este Experto considera que:
- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio no ha sido activado nunca. De hecho, esta conducta parece haberse reproducido en otros numerosos registros realizados por el Demandado en relación con nombres de dominio basados en marcas de terceros;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Softpedia”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, debe tenerse en cuenta además, que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado de Internet en España (país de residencia del Demandado). De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que actuó en un modo idéntico respecto a otras marcas notorias en España.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del hecho que ha actuado de forma idéntica respecto a otras marcas notoriamente conocidas en España.
Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Ángel de la Fuente Lascorz, Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero, Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <softpedia.es> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 2 de agosto de 2011